從“滬江”商標(biāo)之爭(zhēng)看未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)

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作者：龐璐

原標(biāo)題：從“滬江”之爭(zhēng)看未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)

滬江公司和上海理工大學(xué)圍繞“滬江”商標(biāo)激戰(zhàn)正酣，無(wú)論商評(píng)委的裁定結(jié)果如何，未能滿足訴求的一方必然會(huì)提出行政訴訟甚至是上訴，其結(jié)果是未來(lái)幾年該商標(biāo)仍將繼續(xù)處于漩渦中旋轉(zhuǎn)，各方都無(wú)法真正掌握該商標(biāo)權(quán)。對(duì)于滬江公司及其創(chuàng)始人而言，或許坐下來(lái)與母校促膝長(zhǎng)談，通過(guò)利益交換實(shí)現(xiàn)雙方對(duì)“滬江”商標(biāo)的劃江而治是最現(xiàn)實(shí)也是利益最大化的解決方案。

一、紛爭(zhēng)始末

2018年4月18日，上海市高院就上海理工大學(xué)與滬江教育科技(上海)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滬江公司”）侵害商標(biāo)權(quán)糾紛作出了二審宣判，雙方的商標(biāo)侵權(quán)糾紛算是塵埃落地，但是就“滬江”商標(biāo)的爭(zhēng)議并未就此終結(jié)。圍繞“滬江”商標(biāo)的權(quán)屬之爭(zhēng)大戲從2006年上演至今，中間的故事可謂跌宕起伏，“滬江”商標(biāo)究竟花落誰(shuí)家目前暫無(wú)定數(shù)。

故事要追溯到滬江網(wǎng)創(chuàng)辦的最初，雙方就“滬江”商標(biāo)所結(jié)下的恩恩怨怨也由此開(kāi)始。2001年，還在上海理工大學(xué)外語(yǔ)學(xué)院求學(xué)的伏彩瑞同學(xué)創(chuàng)辦了英語(yǔ)學(xué)習(xí)網(wǎng)站，作為上海理工大學(xué)的學(xué)生，伏彩瑞很自然地將上海理工大學(xué)的舊稱“滬江大學(xué)”作為其網(wǎng)站的名稱。最開(kāi)始的伏彩瑞同學(xué)并沒(méi)有多大野心，也不認(rèn)為將這個(gè)傾注了心血的網(wǎng)站起名叫“滬江”有什么不妥。

2006年，隨著滬江網(wǎng)的用戶人數(shù)初具規(guī)模，伏彩瑞決定將滬江英語(yǔ)學(xué)習(xí)網(wǎng)站從小打小鬧的運(yùn)營(yíng)，正式上升到企業(yè)化的發(fā)展模式中。2006年11月3日，伏彩瑞向商標(biāo)局提交了“滬江英語(yǔ)”的商標(biāo)申請(qǐng)（第5700432號(hào)商標(biāo)）。2007年，當(dāng)伏彩瑞收到商標(biāo)局發(fā)出的駁回通知書(shū)后才知道同校同學(xué)陶濤已經(jīng)先于自己1個(gè)月申請(qǐng)了“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)，自己的申請(qǐng)因?yàn)榇嬖谠谙壬虡?biāo)被駁回了。為了掃清第5700432號(hào)“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)的注冊(cè)障礙，伏彩瑞在陶濤申請(qǐng)的“滬江英語(yǔ)”初步審定公告后向商標(biāo)局提出了商標(biāo)異議，這是伏彩瑞圍繞“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)與案外第三人展開(kāi)的第一次交鋒。歷經(jīng)兩年商標(biāo)異議程序，在先的“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)異議成立，不予注冊(cè)，在后的第5700432號(hào)“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)看到勝利的曙光。2013年9月28日第5700432號(hào)“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)，核定服務(wù)項(xiàng)目為第41類教育、培訓(xùn)、組織教育或娛樂(lè)競(jìng)賽等項(xiàng)目。

第5700432號(hào)“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)似乎已成為滬江公司囊中之物，滬江公司出于自身的戰(zhàn)略發(fā)展需要后續(xù)又連接申請(qǐng)并核準(zhǔn)注冊(cè)了諸如“滬江網(wǎng)校”、“滬江”、“滬江英語(yǔ)”等一系列的近似商標(biāo)。

2016年2月25日，伏彩瑞的母校——上海理工大學(xué)向商標(biāo)局提出了“滬江大學(xué)”的商標(biāo)申請(qǐng)（第19156448號(hào)商標(biāo)）。由于第41類的相同服務(wù)上已經(jīng)存在了“滬江英語(yǔ)”等一系列在先商標(biāo)，上海理工大學(xué)的“滬江大學(xué)”商標(biāo)以存在“在先近似商標(biāo)”被商標(biāo)局駁回了。上海理工大學(xué)一邊準(zhǔn)備商標(biāo)復(fù)審，一邊以“滬江”是其未注冊(cè)馳名商標(biāo)等為由向滬江公司提出了商標(biāo)侵權(quán)訴訟。2017年8月，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定上海理工大學(xué)未提供充分證據(jù)證明“滬江"商標(biāo)已成為其未注冊(cè)馳名商標(biāo)，因此商標(biāo)侵權(quán)訴訟不成立。同年11月，商標(biāo)局接受了上海理工大學(xué)的復(fù)審意見(jiàn)，同意授予“滬江大學(xué)”商標(biāo)權(quán)，并于2017年11月21日對(duì)該商標(biāo)進(jìn)行初步審定公告。

輸?shù)羯虡?biāo)侵權(quán)訴訟官司的上海理工大學(xué)向上海市高院提出了上訴，而滬江公司也通過(guò)對(duì)“滬江大學(xué)”商標(biāo)提出異議的方式進(jìn)行反擊。如前文所述，2018年4月18日，上海市高院二審判決維持原判，上海理工大學(xué)所主張的“滬江"商標(biāo)已成為其未注冊(cè)馳名商標(biāo)的事實(shí)不能成立。2018年9月，在第5700432號(hào)“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)即將核準(zhǔn)注冊(cè)滿五年的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)之前，上海理工大學(xué)提出了無(wú)效宣告。時(shí)至近日，“滬江”究竟應(yīng)該是誰(shuí)的商標(biāo)仍然處于懸而未決的狀態(tài)，滬江公司與上海理工大學(xué)依然圍繞“滬江”商標(biāo)相互角力。

二、法律適用

 “滬江”商標(biāo)之爭(zhēng)想必給商評(píng)委出了一道難題。第5700432號(hào)“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)申請(qǐng)于2006年，當(dāng)中經(jīng)歷了2001年、2013年以及2019年三次修訂的商標(biāo)法，根據(jù)“實(shí)體從舊，程序從新”的原則，上海理工大學(xué)針對(duì)第5700432號(hào)“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)的無(wú)效宣告應(yīng)當(dāng)適用2001年第二次修正后生效的商標(biāo)法（以下簡(jiǎn)稱2001版商標(biāo)法）。2001版商標(biāo)法與2014、2019版商標(biāo)法對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)的重大差異體現(xiàn)在商標(biāo)法第15條。

按照2019版商標(biāo)法第15條第2款的規(guī)定：“就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)?！倍?001版商標(biāo)法中不具有該條款。上海理工大學(xué)無(wú)法就“基于特殊信賴關(guān)系”請(qǐng)求保護(hù)其在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)。

除了第15條以外，上海理工大學(xué)還可以依據(jù)第31條（即2019版第32條）惡意搶注和第41條第1、2款（即2019版第44條第1款和第45條第1款）請(qǐng)求商標(biāo)無(wú)效。商標(biāo)法第31條和第41條第1款兩個(gè)條款均規(guī)定了“不正當(dāng)手段”，但是二者的內(nèi)涵完全不一致。根據(jù)《最高院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第18條中的解釋，商標(biāo)法第31條中的不正當(dāng)手段是指商標(biāo)申請(qǐng)人同時(shí)具備明知或應(yīng)知他人在先商標(biāo)以及具有占用他人商標(biāo)商譽(yù)的惡意，如果在先使用商標(biāo)已經(jīng)有一定影響而商標(biāo)申請(qǐng)人明知或應(yīng)知該商標(biāo)則可以推定為惡意，反之，如果商標(biāo)申請(qǐng)人能夠舉證證明其沒(méi)有利用在先使用商標(biāo)商譽(yù)，則不構(gòu)成第31條中所述的“不正當(dāng)手段”。第44條第1款中所規(guī)定的“不正當(dāng)手段”是指以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者謀求不正當(dāng)利益的情形，該條款強(qiáng)調(diào)的是公權(quán)利遭到損害的救濟(jì)措施。滬江公司將“滬江英語(yǔ)”申請(qǐng)商標(biāo)的行為并未損害公共利益或不正當(dāng)占用公共資源，滬江公司也沒(méi)有試圖通過(guò)注冊(cè)“滬江英語(yǔ)”謀求不正當(dāng)利益，因此上海理工大學(xué)也很難依據(jù)第41條第1款請(qǐng)求商標(biāo)無(wú)效。

對(duì)于商評(píng)委而言，爭(zhēng)議焦點(diǎn)最后集中在商標(biāo)法第31條的適用，即伏彩瑞申請(qǐng)“滬江英語(yǔ)”的行為是否構(gòu)成惡意搶注。商標(biāo)法第31條的適用，具有主體和時(shí)間兩方面的限制。主體上，只有商標(biāo)所有人或利害關(guān)系人可以提出無(wú)效宣告請(qǐng)求；時(shí)間上，無(wú)效宣告請(qǐng)求時(shí)間在商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)。如果時(shí)間已超過(guò)五年之期之限則只能由馳名商標(biāo)的所有人(不包含利害關(guān)系人)針對(duì)惡意注冊(cè)行為提出無(wú)效。上海理工大學(xué)針對(duì)“滬江英語(yǔ)”提出商標(biāo)無(wú)效宣告的時(shí)間，距離五年之期限僅剩8天，真可謂是踩著上課鈴聲進(jìn)教室?？紤]到之前商標(biāo)侵權(quán)訴訟一審、二審判決書(shū)中所認(rèn)定的“上海理工大學(xué)大學(xué)使用‘滬江’標(biāo)識(shí)并未達(dá)到馳名商標(biāo)的知名程度”的結(jié)論，倘若超過(guò)5年時(shí)間，就難以撼動(dòng)第5700432號(hào)“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)了。

那么按照2001版商標(biāo)法第31條的標(biāo)準(zhǔn)，滬江公司創(chuàng)始人伏彩瑞申請(qǐng)“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)的行為是否構(gòu)成惡意搶注呢？根據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》（2017）的規(guī)定，要滿足該條款的適用要件除了商標(biāo)相同相似，服務(wù)相同相似以外，他人商標(biāo)需要在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前已經(jīng)在先使用并有一定影響以及商標(biāo)申請(qǐng)人采取了不正當(dāng)手段。按照伏彩瑞曾就讀于上海理工大學(xué)的事實(shí)和本人多次在公開(kāi)場(chǎng)合承認(rèn)“滬江”二字源于滬江大學(xué)，可以認(rèn)定伏彩瑞明知在先“滬江”標(biāo)識(shí)的存在從而推定具有“不正當(dāng)手段”。在上海理工大學(xué)訴滬江商標(biāo)侵權(quán)案件中，對(duì)“滬江”是否是上海理工大學(xué)的未注冊(cè)商標(biāo)沒(méi)有評(píng)價(jià)，但是認(rèn)可了“上海理工大學(xué)大學(xué)在市場(chǎng)中使用了‘滬江’標(biāo)識(shí)”。據(jù)此，可以確定上海理工大學(xué)已經(jīng)可以完成“在先使用”以及“商標(biāo)申請(qǐng)人采取了不正當(dāng)手段”要件的舉證責(zé)任。決定本案走向的關(guān)鍵在于上海理工大學(xué)的使用“滬江"標(biāo)識(shí)是否具有一定影響。這個(gè)難題算是正式拋給了商評(píng)委。

第5700432號(hào)“滬江英語(yǔ)”從2001年首次在非營(yíng)利性網(wǎng)站上使用起算，截止到2019年已超過(guò)18年的使用時(shí)間。伏彩瑞和滬江公司對(duì)“滬江”商標(biāo)的經(jīng)營(yíng)和投入可謂巨大，根據(jù)(2016)滬73民初368號(hào)民事判決書(shū)中內(nèi)容顯示，僅2014年至2016年三年時(shí)間滬江公司的累計(jì)廣告的費(fèi)用約3億元人民幣。同時(shí)，根據(jù)滬江公司提供的調(diào)查報(bào)告顯示30.9%的被訪者認(rèn)知的滬江是在線教育，只有4.6%的被訪者認(rèn)知的是滬江大學(xué)。目前在相關(guān)公眾的認(rèn)知中，已經(jīng)建立了“滬江英語(yǔ)”和滬江公司之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。商標(biāo)權(quán)利既是司法制度對(duì)勇于花精力斥巨資經(jīng)營(yíng)品牌的經(jīng)營(yíng)主體的獎(jiǎng)勵(lì)，也是對(duì)經(jīng)營(yíng)主體實(shí)際利用“商標(biāo)”達(dá)到的優(yōu)勢(shì)地位的追認(rèn)。商評(píng)委是否會(huì)承認(rèn)滬江公司對(duì)“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)的商譽(yù)增加所作出的貢獻(xiàn)，以及認(rèn)可實(shí)際上該商標(biāo)已經(jīng)指向于滬江公司而不是上海理工大學(xué)？

從另一個(gè)角度上講，第31條（2019版商標(biāo)法第32條）是對(duì)誠(chéng)實(shí)信用原則的細(xì)化，是對(duì)我國(guó)商標(biāo)先申請(qǐng)制的補(bǔ)充。從多方多次就“滬江”商標(biāo)的真正歸屬權(quán)發(fā)生爭(zhēng)議，導(dǎo)致“滬江英語(yǔ)”商標(biāo)從2006年申請(qǐng)至今，長(zhǎng)達(dá)14年的時(shí)間內(nèi)一直處于權(quán)利不穩(wěn)定，歸屬不清楚的境地，究其原因還是在于各方內(nèi)心對(duì)誠(chéng)實(shí)信用基石的認(rèn)可，對(duì)人類最樸素價(jià)值觀念的期待。從立法的高度上看，如果要求經(jīng)營(yíng)主體在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遵守誠(chéng)實(shí)信用的原則，制止惡意搶注行為，需要從司法層面樹(shù)立判例指導(dǎo)后續(xù)的行為，引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)主體向善。“滬江”商標(biāo)權(quán)屬的紛爭(zhēng)實(shí)則是效率和公平之爭(zhēng)，是“原罪”和“洗白”之爭(zhēng)。

滬江公司和上海理工大學(xué)圍繞“滬江”商標(biāo)激戰(zhàn)正酣，無(wú)論商評(píng)委的裁定結(jié)果如何，未能滿足訴求的一方必然會(huì)提出行政訴訟甚至是上訴，其結(jié)果是未來(lái)幾年該商標(biāo)仍將繼續(xù)處于漩渦中旋轉(zhuǎn)，各方都無(wú)法真正掌握該商標(biāo)權(quán)。對(duì)于滬江公司及其創(chuàng)始人而言，或許坐下來(lái)與母校促膝長(zhǎng)談，通過(guò)利益交換實(shí)現(xiàn)雙方對(duì)“滬江”商標(biāo)的劃江而治是最現(xiàn)實(shí)也是利益最大化的解決方案。
 

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作者：龐璐

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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