從案例思考商業(yè)秘密和專利行政制度的銜接

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作者：王傲寒 美的集團(tuán)資深知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧問(wèn)

原標(biāo)題：從案例思考商業(yè)秘密和專利行政制度的銜接

商業(yè)秘密現(xiàn)在越來(lái)越多地出現(xiàn)在大眾的視野中，比如剛剛塵埃落定的、訴訟標(biāo)的高達(dá)一億元人民幣的從興公司與亞信公司及十二名自然人的侵犯商業(yè)秘密糾紛案件。商業(yè)秘密案件通常標(biāo)的較大、事實(shí)較為復(fù)雜，不僅常常與著作權(quán)、專利等其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)類別存在關(guān)聯(lián)，甚至還會(huì)與刑事犯罪有所牽連，這些都給商業(yè)秘密案披上了一層神秘的面紗。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)界對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的態(tài)度從國(guó)家鼓勵(lì)、引導(dǎo)，到自身重視并趨于理性，將研發(fā)成果用于專利、著作權(quán)等方式進(jìn)行保護(hù)已經(jīng)不再一家獨(dú)大，多種多樣的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)形式開(kāi)始顯現(xiàn)，其中就包括對(duì)商業(yè)秘密的保護(hù)，從越來(lái)越多的商業(yè)秘密糾紛案件數(shù)量上可見(jiàn)一斑。

商業(yè)秘密是一類特殊的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，特殊之處在于其只有在秘密狀態(tài)下才能受到保護(hù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第10條的規(guī)定，“本條所稱的商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息”，可見(jiàn)商業(yè)秘密作為受法律保護(hù)的客體，其必要屬性之一為“不為公眾所知悉”，也就是其“秘密”屬性。但悖論在于，一旦商業(yè)秘密受到侵犯遭到披露，此時(shí)權(quán)利人只能通過(guò)起訴要求賠償損失的方式得到救濟(jì)，在一些情況下，而原本的秘密由于已經(jīng)被披露，為公眾所知，所以即使侵權(quán)訴訟勝訴，得到賠償，該“秘密”也不再能產(chǎn)生相應(yīng)價(jià)值，在極端情況下，商業(yè)秘密侵權(quán)人甚至將竊取的商業(yè)秘密申請(qǐng)了專利。

以下案例就是這種情況的典型，從這兩個(gè)案例中可以直觀清晰地看到商業(yè)秘密是如何與專利行政制度產(chǎn)生交叉的。

湖南德海制藥有限公司（以下稱德海公司）與湖南國(guó)華制藥有限公司（以下稱國(guó)華公司）之間的訴訟糾紛就是一起典型的贏了權(quán)訴訟輸了專利的案例。上世紀(jì)八十年代，常德地區(qū)中藥廠自主研發(fā)了天麻首烏片，并以商業(yè)秘密的方式對(duì)該藥處方及其工藝予以保密。后因改制，常德地區(qū)中藥廠更名為湖南德海制藥有限公司，繼受該商業(yè)秘密的權(quán)利。得知國(guó)華公司也在用相同的工藝和配方生產(chǎn)同樣的藥物后，德海公司向法院起訴國(guó)華公司侵犯其商業(yè)秘密。

一審法院于2008年8月做出判決，判決國(guó)華公司侵犯德海公司技術(shù)秘密，并確認(rèn)德海公司為“天麻首烏片”非專利成果的完成者，判處國(guó)華公司賠償?shù)潞９窘?jīng)濟(jì)損失300萬(wàn)；國(guó)華公司不服提起上訴，在二審中，法院進(jìn)一步確認(rèn)國(guó)華公司采用不正當(dāng)手段獲取并使用了德海公司的涉案技術(shù)成果，侵害了德海公司的技術(shù)成果權(quán)，于2009年6月維持一審判決。

看到這里，也許大家可能認(rèn)為德海公司已經(jīng)得到了救濟(jì)，但是情況并不這么樂(lè)觀。國(guó)華公司的員工李某因職務(wù)之便接觸到該藥的工藝和配方，于是以黃某的名義于2004年6月向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了“一種天麻首烏制劑及其制備方法”的發(fā)明專利，2005年3月該發(fā)明專利申請(qǐng)被公開(kāi)，2007年12月14日，因申請(qǐng)人2個(gè)月內(nèi)未能答復(fù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的第2次審查意見(jiàn)書(shū)，國(guó)家局根據(jù)2000年專利法第37條的規(guī)定，發(fā)出視為撤回通知書(shū)。雖然李某在2009年已經(jīng)因以不正當(dāng)手段獲取"天麻首烏片"技術(shù)資料并擅自申請(qǐng)專利的行為構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密罪而被判刑，德海公司與李某等還于2015年就專利權(quán)屬糾紛還進(jìn)行了司法調(diào)解，調(diào)解書(shū)中確認(rèn)了專利申請(qǐng)權(quán)歸屬于德海公司。但是，從專利審批程序的時(shí)間點(diǎn)可以看出，早在德海公司和國(guó)華公司的商業(yè)秘密糾紛訴訟一審判決做出前，該專利的審查程序就已經(jīng)終止了。

因此，當(dāng)?shù)潞９居?015年3月1日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（以下稱國(guó)家局）提出恢復(fù)專利申請(qǐng)及變更請(qǐng)求后，國(guó)家局以專利申請(qǐng)權(quán)請(qǐng)求的時(shí)間已經(jīng)超過(guò)《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》(簡(jiǎn)稱《專利法實(shí)施細(xì)則》)第6條規(guī)定的兩年的權(quán)利恢復(fù)期限為由,不同意恢復(fù)權(quán)利。德海公司不服該具體行政行為，以國(guó)家局為被告提起行政訴訟，要求恢復(fù)其專利申請(qǐng)權(quán)，但一審二審判決均未支持德海公司的訴訟請(qǐng)求。在整個(gè)過(guò)程中，德海公司雖然在涉及商業(yè)秘密的民事和刑事訴訟中勝訴，但最后其最寶貴的技術(shù)秘密卻只能無(wú)奈“捐獻(xiàn)”給公眾，商業(yè)秘密判賠的300萬(wàn)與德海公司的潛在損失相比孰輕孰重不言而喻。

在另一個(gè)案件中，北京精雕公司的田某離職前帶走了超過(guò)3萬(wàn)份的設(shè)計(jì)圖紙，后到深圳創(chuàng)世紀(jì)公司工作后，以某項(xiàng)目副總經(jīng)理的身份使用其竊取的精雕公司的圖紙和技術(shù)方案，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)備并出售，同時(shí)經(jīng)田某允許，深圳創(chuàng)世紀(jì)公司申請(qǐng)了“一種新型機(jī)床床身結(jié)構(gòu)”專利，該專利對(duì)北京精雕公司的保密技術(shù)方案予以了披露。后田某因觸犯商業(yè)秘密罪，被判處有期徒刑一年十個(gè)月并處罰金，但相關(guān)專利目前仍掌握在深圳創(chuàng)世紀(jì)公司手里，北京精雕公司的保密技術(shù)不僅被披露，還被成為了他人能夠利用并受保護(hù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

從以上案件中，不難看出我國(guó)在商業(yè)秘密保護(hù)和專利行政程序上存在斷層。在現(xiàn)行制度下，被侵權(quán)方只能通過(guò)調(diào)解、協(xié)商等手段要求將專利權(quán)轉(zhuǎn)移到自己名下，如若協(xié)商不成，最合理的做法只有請(qǐng)求無(wú)效該專利，更極端的情況下，如果該專利穩(wěn)定性較高，難以被無(wú)效，而被侵權(quán)方又必須使用該技術(shù)，則可能涉嫌侵犯專利權(quán)?，F(xiàn)行法律中商業(yè)秘密與專利權(quán)在制度上實(shí)際并沒(méi)有銜接，這也造成了商業(yè)秘密權(quán)利人維權(quán)的困境之一。

目前主流國(guó)家的專利審批程序大都不對(duì)審查申請(qǐng)人是否有申請(qǐng)專利的資格進(jìn)行審查，但對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)的保護(hù)和救濟(jì)有著不同的規(guī)定。以德國(guó)為例，《德國(guó)專利法》和《德國(guó)實(shí)用新型法》對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)和專利權(quán)的保護(hù)中可能出現(xiàn)的很多具體情況做出了詳盡的規(guī)定，其中可能與商業(yè)秘密保護(hù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的規(guī)定涉及發(fā)明者權(quán)的保護(hù)，撤銷、無(wú)效和注銷，以及寬限期相關(guān)條款。

首先，關(guān)于發(fā)明者權(quán)，《德國(guó)專利法》第8條規(guī)定 “權(quán)利人的發(fā)明被無(wú)權(quán)獲得專利的人提出專利申請(qǐng)，或者因非法侵占而收到損害的，可以要求申請(qǐng)人讓與獲得專利的權(quán)利。該申請(qǐng)已經(jīng)被授權(quán)專利的，可以要求專利權(quán)人讓與專利權(quán)?！备鶕?jù)該條款，權(quán)利人的發(fā)明被非權(quán)利人提出了專利申請(qǐng)的，權(quán)利人可以主張拿回授予專利的申請(qǐng)權(quán)；已經(jīng)授予專利的，權(quán)利人可以主張轉(zhuǎn)讓專利，實(shí)用新型同樣適用（根據(jù)《實(shí)用新型法》第13條第3款結(jié)合《專利法》第8條）。主張權(quán)利的申請(qǐng)人不僅包括發(fā)明人，還包括權(quán)利繼受情況下那個(gè)最后獲得權(quán)利的人，如職務(wù)發(fā)明中的雇主、繼受人等。除發(fā)明、實(shí)用新型的權(quán)利所有人外，遭受非法竊取的被侵害人根據(jù)《專利法》第8條的規(guī)定也享有權(quán)利主張轉(zhuǎn)讓，在此，“非法竊取”的內(nèi)涵相當(dāng)寬泛，考量的標(biāo)準(zhǔn)不在于未獲同意的情況下獲取保密的知識(shí)或材料的行為，而是對(duì)權(quán)利人發(fā)明占有的非法侵犯，也就是申請(qǐng)的非法性，只要可以認(rèn)為是對(duì)權(quán)利人申請(qǐng)構(gòu)成了非法侵犯，就可以視為非法竊取。比如將交談中獲取的信息擅自進(jìn)行可獲取發(fā)明的申請(qǐng)，也屬于非法竊取【4】。關(guān)于維權(quán)的具體形式，授權(quán)請(qǐng)求權(quán)或者保護(hù)權(quán)轉(zhuǎn)讓之訴應(yīng)當(dāng)向負(fù)責(zé)專利及實(shí)用新型爭(zhēng)議的當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞穑桓鏋榈怯洸局械怯洖閷＠暾?qǐng)人、發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜋?quán)利人的人；如果存在有既判力的判決，權(quán)利人可以直接出示判決書(shū)正本要求專利局進(jìn)行變更登記。

其次，德國(guó)《專利法》還對(duì)非法竊取的專利的撤銷、無(wú)效和注銷情形做出了規(guī)定。根據(jù)德國(guó)《專利法》第21條第1款第3項(xiàng)規(guī)定，當(dāng)專利的主要內(nèi)容為非法竊取的時(shí)，專利將被撤銷。撤銷的前提是非法竊取受害人在專利授權(quán)公開(kāi)后3月內(nèi)提出異議，若竊取的不是專利的所有內(nèi)容，那么剩余部分將被保留，一旦專利被撤銷，將視為自使不存在。如果通過(guò)上訴手段無(wú)法實(shí)現(xiàn)撤銷時(shí)，則產(chǎn)生上文中提過(guò)的轉(zhuǎn)讓之訴。非法竊取受害人還可向聯(lián)邦專利法院以無(wú)效訴訟的方式對(duì)涉及非法竊取的專利申請(qǐng)無(wú)效，該申請(qǐng)不受時(shí)間約束，但應(yīng)當(dāng)在異議期限屆滿后提出，一旦無(wú)效決定做出，其效果等同于撤銷，即該專利及其申請(qǐng)的效力視為自使不存在。對(duì)于實(shí)用新型而言，被侵害人可以提出注銷申請(qǐng)，該申請(qǐng)不受時(shí)間約束，注銷后的實(shí)用新型效力與撤銷后的發(fā)明相同，均視為自使不存在。

第三，德國(guó)法律中與寬限期相關(guān)的規(guī)定與中國(guó)相似，其將侵犯秘密視為一種濫用行為，由此造成的公開(kāi)對(duì)于公開(kāi)后六個(gè)月內(nèi)的申請(qǐng)沒(méi)有損害。

從上述對(duì)德國(guó)相關(guān)制度的簡(jiǎn)單介紹可以看出，其對(duì)發(fā)明者權(quán)的保護(hù)等相關(guān)制度設(shè)計(jì)，可以保障權(quán)利人在商業(yè)秘密受到侵犯以致于被用作申請(qǐng)專利的情況下，通過(guò)專利行政程序、司法程序等多種途徑維護(hù)自己的權(quán)益。

我國(guó)專利法中并沒(méi)有對(duì)發(fā)明者權(quán)進(jìn)行保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，與權(quán)利人技術(shù)秘密被泄露的補(bǔ)救措施僅限于《專利法》第24條第3款中與寬限期相關(guān)的規(guī)定，根據(jù)該條款，對(duì)于發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日前六個(gè)月內(nèi)，他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露的內(nèi)容不構(gòu)成影響該申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。在《專利法實(shí)施細(xì)則》第30條第4款中，對(duì)于上述法條的進(jìn)一步闡述僅限于專利局在必要時(shí)可以要求申請(qǐng)人提出證實(shí)相關(guān)情形的日期和實(shí)質(zhì)內(nèi)容，《專利審查指南》也未對(duì)上述條款做出進(jìn)一步的解釋。根據(jù)筆者的了解，在審查實(shí)踐中這一法條的使用率相當(dāng)?shù)?，也不可能?duì)被侵犯商業(yè)秘密的權(quán)利人維權(quán)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性作用——主要原因在于，寬限期的適用前提是該專利的申請(qǐng)人是有權(quán)權(quán)利人，該條款能為技術(shù)秘密被泄露的權(quán)利人提供的唯一幫助在于權(quán)利人可以在寬限期內(nèi)提交專利申請(qǐng)從而對(duì)權(quán)利進(jìn)行補(bǔ)救。但在實(shí)際情況中，首先，權(quán)利人要在意識(shí)到秘密被泄露的六個(gè)月內(nèi)提交專利申請(qǐng)，超過(guò)這一期限，被泄露的技術(shù)秘密將成為可評(píng)價(jià)專利申請(qǐng)可專利性的現(xiàn)有技術(shù)，但權(quán)利人很難在如此短的時(shí)間內(nèi)意識(shí)到泄密情況并提出專利申請(qǐng)；其次，要由權(quán)利人對(duì)他人未經(jīng)同意泄露內(nèi)容的行為進(jìn)行舉證，但專利法細(xì)則和指南中均未對(duì)證據(jù)做出任何指引和規(guī)定，一方面權(quán)利人搜集證據(jù)的過(guò)程中可能就超過(guò)六個(gè)月，而且也沒(méi)有可以參考的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，另一方面，同樣因?yàn)闆](méi)有依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，審查員在審查過(guò)程中遇到這種情況很難做出客觀、公正的評(píng)價(jià)。上述情形也僅限于技術(shù)秘密被泄露的情況，但如前文所述案例中的技術(shù)秘密被竊取后被申請(qǐng)專利的情形，我國(guó)現(xiàn)行制度中完全沒(méi)有相應(yīng)的規(guī)制措施，可以說(shuō)這屬于一個(gè)亟待填補(bǔ)的制度漏洞。

筆者認(rèn)為，我國(guó)專利制度本身就與德國(guó)專利制度有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，我國(guó)可以充分借鑒和考慮德國(guó)專利制度中的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)我國(guó)國(guó)情在我國(guó)的專利制度中增設(shè)針對(duì)專利申請(qǐng)人權(quán)利的相關(guān)內(nèi)容。在此，筆者提出以下幾點(diǎn)不成熟的建議，探討從立法層面完善制度的可能性：第一，在專利法中引入申請(qǐng)人權(quán)利概念，增加對(duì)申請(qǐng)人權(quán)利加以保護(hù)的條款，確保申請(qǐng)人的申請(qǐng)權(quán)不受侵害；第二，設(shè)立行政確認(rèn)程序，根據(jù)申請(qǐng)對(duì)專利（申請(qǐng)）權(quán)的歸屬進(jìn)行確認(rèn)；第三，專利行政部門可以依請(qǐng)求，根據(jù)有既判力的判決將專利（申請(qǐng)）權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓；第四，探討在司法程序上增設(shè)取回專利（申請(qǐng)）權(quán)之訴的可能性；第五，加強(qiáng)司法程序與專利行政程序的銜接，具體來(lái)說(shuō)就是在相關(guān)當(dāng)事人處于侵犯商業(yè)秘密之訴的過(guò)程中，相關(guān)專利可能產(chǎn)生權(quán)屬問(wèn)題時(shí)，當(dāng)事人可以向?qū)＠姓块T請(qǐng)求中止相關(guān)專利審批程序；第六，完善現(xiàn)有新穎性寬限期中對(duì)證據(jù)的要求，同時(shí)對(duì)各行政、司法程序中需要舉證環(huán)節(jié)的證據(jù)形式、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做出明確、具體的要求。

商業(yè)秘密是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中重要的組成部分，也是最難以保護(hù)的部分，而保護(hù)不僅僅需要靠權(quán)利人自己的努力，也需要制度的保駕護(hù)航。當(dāng)前正值《專利法》及其細(xì)則修改的重要時(shí)刻，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，特別是商業(yè)秘密糾紛數(shù)量更多、情況更為負(fù)責(zé)的背景下，如何在制度和程序上進(jìn)行優(yōu)化從而更大程度的保護(hù)權(quán)利人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)也不僅是從業(yè)者，也是立法需要考慮的議題，希望本文能給同仁帶來(lái)一些啟發(fā)和思索。

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作者：王傲寒 美的集團(tuán)資深知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧問(wèn)

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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