商標攻略之如何注冊和保護帶有外國地名的商標

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作者：趙春雨

原標題：商標攻略之如何注冊和保護帶有外國地名的商標

“XX律師，這個商標能注冊嗎？”

作為商標代理人，經(jīng)常被客戶問到商標注冊可能性的問題。對于涉外商標代理人而言，更是需要熟知一些含有外國文字商標的禁忌，比如“公眾知曉的外國地名”，即是禁止作為商標注冊和使用的一條紅線。 根據(jù)目前的審查實踐，對于絕對理由的審查標準較為嚴格，一般情況下，如果審查員認為商標中含有較為知名的外國地名，該商標大概率會在初審過程中被駁回。對于申請此類商標的客戶而言，如何通過駁回復審或者后續(xù)訴訟程序，獲得商標注冊，而商標獲準注冊之后的保護程度又有哪些限制，筆者從下面的三連問出發(fā)，對地名商標的保護進行簡單的梳理和總結(jié)。

問題一：外國地名能不能注冊為商標？

地名是人們賦予地理環(huán)境中具有方位意義的各種具體地理實物的名稱，是表示一個或一定方位的符號，沒有地名就無法表示或區(qū)分某個位置、某片區(qū)域，比如北京、巴黎、紐約，公眾看到就知道方位在哪。地名屬于公共資源，為該地的全體成員共同享有。

注冊商標，是指經(jīng)商標行政管理機構(gòu)依法核準注冊的商標。商標一經(jīng)注冊，其注冊人便獲得使用注冊商標的專有權(quán)和排斥他人在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的禁止權(quán)。

顯然，地名商標是一場關(guān)于“公共資源”與“私權(quán)利”的博弈。將地名作為商標注冊，需要實現(xiàn)公共價值和私權(quán)價值的平衡。

根據(jù)《商標法》第十條第二款：縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地名的商標繼續(xù)有效。

根據(jù)《商標審查標準》，本條中的“公眾知曉的外國地名”，是指我國公眾知曉的我國以外的其他國家和地區(qū)的地名。地名包括全稱、簡稱、外文名稱和通用的中文譯名。

“公眾知曉”，和“馳名”一樣，都是一個動態(tài)發(fā)展變化的事實狀態(tài)。一般會考慮（1）詞典解釋；（2）是否通過出版、網(wǎng)絡(luò)、廣播、影視等大眾傳媒對該外國地名在一定時間內(nèi)進行了較為廣泛的傳播，使中國公眾可以較為容易知悉該外國地名；（3）使用人對該外國地名的實際使用情況等。

《商標法》之所以將公眾知曉的外國地名規(guī)定為禁用標志，主要是基于以下幾個方面的原因：一是地名直接表明了商品的產(chǎn)地，一般無法起到區(qū)分產(chǎn)品來源的功能；二是地名與商品產(chǎn)地不一致的，還容易造成對消費者的誤導和欺騙; 三是為了防止公共資源被私權(quán)侵占,商標權(quán)的范圍不能跨越到公眾知曉的地名這樣的公有領(lǐng)域。

將公眾知曉的外國地名注冊為商標，限制了公眾對于“公共資源”的使用自由，屬于《商標法》的禁用條款；如果商標包含公眾知曉的外國地名，那么在注冊過程中就會遇到被駁回的問題。

但并非所有被駁回的帶有外國地名的商標一定不可以注冊，那么什么樣的外國地名商標能獲準注冊？

問題二：什么樣的外國地名商標能獲準注冊？

《商標法》第十條第二款的但書條款明確提到：“但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地名的商標繼續(xù)有效?！?/p>

《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（法釋〔2017〕2號）第六條：商標標志由縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當認定其不屬于商標法第十條第二款所指情形。

根據(jù)《商標審查標準》，“地名具有其他含義”，是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強于作為地名的含義，不會誤導公眾的。

實踐中，可以從以下方面進行逐一考慮：

1. 商標所包含的外國地名是否確實屬于公眾知曉

“公眾知曉”是一個動態(tài)發(fā)展、變化的事實狀態(tài)，且指我國公眾所普遍知曉。如果申請人能夠舉證證明該外國地名并不為中國公眾所普遍知曉，那么商標仍然具有可注冊性。

筆者注意到，在(2011)高行終字第384號關(guān)于第5356237號“SHIMIZU及圖”商標駁回復審的二審判決書中，北高院經(jīng)審理認為：本案申請商標中包含有“SHIMIZU”，商標評審委員會所舉的《英漢大詞典》可以證明“SHIMIZU”具有“清水”的含義并指向了作為地名的日本的清水市，但因語言差異的緣故，中國公眾一般難以將“SHIMIZU”認知為作為地名的日本清水市，現(xiàn)有證據(jù)亦不足以證明“清水市”作為日本地名已為中國公眾所知曉。

可見，對于因含有地名被駁回的商標，基礎(chǔ)出發(fā)點可以先從該地名是否為中國公眾所普遍知曉出發(fā)。

2. 中國公眾知曉的是外文的外國地名還是外國地名的中文譯文

對于外國地名而言，還可以基于中國公眾的認知能力和認知習慣，進一步判斷地名的中英文表達方式是否均已經(jīng)為中國公眾所熟知；有些外國地名，雖然中國公眾知曉其中文譯文，但是對于其英文表達并不熟悉，那么不妨礙其英文表達作為商標注冊。

在(2012)高行終字第1001號關(guān)于第G980884號“ZURICH HELPPOINT”商標駁回復審的二審判決書中，北高院認為：《商標法》第十條第二款中規(guī)定的公眾知曉的外國地名，是指為中國公眾所知曉的外國地名，同時應(yīng)考慮中國公眾知曉的是外文的外國地名還是外國地名的中文譯文。如果中國公眾知曉的是外國地名的中文譯文，而外文的外國地名并不為公眾所知曉，則該外文的外國地名不在禁止使用和禁止注冊之列。就本案而言，雖然申請商標中包含的外國地名“ZURICH”對應(yīng)的中文譯文“蘇黎世”為中國公眾所知曉，但該外文表達對于中國公眾而言并不具有很高的認知程度。因此，在此情況下，原審法院認定對于中國相關(guān)公眾而言，申請商標并不違反《商標法》第十條第二款規(guī)定，具有可注冊性是正確的。

3. 商標是否包含其他元素，整體上是否具有其他含義

實踐中，大多數(shù)被駁回的地名商標，均是由地名和其他要素組成，在這種情形下，如果商標因有其他要素的加入，在整體上具有顯著特征，商標本身不再具有地名含義或者不以地名為主要含義的，就不宜因其含有縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，而認定其屬于不得注冊的商標。

根據(jù)《商標審查標準》，商標由公眾知曉的外國地名和其他文字構(gòu)成，整體具有其他含義且使用在其指定商品上不會使公眾對商品產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的除外。

例如：

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（法釋〔2017〕2號）第六條：商標標志由縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當認定其不屬于商標法第十條第二款所指情形。

在(2020)京行終126號關(guān)于第29465105號“巴厘龍”商標駁回復審二審判決中，北高院認為：訴爭商標由文字“巴厘龍”構(gòu)成。雖然巴厘島為國外著名的旅游勝地，但訴爭商標“巴厘龍”與作為地名的“巴厘島”存在較為明顯的區(qū)別，根據(jù)我國公眾的通常認知和理解，一般不會直接將二者相聯(lián)系。因此，訴爭商標的注冊申請未構(gòu)成2013年商標法第十條第二款規(guī)定的情形。 

如果商標雖然包括其他元素，但整體并未形成區(qū)別于地名的其他含義，仍不具有可注冊性。

在(2019)京行終8165號關(guān)于第25834778號“布林克斯 吉爾遜&里昂”商標駁回復審案中，雖然該商標包含若干其他元素，且“里昂”文字位于最后，但考慮到該商標整體上并未形成區(qū)別于地名的其他含義，因此一審法院和二審法院均認定訴爭商標的注冊構(gòu)成了商標法第十條第二款所指的不得作為商標使用之情形。

4. 商標是否經(jīng)過使用足以使公眾將其與地名區(qū)分

商標的本質(zhì)目的是為了區(qū)分產(chǎn)品和服務(wù)來源；如果含有地名的商標經(jīng)過使用，產(chǎn)生了第二含義，足以使公眾區(qū)分產(chǎn)品來源，那么仍然可以獲準注冊。因此地名商標是否經(jīng)過使用產(chǎn)生第二含義，是考慮的重點。

在2013高行終字第884號關(guān)于國際注冊第1024730號“Munich RE及圖”商標的駁回復審的二審判決書中，北高院認為：本案申請商標由“Munich Re”及圖構(gòu)成，雖然其中“Munich”含義為“慕尼黑”，是德國巴伐利亞州首府，屬于公眾知曉的外國地名。但是該地名文字“Munich”僅為申請商標的一部分，申請商標中還含有“Re”和圖形。鑒于慕尼黑再保險公司英文名稱為“MUNICH REINSURANCE COMPANY”，其所從事的是面向保險人的再保險業(yè)務(wù)，再保險對應(yīng)的英文為“reinsurance”, 且在案文獻、《聲明》等證據(jù)證明“Munich Re”可以認知為“MUNICH REINSURANCE”的縮寫，相關(guān)公眾不會將申請商標僅僅視為地名。由此可見，雖然申請商標中含有地名文字，但是因有其他要素的加入，其整體上已經(jīng)形成了有別于地名的其他含義，不宜因其含有公眾知曉的外國地名而認定其屬于不得注冊的商標。

筆者經(jīng)過檢索，發(fā)現(xiàn)以此理由爭辯進而獲準注冊的商標較多，包括：

第9699229號 （包括地名TORONTO）

第9699164號（包括地名NEW YORK）

第9199696號（包括地名NEW YORK）

5. 商標是否包含其他元素，且地名僅起真實表示申請人所在地作用

如果訴爭商標所含地名與其他具備顯著特征的標志相互獨立，地名僅起真實表示申請人所在地作用的，也可以以此爭辯商標的注冊性。

《商標審查標準》中亦有此類的例子：

比如：

在(2018)京行終632號關(guān)于第8130647號“”商標的無效宣告二審判決中，北高院認為：訴爭商標中雖然含有"TOKYO"即日本首都東京的英文譯名，但僅是起到表示"阿童木"動漫人物形象創(chuàng)作來源地的作用，訴爭商標的顯著識別部分為"ATOM"及圖形部分，進而訴爭商標整體上具有區(qū)別于地名的含義，不屬于2001年商標法第十條第二款所指情形。

那么在地名商標注冊之后，是否就此萬事大吉、獲得絕對的排他性保護呢？或者說，含有地名的商標，其在具體實施商標權(quán)的過程中，是否會有限制呢？

問題三：地名商標注冊之后的權(quán)利范圍是否有限制？

商標獲準注冊之后，商標注冊人即獲得了該商標的專用權(quán)，一方面享有在其核定使用的商品或者服務(wù)上對其注冊商標行使標記、使用、許可、轉(zhuǎn)讓、續(xù)展等權(quán)利；另一方面，對他人在相同或者類似的商品或者服務(wù)上擅自使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為，商標注冊人有權(quán)予以制止。

而含有地名的商標注冊之后，由于其組成元素，即地名部分，具有公共資源的屬性，因此，其注冊人享有的商標專用權(quán)受到一定的限制。這主要是出于平衡和保護各方利益、鼓勵和保證公平競爭、維護社會經(jīng)濟正常秩序的考慮。

根據(jù)《商標法》第五十九條：注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。 

如果他人使用地名的目的是為了描述、介紹地理位置、地理環(huán)境，并非作為區(qū)分產(chǎn)品來源的商標使用，即便該地名包含在注冊人的注冊商標中，他人也是完全有權(quán)對該地名進行合理使用的。

在(2019)粵民終1597號關(guān)于鷹潭楓丹白露酒店有限公司、芒果網(wǎng)有限公司與深圳市丹楓白露酒店投資管理有限公司侵害商標權(quán)糾紛、不正當競爭糾紛二審民事訴訟中，深圳市丹楓白露酒店投資管理有限公司基于其在先注冊的第3577620號“”、第3577619號“”商標，主張鷹潭楓丹白露酒店有限公司、芒果網(wǎng)有限公司在酒店招牌處、酒店宣傳冊、客房用品、酒店外圍道路廣告牌、官方網(wǎng)站等處使用“楓丹白露”標識，侵害了其涉案商標權(quán)。

二審法院審理后認為：

1） 被訴侵權(quán)標識的主要部分為“楓丹白露”，與深圳丹楓白露酒店涉案商標構(gòu)成近似；

2） “楓丹白露”、“楓丹白露宮”是法國著名的歷史、文化、旅游“Fontainebleau”名鎮(zhèn)和及其宮殿的中文翻譯，不僅在法國而且在我國都均有較高的知名度，已經(jīng)成為公共領(lǐng)域的資源，不能被個別人獨占享有。被訴侵權(quán)標識的主要部分即法文部分與法國著名“Fontainebleau”地名完全一致、中文部分也完全對應(yīng)該法文的中文翻譯，被訴侵權(quán)標識的其余圖案部分與深圳丹楓白露酒店涉案注冊商標不相同也不相近似。綜上，深圳丹楓白露酒店無權(quán)禁止他人正當使用“楓丹白露”這一外國地名，鷹潭楓丹白露酒店使用被訴侵權(quán)標識并不侵害深圳丹楓白露酒店涉案注冊商標權(quán)。

由此可見，含有地名或者與地名近似文字的商標權(quán)人，其享有的商標禁止權(quán)，是有限制的；如果他人使用地名的目的在于指示或描述地理位置或者客觀事實時，權(quán)利人無權(quán)禁止該種使用行為。

但同時，對含有注冊商標地名的正當使用的前提應(yīng)該是使用人使用該地名時，公眾從該地名標識得到的啟示是地名本身，即該地名的第一含義，而不是將他人商標意義上的標識作為自己商品的標識的意義使用，且使用人的行為出發(fā)點是善意的、程度是合理的。如果超過了必要的尺度，權(quán)利人也要適時出手，維護自己的合法權(quán)益。

在“小龍坎”侵害商標權(quán)糾紛二審民事訴訟中（(2019)晉民終577號），二審法院認為：上訴人山西潮牛公司在店內(nèi)招牌、裝潢、餐具、訂餐卡等多處突出使用“小龍坎”或者“小龍坎”字樣標識。對于上訴人山西潮牛公司提出的小龍坎系重慶市的一個地名，使用小龍坎不屬于商標性使用。商標法中關(guān)于地名的正常使用是指用于描述、介紹地理位置，本案中上訴人將在招牌、店內(nèi)裝潢等多處使用“小龍坎”，其對于“小龍坎”的使用存在“區(qū)別商品或服務(wù)來源”的功能，已經(jīng)構(gòu)成商標性使用。  

結(jié)語

兵法講究攻與守的辨證關(guān)系，在進攻中包含著防守要素，在防守中又蘊藏著攻擊意義；含有外國地名的商標注冊中亦有攻與守的平衡。對于企業(yè)而言，在“地名商標”申請之初，要積極做好防守工作，在順利獲準注冊之后，做好后續(xù)維權(quán)工作，實現(xiàn)攻與守的平衡，提前布局，具有現(xiàn)實的意義。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：趙春雨

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標攻略之如何注冊和保護帶有外國地名的商標（點擊標題查看原文）

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