專利法第三十三條“專利申請(qǐng)文件的修改”在發(fā)明專利行政案件的適用

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原標(biāo)題：判決研讀 | 關(guān)于專利法第三十三條“專利申請(qǐng)文件的修改”的適用

IPRdaily消息：在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院近期審理的一起涉馬庫(kù)什化合物的發(fā)明專利行政案件中，專利權(quán)人在無效宣告程序中刪除了技術(shù)方案的部分內(nèi)容，判決中對(duì)于上述修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的問題進(jìn)行了闡述。

專利法第三十三條規(guī)定

申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院近期審理的一起涉馬庫(kù)什化合物的發(fā)明專利行政案件中，專利權(quán)人在無效宣告程序中刪除了技術(shù)方案的部分內(nèi)容，判決中對(duì)于上述修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的問題進(jìn)行了闡述。

01、背景知識(shí)小卡片

上述關(guān)于修改超范圍的法律適用重點(diǎn)在于對(duì)申請(qǐng)文件修改應(yīng)該限制在申請(qǐng)日完成的發(fā)明創(chuàng)造的范圍之內(nèi)，背后的法理是先申請(qǐng)?jiān)瓌t。

因?qū)＠麢?quán)在公告授權(quán)后，產(chǎn)生了公眾對(duì)其公開范圍的信賴?yán)?，在無效宣告程序中應(yīng)以不能擴(kuò)大權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍為前提，對(duì)修改的方式進(jìn)行嚴(yán)格限定，因此，無效宣告程序中修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。

其中，技術(shù)方案的刪除是指從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上技術(shù)方案中刪除一種或者一種以上技術(shù)方案。

如何正確理解“并列的技術(shù)方案”的刪除，在不同技術(shù)領(lǐng)域仍會(huì)有呈現(xiàn)出一定的特殊性，尤其是化學(xué)、醫(yī)藥、生物領(lǐng)域的馬庫(kù)什權(quán)利要求，最高法院在（2016）最高法行再41號(hào)行政判決書中對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求定性為“馬庫(kù)什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，具有共同性能和作用的一類化合物”，因此對(duì)其修改必須給予嚴(yán)格限制，允許對(duì)其進(jìn)行修改但不能因?yàn)樾薷亩a(chǎn)生新性能和作用的一類或單個(gè)化合物，但是同時(shí)也要充分考量個(gè)案因素。

02、案例

涉案專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求書如下：

1.一種用于聚合物的添加劑組合物，其中包括：

組分A：80wt%-99.99wt%的具有式（I）所示結(jié)構(gòu)的二烷基次膦酸鹽，

其中，R1，R2相同或不同，表示為乙基、丙基和/或丁基；

M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe；

m為2至4；

組分B：0wt%-20wt%具有式（Ⅱ）所示結(jié)構(gòu)的烷基膦酸鹽，

其中，R3表示為乙基、丙基和/或丁基；

M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe；

m為2至4；

組分C：0wt%-0.9wt%具有式（Ⅲ）所示結(jié)構(gòu)的膦酸鹽；

其中，R3表示為H；

M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe；

m為2至4；

組分B不為0wt%，且A、B和C組分的總和始終為100wt%。

原告在口審時(shí)提交修改文本：

1.將權(quán)利要求1和10中的“R1、R2相同或不同，表示為乙基、丙基和/或丁基”修改為“R1、R2相同，表示為乙基”；

2.將權(quán)利要求1中的組分C的含量改為大于0wt%-0.9wt%。

問題來了，專利權(quán)人在無效宣告程序中在本案中的馬庫(kù)什權(quán)利要求做上述修改是否符合專利法第三十三條的規(guī)定呢？

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理后認(rèn)為:

首先，涉案專利的權(quán)利要求1中所限定化合物中的組分A、B、C均為由馬庫(kù)什方式限定的技術(shù)特征，其組合而成的化合物權(quán)利要求是典型的化學(xué)領(lǐng)域的馬庫(kù)什權(quán)利要求。

其次，對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求進(jìn)行修改時(shí)，亦原則上應(yīng)以整個(gè)權(quán)利要求，而非該權(quán)利要求中所包括的具體化合物作為修改對(duì)象。

權(quán)利要求1和10中對(duì)化合物的限定除了R1、R2以外，還有M、m、R3等多個(gè)變量，刪除其中某個(gè)變量的部分可選項(xiàng)，不僅不屬于并列技術(shù)方案的刪除，而且會(huì)形成在原有權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)的新選擇。

因此，原告的該項(xiàng)主張中未將馬庫(kù)什權(quán)利要求視為一個(gè)技術(shù)方案，而是將其視為若干具體化合物的集合，該主張對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求性質(zhì)的理解有誤，本院不予支持。

此外，0wt%-0.9wt%是一個(gè)完整的數(shù)值范圍，其端值與其他范圍之間并不構(gòu)成并列技術(shù)方案，放棄端點(diǎn)“0wt%”的取值也不屬于技術(shù)方案的刪除，而且導(dǎo)致了權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍擴(kuò)大，該修改不符合專利法第三十三條的規(guī)定。

故原告的上述主張沒有法律依據(jù)，本院不予支持。

來源：知產(chǎn)北京

作者：朱蕾 審一庭

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利法第三十三條“專利申請(qǐng)文件的修改”在發(fā)明專利行政案件的適用（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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