淺析專利申請(qǐng)中的“延遲審查”制度

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作者：王剛 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：淺析專利申請(qǐng)中的“延遲審查”制度

2019年11月1日起施行的《專利審查指南》在第五部分（專利申請(qǐng)及事務(wù)處理）第七章（期限、權(quán)利的恢復(fù)、中止、審查的順序）中增加了“8. 審查的順序”一節(jié)。在該節(jié)中，除了明確“一般原則”之外，還進(jìn)一步規(guī)定了“優(yōu)先審查”和“延遲審查”兩種特殊情形。這兩種情形恰好一快一慢：優(yōu)先審查是對(duì)于滿足條件的專利申請(qǐng)加快審查過程的程序；與之相反，延遲審查則是應(yīng)申請(qǐng)人的請(qǐng)求，對(duì)發(fā)明申請(qǐng)和外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)推遲審查的程序。

 
延遲審查的具體規(guī)定為：“申請(qǐng)人可以對(duì)發(fā)明和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)?zhí)岢鲅舆t審查請(qǐng)求。發(fā)明專利延遲審查請(qǐng)求，應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的同時(shí)提出，但發(fā)明專利申請(qǐng)延遲審查請(qǐng)求自實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求生效之日起生效；外觀設(shè)計(jì)延遲審查請(qǐng)求，應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人在提交外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的同時(shí)提出。延遲期限為自提出延遲審查請(qǐng)求生效之日起1年、2年或3年。延遲期限屆滿后，該申請(qǐng)將按順序待審。必要時(shí)，專利局可以自行啟動(dòng)審查程序并通知申請(qǐng)人，申請(qǐng)人請(qǐng)求的延遲審查期限終止?！?br/>

 
總結(jié)起來，如下表所示：

 
延遲審查是早期公開請(qǐng)求審查制的延伸。所謂“早期公開請(qǐng)求審查制”，就是專利局對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行形式審查之后，將申請(qǐng)公開，申請(qǐng)人可以自申請(qǐng)日起一段時(shí)間內(nèi)的任一時(shí)間請(qǐng)求實(shí)質(zhì)審查。換言之，只有在申請(qǐng)已經(jīng)公開且申請(qǐng)人提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的情況下，專利局才進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。申請(qǐng)人在法定期限內(nèi)不提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求則被視為自動(dòng)撤回申請(qǐng)。

 
這種審查制度被多數(shù)國(guó)家采用，因?yàn)樗哂酗@著的優(yōu)點(diǎn)：其一，早期公開能夠使專利信息盡早公之于眾。其二，規(guī)定期限內(nèi)請(qǐng)求審查使申請(qǐng)人有充分的時(shí)間來考慮是否提出請(qǐng)求以及何時(shí)提出請(qǐng)求。實(shí)踐中，有相當(dāng)部分的專利申請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)人基于商業(yè)前景、技術(shù)發(fā)展等方面的考慮下沒有進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序。其三，節(jié)約成本，一方面申請(qǐng)人不必為沒有價(jià)值的申請(qǐng)支付審查費(fèi)用，另一方面專利局也在一定程度上減輕了審查的工作量。【1】

 
不過，各國(guó)對(duì)于請(qǐng)求實(shí)質(zhì)審查的法定期限的規(guī)定不同，大致在2年至7年之間。根據(jù)我國(guó)專利法第三十五條第一款的規(guī)定：“發(fā)明專利申請(qǐng)自申請(qǐng)日起三年內(nèi)，國(guó)務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請(qǐng)人隨時(shí)提出的請(qǐng)求，對(duì)其申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查；申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不請(qǐng)求實(shí)質(zhì)審查的，該申請(qǐng)即被視為撤回?！币簿褪钦f，我國(guó)提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的法定期限是3年。

 
《專利審查指南》中新增的延遲審查，事實(shí)上將進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序的期限延長(zhǎng)到了最多6年。世界各國(guó)的專利制度中，目前還沒有類似的制度。有的國(guó)家例如日本，選擇直接將請(qǐng)求審查的期限規(guī)定為7年【2】?！稓W洲專利公約》中雖然規(guī)定了提出審查請(qǐng)求期限的延長(zhǎng)，但是決定由行政委員會(huì)做出，而非由申請(qǐng)人提出請(qǐng)求【3】。我國(guó)率先引入延遲審查，是專利制度的一次重大創(chuàng)新，也是專利申請(qǐng)人的一項(xiàng)重大利好。

 
首先，延遲審查使申請(qǐng)人有更多的時(shí)間來確認(rèn)申請(qǐng)的價(jià)值，考慮其保護(hù)范圍，以及選擇提交分案申請(qǐng)等。在實(shí)踐中，申請(qǐng)人可以將請(qǐng)求延遲審查與分案策略相結(jié)合，從而在盡可能長(zhǎng)的時(shí)間范圍內(nèi)保留提出新分案申請(qǐng)的機(jī)會(huì)，并且為各個(gè)申請(qǐng)嘗試不同的爭(zhēng)辯策略。

 
其次，對(duì)于具有重大改進(jìn)或者擁有重要商業(yè)價(jià)值的專利申請(qǐng)，申請(qǐng)人適度利用延遲審查制度，能夠?qū)崿F(xiàn)迷惑競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，使其無(wú)法及時(shí)獲知最終的專利保護(hù)范圍，不敢貿(mào)然研發(fā)同類產(chǎn)品的目的，從而獲得寶貴的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)間，在市場(chǎng)上贏得更大的主動(dòng)權(quán)。

 
再次，對(duì)于外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)，延遲審查可以縮短專利公告與產(chǎn)品上市之間的時(shí)間差，有助于新產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生最大程度的視覺沖擊力和吸引力，并且有效避免競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的仿制。

 
最后，在延遲審查出臺(tái)之前，申請(qǐng)人如果希望推遲專利申請(qǐng)的審查進(jìn)程，一般只能通過答復(fù)延期、不全面修改等方式，操作繁瑣，不確定性強(qiáng)，而且會(huì)影響到正常的審查過程。所以，延遲審查也為申請(qǐng)人提供了更大的靈活性。

 
然而，一項(xiàng)制度，無(wú)論初衷有多么好，帶來多少益處，往往依然會(huì)產(chǎn)生一些問題。延遲審查也不能例外。

 
公開后卻未進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序的專利申請(qǐng)，其技術(shù)內(nèi)容即成為公有技術(shù)。而延遲審查制度無(wú)疑會(huì)延長(zhǎng)專利技術(shù)進(jìn)入公有領(lǐng)域的時(shí)間，減緩公有技術(shù)的積累速度。而且，對(duì)于社會(huì)公眾和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，一項(xiàng)專利申請(qǐng)，哪怕是在公開之后，其權(quán)利范圍也將變得更加難以預(yù)料。這有可能會(huì)造成“馬太效應(yīng)”的后果，即行業(yè)龍頭企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)不斷加大，小微企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新之路則愈發(fā)坎坷。久而久之，可能會(huì)對(duì)小微企業(yè)的發(fā)展和社會(huì)的創(chuàng)新熱情造成不利影響。

 
此外，延遲審查必然會(huì)使專利法第十三條規(guī)定的“臨時(shí)保護(hù)期”相應(yīng)地延長(zhǎng)。由于不確定性和事后追溯的特點(diǎn)，臨時(shí)保護(hù)期本就存在著很高的操作難度。這個(gè)期間的延長(zhǎng)更是對(duì)人民法院和專利行政部門提出了更大的挑戰(zhàn)。

 
也許是出于對(duì)不利后果的顧慮，專利局仍然保留了終止延遲審查期限，自行啟動(dòng)審查程序的權(quán)力。而且，選擇將延遲審查作為一個(gè)選項(xiàng)放置在《專利審查指南》中，也是一種進(jìn)退兩便的過渡性探索。相信經(jīng)過實(shí)踐的檢驗(yàn)，會(huì)有更詳細(xì)的配套規(guī)定出臺(tái)，使延遲審查更好地服務(wù)于專利制度，實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)人的權(quán)利與社會(huì)公眾利益之間的平衡。

注：

【1】 莫志成等，《發(fā)明專利的延遲審查制與“臨時(shí)保護(hù)”芻議》，《海南大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版）》，1990年第2期

【2】 日本專利法第四十八條

【3】 《歐洲專利公約》第九十五條

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王剛 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析專利申請(qǐng)中的“延遲審查”制度（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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