PCT國際申請辦理出口許可證的適用情形

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作者：代麗榮 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：淺析PCT國際申請辦理出口許可證的適用情形

由于PCT國際申請的特殊性，實際上對這個被視為本國申請的指定中國申請權(quán)，不能一概而論都需要補交出口許可證，只有屬于需要辦理出口許可證的情形才適用。也就是我們在前文論述的還要判斷其是否為發(fā)生在中國境內(nèi)的貿(mào)易行為。本文結(jié)合實踐，依據(jù)對相關(guān)法律法規(guī)的理解，對申請人如何處理國家知識產(chǎn)權(quán)局審查PCT國際申請的技術(shù)出口許可證提出應(yīng)對策略。

在專利代理實踐中常常涉及PCT國際申請權(quán)由中國單位或者個人向外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織轉(zhuǎn)讓的情形。辦理這類申請權(quán)轉(zhuǎn)讓的過程大多手續(xù)復(fù)雜，要求嚴(yán)格，相關(guān)人員需要出具國務(wù)院商務(wù)主管部門頒發(fā)的《技術(shù)出口許可證》或者《自由出口技術(shù)合同登記證書》（下文統(tǒng)一簡稱為“出口許可證”）。本文結(jié)合實踐，依據(jù)對相關(guān)法律法規(guī)的理解，對申請人如何處理國家知識產(chǎn)權(quán)局（以下簡稱“國知局”）審查PCT國際申請的技術(shù)出口許可證提出應(yīng)對策略，希望與讀者和同行進(jìn)行交流。

一、《專利法》、《對外貿(mào)易法》對出口許可證的規(guī)定

根據(jù)我國《專利法》第10條，“中國單位或者個人向外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理手續(xù)?！边@里所述的“法律、行政法規(guī)”主要包括《對外貿(mào)易法》和《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》。根據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章6.7.2.2的規(guī)定，對于發(fā)明或者實用新型專利申請（或?qū)＠D(zhuǎn)讓方是中國內(nèi)地的個人或者單位，受讓方是外國人、外國企業(yè)或者其他組織的，應(yīng)當(dāng)出具國務(wù)院商務(wù)主管部門頒發(fā)的《技術(shù)出口許可證》或者《自由出口技術(shù)合同登記證書》，以及雙方簽字或者蓋章的轉(zhuǎn)讓合同。

根據(jù)《對外貿(mào)易法》，對外貿(mào)易包括技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易。根據(jù)《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》第2條，技術(shù)進(jìn)出口是指從中華人民共和國境外向中華人民共和國境內(nèi)，或者從中華人民共和國境內(nèi)向中華人民共和國境外，通過貿(mào)易、投資或者經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的方式轉(zhuǎn)移技術(shù)的行為。并明確規(guī)定專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實施許可屬于轉(zhuǎn)移技術(shù)的行為。

《專利法》以實施轉(zhuǎn)讓行為的主體的國籍為判斷條件來適用《對外貿(mào)易法》和《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》，但其引用的《對外貿(mào)易法》和《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》則是以地域為判斷條件來規(guī)定適用法律的行為。雖然字面上看這兩個部門法的規(guī)定不夠一致，但其相輔相成的立法本意并無偏差，意在保護(hù)我國對外貿(mào)易經(jīng)營者的合法權(quán)益，并且在實踐中也是協(xié)調(diào)統(tǒng)一的。

由于《專利法》是專門規(guī)定我國專利制度的法律，而《對外貿(mào)易法》是專門規(guī)定對外貿(mào)易制度的法律，所以僅從規(guī)范專利技術(shù)進(jìn)出口相關(guān)規(guī)定來講，《專利法》的表述更為貼切。實踐中關(guān)于專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實施許可在多數(shù)情況下也是基于《專利法》規(guī)定的判斷條件適用《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》。也就是說，理論上《專利法》引用并依據(jù)《對外貿(mào)易法》和《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》的相關(guān)法律條款要求申請人出具的證明文件應(yīng)該遵照被引用法的規(guī)定，但實踐中《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》反過來是根據(jù)《專利法》設(shè)立的條件來受理的。上述情形的出現(xiàn)主要是受專利申請及審查制度影響所致。申請人有意愿取得專利保護(hù)，必須要申請專利，而要獲得專利權(quán)，必須滿足專利審查要求，專利審查要求申請人提供出口許可證，申請人被動辦理出口許可證，商務(wù)部受理申請人辦理出口許可證的請求。實踐中大多數(shù)申請人由于不知悉相關(guān)規(guī)定很難有意識主動辦理出口許可證，多是遇到專利審查部門要求出具相關(guān)手續(xù)時補辦該手續(xù)，或根據(jù)以往經(jīng)驗主動辦理的。

二、《對外貿(mào)易法》對專利技術(shù)轉(zhuǎn)移貿(mào)易的保護(hù)

我國《對外貿(mào)易法》為保護(hù)對外貿(mào)易經(jīng)營者的合法權(quán)益而設(shè)立。《對外貿(mào)易法》明確規(guī)定中國專利申請權(quán)和專利權(quán)的轉(zhuǎn)移屬于《對外貿(mào)易法》管轄范圍，所以《專利法》根據(jù)《對外貿(mào)易法》規(guī)定了相應(yīng)的審查要求。由于國知局對發(fā)明專利申請要予以公布，對授予的發(fā)明專利權(quán)和實用新型專利權(quán)要予以公告，使專利申請的技術(shù)方案成為世界范圍內(nèi)的公知技術(shù)，所以準(zhǔn)確地講，《對外貿(mào)易法》無法保護(hù)專利技術(shù)物理位置不出境入境，而是對于發(fā)生在境內(nèi)的涉及轉(zhuǎn)讓方或受讓方是境外主體的中國專利申請權(quán)和專利權(quán)的轉(zhuǎn)移；或許可方或被許可方是境外主體的專利實施許可行為進(jìn)行貿(mào)易保護(hù)。

根據(jù)我國《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，涉外專屬管轄的范圍不包括技術(shù)貿(mào)易行為。因此，《對外貿(mào)易法》對境外發(fā)生的技術(shù)交易行為不具有管轄權(quán)。也就是說我國權(quán)利人在境外進(jìn)行的專利技術(shù)交易或其外國專利申請權(quán)和專利權(quán)轉(zhuǎn)移或?qū)＠麑嵤┰S可時，均不需要在商務(wù)局進(jìn)行備案登記，即不屬于辦理出口許可證的情形。

三、《專利法》對專利技術(shù)跨境的保護(hù)

在專利技術(shù)保護(hù)方面，我國的專利制度相對來說已經(jīng)是十分完備的了。對于我國境內(nèi)產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造，建立了向外保密審查制度及嚴(yán)厲的處罰措施。未經(jīng)過國知局同意，我國境內(nèi)產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造嚴(yán)禁去境外的國家或地區(qū)進(jìn)行專利申請。對于符合《專利法》第4條規(guī)定的國防專利或者保密專利，國知局會移交國防專利局進(jìn)行審查并通知申請人該專利申請予以保密，按照保密專利申請?zhí)幚恚辉试S權(quán)利人泄露任何信息，當(dāng)然更不允許轉(zhuǎn)移該專利申請技術(shù)?！秾＠ā飞鲜鱿嚓P(guān)規(guī)定有效的保障了涉及國防和國民利益的專利技術(shù)不外泄。所以在專利制度設(shè)置的屏障下，不會出現(xiàn)涉及國防和國民利益的技術(shù)適用《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》的交易情形。

四、《專利法》依據(jù)權(quán)利人國籍判斷是否需要辦理出口許可證

專利權(quán)是有地域性的，受我國《專利法》保護(hù)的與中國專利申請和專利相關(guān)的所有權(quán)利本身是無法從境內(nèi)轉(zhuǎn)移至境外的，但其權(quán)利主體是可以由國籍或注冊地為境內(nèi)的主體轉(zhuǎn)移或?qū)嵤┰S可給境外主體的，所以《專利法》在規(guī)定適用《對外貿(mào)易法》和《技術(shù)進(jìn)出口管理條例》的情形時，用權(quán)利人國籍來限定是否適用是個焦點問題。這里還要指出的是，《專利法》及《對外貿(mào)易法》所指的境內(nèi)境外指的是《專利法》及《對外貿(mào)易法》適用法域的境內(nèi)外，不是按照領(lǐng)土主權(quán)劃分。根據(jù)“一國兩制”的基本原則，大陸與港澳臺地區(qū)采用不同的法律體系和知識產(chǎn)權(quán)及對外貿(mào)易保護(hù)制度，所以我國《專利法》及《對外貿(mào)易法》不適用港澳臺地區(qū)。在具體的專利管理上，港澳臺地區(qū)的法人或個人視為境外主體一樣對待，港澳臺地區(qū)的專利申請及專利同境外專利申請及專利一樣對待。

綜上所述，《專利法》是對于發(fā)生了中轉(zhuǎn)外的中國專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實施許可行為審查技術(shù)出口許可證，而并不區(qū)分是境內(nèi)還是境外產(chǎn)生的專利技術(shù)。

五、要求中國專利或申請優(yōu)先權(quán)去境外申請權(quán)的處置是否需要出口許可證

我國《專利法》直接適用的《巴黎公約》關(guān)于優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，根據(jù)《巴黎公約》，享受優(yōu)先權(quán)的權(quán)利可以單獨轉(zhuǎn)讓。而權(quán)利受讓人也應(yīng)當(dāng)是《巴黎公約》成員國的法人或者個人，或者是在成員國的領(lǐng)土內(nèi)有營業(yè)所或經(jīng)常居住所的法人或者個人。

我國《專利法》沒有規(guī)定審查和登記要求我國專利申請或?qū)＠鳛閮?yōu)先權(quán)進(jìn)行申請及處置境外專利的要求，僅在審查要求本國優(yōu)先權(quán)的中國專利申請時規(guī)定了具體的要求，其審查實質(zhì)還是對作為優(yōu)先權(quán)的中國專利申請本身的審查或依據(jù)職權(quán)處置。根據(jù)《巴黎公約》，優(yōu)先權(quán)的意義在于在成員國國家局申請專利時享有首次申請的申請日，它的權(quán)利是成員國國家局根據(jù)《巴黎公約》授予的，所以優(yōu)先權(quán)的法律效力在于受理要求該優(yōu)先權(quán)的外國申請的國家法律如何規(guī)定的，而不在于優(yōu)先權(quán)申請本國法律的規(guī)定。所以對于優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓，我國《對外貿(mào)易法》及《專利法》都沒有規(guī)定要求辦理或?qū)彶橐髧鴥?nèi)專利或申請優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)移的出口許可證。

六、PCT國際申請的權(quán)利轉(zhuǎn)移

PCT國際申請是根據(jù)《專利合作條約》進(jìn)行的專利申請，對于國際申請中指定非中國國家階段的申請權(quán)發(fā)生的轉(zhuǎn)移，應(yīng)視為準(zhǔn)外國或地區(qū)的專利申請發(fā)生的權(quán)利轉(zhuǎn)移。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，進(jìn)入聲明中填寫的是指定中國的申請人，所以審查員僅審查指定中國的申請人的權(quán)利轉(zhuǎn)移，并不審查指定非中國的申請人發(fā)生的任何事宜；另外非中國國家階段的申請權(quán)轉(zhuǎn)移在很大程度上是境外發(fā)生的權(quán)利轉(zhuǎn)移，所以基本上也不受我國《對外貿(mào)易法》關(guān)于出口許可證的相關(guān)規(guī)定管轄。

根據(jù)我國《專利法實施細(xì)則》，向?qū)＠洲k理進(jìn)入中國國家階段的手續(xù)時，國知局會啟動國家階段的程序，其中包括在《專利合作條約》允許的限度內(nèi)進(jìn)行的初步審查。由于PCT國家階段申請的申請日追溯至國際申請日,所以我國的《專利審查指南》第三部分第一章5.10.1.2第2款進(jìn)一步規(guī)定，在國家階段審查時發(fā)現(xiàn)PCT國際申請的變更是由中國內(nèi)地的單位或個人將申請權(quán)轉(zhuǎn)讓給外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織的國家申請審查，適用《專利審查指南》第一部分第一章6.7.2.2關(guān)于提供《技術(shù)出口許可證》或者《自由出口技術(shù)合同登記證書》的要求。簡單來講，PCT申請進(jìn)入中國國家階段后，國際申請日視為國家申請日，那么國際階段發(fā)生過中轉(zhuǎn)外的指定中國申請權(quán)的轉(zhuǎn)移被視為是中國申請權(quán)的轉(zhuǎn)移，所以在進(jìn)入國家階段后需要補交國際申請的出口許可證。

由于PCT國際申請的特殊性，實際上對這個被視為本國申請的指定中國申請權(quán)，不能一概而論都需要補交出口許可證，只有屬于需要辦理出口許可證的情形才適用。也就是我們在前文論述的還要判斷其是否為發(fā)生在中國境內(nèi)的貿(mào)易行為。

從審查角度來講，審查員不用猜度是發(fā)生在中國境內(nèi)還是境外的貿(mào)易行為，依據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，要求申請人補交出口許可證是合理合規(guī)的。根據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章第4.1.3.1節(jié)的規(guī)定，專利局對本國申請人一般情況下不作資格審查。申請人聲明自己具有資格并提交證明文件的，推定申請人有權(quán)提出專利申請。其中所要求的證明文件為申請人為自然人或法人資格證明，例如身份證或營業(yè)執(zhí)照。審查員不審查申請專利的權(quán)利如何取得及其行為發(fā)生地。所以筆者認(rèn)為從申請人角度來講，申請人可以依據(jù)實際情況答復(fù)審查意見，需要補辦的補辦，不符合補辦情形的，遞交聲明說明交易行為在境外進(jìn)行的不需要辦理出口許可證來答復(fù)審查意見。依據(jù)上述策略，只要審查員有共同的理解，無論是專利代理師還是申請人都可以順利解決文章開篇提出的問題。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：代麗榮 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：PCT國際申請辦理出口許可證的適用情形（點擊標(biāo)題查看原文）

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