組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧

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作者：張欽 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧

組合物發(fā)明是一種常見的發(fā)明類型，有自身的一些特點(diǎn)。在答復(fù)組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見時既要考慮一般發(fā)明創(chuàng)造性的答復(fù)思路，也要考慮組合物發(fā)明的特點(diǎn)。

組合物發(fā)明的特點(diǎn)在于至少兩種化學(xué)組分或進(jìn)一步與其含量的組合，以實(shí)現(xiàn)特定的技術(shù)效果。其中，各組分之間可以是簡單混合，也可以在特定條件下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)（即，反應(yīng)性組分）。通常，各組分都是現(xiàn)有技術(shù)中已知的，然而技術(shù)特征（主要是組分，或者進(jìn)一步結(jié)合含量或比例）、技術(shù)問題和技術(shù)效果之間的關(guān)聯(lián)具有多樣性和不確定性。

組合物發(fā)明通常采用組成（組分、含量）和結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)、和/或制備方法這三種方式來表征。由于性能參數(shù)往往不是技術(shù)手段，而是直接或間接反映要解決的技術(shù)問題，所以判斷其是否具有限定作用，需要確定使組合物滿足所述性能參數(shù)的技術(shù)手段（即，組成和結(jié)構(gòu)）。同樣地，判斷制備方法是否具有限定作用，需要確定其對組合物的組成或者結(jié)構(gòu)是否產(chǎn)生影響，所以本文僅討論組合物用組成來表征的情形。

組合物發(fā)明包括兩種或更多種組分，組分之間通常通過以下作用方式來體現(xiàn)其創(chuàng)造性。

例1，一種防污涂料組合物，其包含聚硅氧烷基粘結(jié)劑體系，2-7 %干重的親水改性聚硅氧烷，和抗微生物劑，其中所述親水改性聚硅氧烷與抗微生物劑的重量比為1:0.2-1:6。其中的技術(shù)構(gòu)思在于采用親水改性的聚硅氧烷來促進(jìn)抗微生物劑發(fā)揮防污功效（以下有詳細(xì)分析）。

例2，一種抗皮膚過敏的組合包，其由0.02-3%的D-泛醇、0.01-1.5%的尿囊素和0.2-5%的燕麥仁提取物的組合組成。在該發(fā)明中，D-泛醇、尿囊素和燕麥仁提取物組分在一定含量范圍內(nèi)具有協(xié)同增效作用，從而獲得改進(jìn)的抗過敏性。

有些組合物發(fā)明，組分間的作用方式不清晰，只能歸納為各種經(jīng)選擇的組分的組合。

例3，一種去污組合物，其包含：1-50wt%的單乙醇胺和2-(2-氨基乙氧基)乙醇作為堿性源，1-80wt%的包括乙醇胺十二烷基苯磺酸鹽的表面活性劑，和1-90wt%的包括苯甲醇的溶劑體系，其中所述組合物含有少于1wt%的堿土金屬氫氧化物，和所述組合物的使用溶液中揮發(fā)性有機(jī)化合物不超過4wt%。

在審查實(shí)踐中，審查員常常針對組合物發(fā)明的創(chuàng)造性發(fā)出審查意見。審查意見中關(guān)于缺乏創(chuàng)造性的審查和判斷思路是：以三步法為原則，在相同或相似的技術(shù)領(lǐng)域中，尋找與在審發(fā)明組合物包含最多相同或相似的組分的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，且往往引用其中的一個具體的實(shí)例組合物（甚至可能是一個作為對比例的組合物）來與在審發(fā)明組合物進(jìn)行組成的比較；隨后，對于區(qū)別特征（通常是組分），在其它的一個或多個其它的現(xiàn)有技術(shù)中進(jìn)行尋找，然后將不同的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行結(jié)合；和通常還進(jìn)一步指出對于組分的替代或者含量的選擇是常規(guī)的，沒有帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果。

雖然在審查實(shí)踐中，審查員通常側(cè)重比對組成來考查組合物發(fā)明的創(chuàng)造性，但是審查員通常首先會對申請事實(shí)進(jìn)行如下認(rèn)定:“申請記載的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)”→ “所解決的技術(shù)問題”→“關(guān)鍵技術(shù)手段”。

其中，在審查員對組合物發(fā)明創(chuàng)造性的審查中，“申請記載的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)”非常重要，是認(rèn)定“所解決的技術(shù)問題”的主要依據(jù)。“所解決的技術(shù)問題”是基于其對發(fā)明的理解、檢索到的現(xiàn)有技術(shù)重新認(rèn)定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，而不是發(fā)明人聲稱的“要解決的技術(shù)問題”。“關(guān)鍵技術(shù)手段”是審查員認(rèn)為的對所解決的技術(shù)問題起決定性作用的技術(shù)手段。

基于此，在答復(fù)組合物創(chuàng)造性審查意見時，應(yīng)該先分別分析在審發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)的構(gòu)思（即“所解決的技術(shù)問題”+“關(guān)鍵技術(shù)手段”），從而清楚說明在審發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別，以及在審發(fā)明的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)的非顯而易見性；然后再以“申請記載的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)”來證明所述技術(shù)方案的技術(shù)效果。

在所解決的技術(shù)問題相同/相似的情況下，詳細(xì)分析在審發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)構(gòu)思的異同，這需要仔細(xì)閱讀說明書，必要時需要發(fā)明人提供技術(shù)支持。

以上述例1為例，其技術(shù)構(gòu)思是用親水改性的聚硅氧烷（簡稱親水硅油）控制抗微生物劑從涂層中浸出，和輔助在涂層-水界面形成水合層幫助將抗微生物劑保留在涂層表面上，從而實(shí)現(xiàn)抗微生物劑的緩慢和可控制的釋放，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更長時間的防污性。即，該發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思是，采用親水硅油來控制抗微生物劑發(fā)揮作用，其關(guān)鍵技術(shù)手段是控制親水硅油的量為2-7干重%以及親水硅油與抗微生物劑的重量比為1:0.2-1:6。

審查員引用的對比文件1公開了一種防污涂料組合物，其包含（A）反應(yīng)固化型硅橡膠（A）,和（B）有機(jī)聚硅氧烷混合物，其是（B1）有機(jī)聚硅氧烷（B2）包含式≡SiR3OH表示的結(jié)構(gòu)的有機(jī)聚硅氧烷的反應(yīng)混合物，其技術(shù)構(gòu)思是采用一種特定的有機(jī)聚硅氧烷混合物（B），其實(shí)際上是一種穩(wěn)定形式的親水硅油。雖然審查員具體引用的對比文件1中實(shí)施例5公開的防污涂料組合物包含了例1中的聚硅氧烷基粘結(jié)劑體系和親水改性硅油，和其說明書一般部分公開了還可任選包含抗微生物劑，但是對比文件1的技術(shù)構(gòu)思與例1是完全不同的，其關(guān)鍵技術(shù)手段與例1也是完全不同的。

通過首先詳細(xì)分析在審發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)思路的不同，可以避免陷入單純來比對組成不同而得出缺乏創(chuàng)造性結(jié)論的誤區(qū)。

在目前的審查意見中，證明組合物發(fā)明的創(chuàng)造性，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是必不可少的。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)主要來源于以下兩種途徑。

a.從實(shí)施例中提取可對比的平行實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)。若沒有可對比的平行實(shí)驗(yàn)，試著從技術(shù)上陳述變化的其它因素是非主要影響因素，從而說明兩組實(shí)驗(yàn)是可對比的。

b.補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)，其主要用于證明以下兩個方面的問題：證明審查員引用的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案的技術(shù)效果不如在審發(fā)明的技術(shù)方案；和證明在審發(fā)明的技術(shù)方案具有技術(shù)效果，前提條件是，該技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是能夠從申請文件記載的內(nèi)容中得到的。

（2019）最高法知行終33號（2020.10.26）中給出了接受補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的條件：“原專利申請文件應(yīng)當(dāng)明確記載或者隱含公開了補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)擬直接證明的待證事實(shí)。申請人不能通過補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)彌補(bǔ)原專利申請文件的固有內(nèi)在缺陷，意在強(qiáng)調(diào)補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)通常應(yīng)當(dāng)通過證明原專利申請文件明確記載或者隱含公開的待證事實(shí)具備真實(shí)性，而對最終要證明的法律要件事實(shí)起到補(bǔ)充證明作用”。

在具體操作中需要特別注意的是，補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不能與申請文件中記載的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)矛盾，要仔細(xì)核實(shí)；且代理師最好參與或者幫助發(fā)明人設(shè)計實(shí)驗(yàn)組，保證是可比的平行實(shí)驗(yàn)和有針對性的實(shí)驗(yàn)。

由于組合物發(fā)明的特點(diǎn)在于通常已知的至少兩種化學(xué)組分的組合，因此在答復(fù)組合物發(fā)明的創(chuàng)造性審查意見時，需強(qiáng)調(diào)指出，審查員應(yīng)該考慮在審發(fā)明和引用的對比文件的技術(shù)方案的整體性，不能以各組分均為已知組分為理由，簡單地認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示，相反，應(yīng)當(dāng)考查使用多個組分作為一個整體解決相同技術(shù)問題在現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示。同時，不能僅局限于區(qū)別技術(shù)特征自身固有的性能，而應(yīng)當(dāng)將發(fā)明作為一個整體看待，考慮關(guān)鍵（區(qū)別）技術(shù)特征的引入對整個發(fā)明技術(shù)方案產(chǎn)生的影響，應(yīng)重點(diǎn)圍繞關(guān)鍵技術(shù)特征帶來的技術(shù)效果（包括關(guān)鍵特征自身在發(fā)明中的作用，與其它特征間的關(guān)聯(lián)、協(xié)同作用）進(jìn)行陳述。這種整體性觀點(diǎn)對于上述例3類型的組合物發(fā)明的創(chuàng)造性的爭辯是尤為重要的。

此外，在組合物的審查實(shí)踐中，審查員常常引用公知常識證據(jù)來證明某一區(qū)別組分的作用是現(xiàn)有技術(shù)已知的，從而本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)將其引入在審發(fā)明。對于這種常見的審查意見，（2019）最高法知行終127號行政判決書給出了指引，其中指出“面對所要解決的技術(shù)問題，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中可以獲知的啟示原則上應(yīng)該是具體、明確的技術(shù)手段，而不是抽象的想法或一般的研究方向。僅僅依據(jù)研究方向的一致性和本領(lǐng)域的抽象、普遍需求來認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)給出的啟示，隱含著后見之明的危險，容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性”。

同樣地，通過強(qiáng)調(diào)整體性，可以避免陷入審查員單純來比對組成不同而得出結(jié)論的誤區(qū)，這對上述例3類型的組合物發(fā)明是尤其重要的。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張欽 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：組合物發(fā)明創(chuàng)造性審查意見的應(yīng)對技巧（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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