已注冊馳名商標在非類似商品上的保護——第1649903號雅虎YAHOO商標異議復(fù)審案評析

【小D導(dǎo)讀】

就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。

《商標法》第十三條第二款規(guī)定：“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用?！贝藯l規(guī)定是對已注冊馳名商標在不相同或不相類似商品上的保護。本文擬結(jié)合雅虎YAHOO商標異議復(fù)審案對依據(jù)《商標法》第十三條第二款保護馳名商標的適用條件予以闡述。

基本案情 申請人（原異議人）：雅虎公司（YAHOO! ?INC.）被申請人（原被異議人）：義烏市某剃須刀有限公司被異議商標：第1649903號雅虎YAHOO商標

一、當事人主張 ? 申請人的主要理由： 申請人的雅虎及YAHOO!商標在第38類電子郵件等通訊服務(wù)，第42類計算機服務(wù)、對計算機網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進行檢索和查詢以及第9類計算機軟件上享有極高知名度，已符合馳名商標的認定條件。被申請人理應(yīng)知曉申請人的商標，其申請注冊第1649903號雅虎YAHOO商標的行為，是對申請人已注冊馳名商標的摹仿和翻譯。

被申請人在商評委規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

二、商評委審理與裁定 ? 商評委經(jīng)審理查明： 1.被異議商標雅虎YAHOO由被申請人義烏市某剃須刀有限公司于2000年9月4日申請注冊，指定使用在第8類剃須刀等商品上。

2.申請人在被異議商標申請日前已獲準注冊第1109289號YAHOO!商標和第1327419號雅虎商標，兩商標核定使用在第42類計算機服務(wù)以及軟件服務(wù)等服務(wù)上，均為有效注冊商標。

3.在被異議商標申請日前，申請人提供網(wǎng)站分類檢索服務(wù)的www.yahoo.com和www.yahoo.com.cn等網(wǎng)站在中國相關(guān)公眾中享有較高知名度，網(wǎng)頁上使用了“YAHOO!”和“雅虎”標志。中國大陸多家媒體對申請人及其網(wǎng)站進行了大量報道。申請人及其YAHOO!商標在全球范圍享有較高知名度，在被異議商標申請日后仍保持較高知名度。

4.2010年1月20日，商標局異議裁定書認定申請人注冊并使用在計算機服務(wù)、對計算機網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進行檢索和查詢服務(wù)項目上的雅虎和YAHOO!商標為馳名商標。

5.“yahoo”一詞指英國作家斯威夫特的小說《格列佛游記》中的人形獸，并有“粗漢”、“不文明的人”等含義。

商評委經(jīng)審理認為： 在案證據(jù)可以證明申請人注冊并使用在第42類計算機服務(wù)、對計算機網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進行檢索和查詢服務(wù)上的第1327419號雅虎商標和第1109289號YAHOO!商標在被異議商標申請日前已為中國大陸的相關(guān)公眾熟知，成為《商標法》第十四條所指的馳名商標?！癥AHOO!”一詞在英文中較為生僻，“雅虎”亦非漢語的固有詞語，二者均具有較強的獨創(chuàng)性。被異議商標雅虎YAHOO與申請人的雅虎及YAHOO!商標高度近似。鑒于此，并考慮到申請人的雅虎商標和YAHOO!商標注冊和實際使用的計算機服務(wù)、對計算機網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進行檢索和查詢服務(wù)涉及相關(guān)公眾范圍廣泛，被異議商標注冊和使用在剃須刀等商品上，易使相關(guān)公眾誤以為該產(chǎn)品來自申請人或與申請人相關(guān)，從而損害申請人的利益。被申請人義烏市某剃須刀有限公司申請注冊第1649903號雅虎YAHOO商標的行為已構(gòu)成《商標法》第十三條第二款所指情形。

綜上，商評委依據(jù)《商標法》第十三條第二款、第三十三條和第三十四條的規(guī)定，不予核準被異議商標（第1649903號雅虎YAHOO商標）注冊。

評析本案的焦點問題是被申請人申請注冊被異議商標的行為是否違反《商標法》第十三條第二款的規(guī)定。

一、適用《商標法》第十三條第二款保護馳名商標的要件 適用《商標法》第十三條第二款須符合下列要件：1.他人商標在系爭商標申請日前已經(jīng)馳名且已在中國注冊；2.系爭商標構(gòu)成對他人馳名商標的復(fù)制、摹仿或者翻譯；3.系爭商標所使用的商品或服務(wù)與他人馳名商標所使用的商品或服務(wù)不相同或者不相類似；4.系爭商標的注冊或者使用誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害。

在本案中，申請人的第1327419號雅虎商標和第1109289號YAHOO!商標在被異議商標申請日前已獲準注冊，被異議商標雅虎YAHOO構(gòu)成對申請人雅虎和YAHOO!商標的復(fù)制、摹仿，被異議商標指定使用的剃須刀等商品與申請人雅虎、YAHOO!商標核定使用的計算機服務(wù)、對計算機網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進行檢索和查詢服務(wù)屬于非類似商品或服務(wù)。

二、馳名商標的判定 根據(jù)《商標法》第十四條的規(guī)定，認定馳名商標應(yīng)當考慮的因素包括：“（一）相關(guān)公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續(xù)時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素?！?

在本案中，申請人主張其雅虎、YAHOO!商標為馳名商標。根據(jù)在案證據(jù)，在被異議商標申請日前，申請人設(shè)立了www.yahoo.com和www.yahoo.com.cn等網(wǎng)站，提供網(wǎng)站分類檢索服務(wù)，網(wǎng)頁上使用了“YAHOO!”和“雅虎”標志。這些網(wǎng)站在中國相關(guān)公眾中享有較高知名度。申請人及其雅虎和YAHOO!商標在全球范圍享有較高知名度。此外，申請人還提交了其商標作為馳名商標受保護的記錄。綜合考慮在案證據(jù)，申請人的雅虎、YAHOO!商標在被異議商標申請日前已達到《商標法》第十四條所指馳名商標的標準。

三、被異議商標的注冊和使用是否誤導(dǎo)公眾，致使申請人的利益可能受到損害 混淆、誤導(dǎo)可能性的判定，應(yīng)當綜合考慮下列因素：系爭商標與引證商標的近似程度，引證商標的獨創(chuàng)性，引證商標的知名度，系爭商標與引證商標各自使用的商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度，其他可能導(dǎo)致混淆、誤導(dǎo)的因素。

在本案中，被異議商標雅虎YAHOO的中文部分“雅虎”與申請人雅虎商標文字相同，英文部分“YAHOO”與申請人YAHOO!商標僅相差一個感嘆號，雙方商標高度近似。就獨創(chuàng)性而言，“雅虎”在漢語中系無確定含義的臆造詞，“YAHOO”在英文中較為生僻，二者均具有較強的獨創(chuàng)性。被異議商標指定使用的剃須刀等商品與申請人商標借以馳名的計算機服務(wù)、對計算機網(wǎng)絡(luò)上使用的信息進行檢索和查詢服務(wù)相比，雖然行業(yè)差異明顯，但雙方商品、服務(wù)面對均是普通公眾。綜上，被異議商標注冊和使用在剃須刀等商品上易被誤認為來自申請人，或與申請人存在關(guān)聯(lián)，從而誤導(dǎo)公眾，損害申請人利益。

綜合評述 本案主要涉及對已注冊馳名商標在非類似商品上的擴大保護。擴大保護是有限制的，保護范圍應(yīng)以存在混淆、誤導(dǎo)的可能性為前提。在個案中，保護的具體范圍應(yīng)綜合考慮上述判定混淆、誤導(dǎo)可能性的相關(guān)因素來確定。在本案中，被認定馳名的服務(wù)項目是“查詢和檢索計算機網(wǎng)絡(luò)上的消息”，被異議商標指定使用的商品是剃須刀等，兩者雖然行業(yè)差異明顯，但綜合考慮雙方商標高度近似、申請人商標的知名度和獨創(chuàng)性等因素，商評委認為被異議商標的注冊和使用容易誤導(dǎo)公眾，因此對被異議商標不予核準注冊。

來源：商標寶典整理：iprdaily ?趙珍網(wǎng)站：http://islanderfriend.com/

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