商標(biāo)先用權(quán)的法律適用

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作者：劉川 重慶理工大學(xué)重慶知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院

原標(biāo)題：商標(biāo)先用權(quán)的法律適用

商標(biāo)先用權(quán)系法律賦予在先使用并具有一定影響的商標(biāo)先用人以對抗商標(biāo)權(quán)人的一項抗辯權(quán)，這強化了在先使用未注冊商標(biāo)的保護。雖然商標(biāo)先用權(quán)制度設(shè)置是為了平衡商標(biāo)權(quán)人與商標(biāo)先用人，但若不細(xì)化和限制商標(biāo)先用權(quán)的適用，勢必會造成商標(biāo)先用權(quán)的濫用，損害商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益，并且造成相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)。為了完善商標(biāo)先用權(quán)制度，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一在先使用商標(biāo)“一定影響”認(rèn)定的最低標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格限制商標(biāo)先用權(quán)的適用；注重區(qū)別標(biāo)識，避免相同或類似商標(biāo)商品共存。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)先用權(quán) 在先使用 商標(biāo)共存

一、引言

經(jīng)過商標(biāo)法四次修改可以看出，對于商標(biāo)先用抗辯權(quán)的法律規(guī)定，在1993年和2001年的商標(biāo)法均未涉及，但在2013年的商標(biāo)法修改中，將商標(biāo)先用權(quán)制度納入到了商標(biāo)法第七章注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護中，這也是第三次商標(biāo)法修改的最大亮點，而在2019年的商標(biāo)法修改中，繼續(xù)保留了該條款。究其原因主要在于市場中商標(biāo)搶注現(xiàn)象嚴(yán)重，為了規(guī)制商標(biāo)搶注現(xiàn)象的發(fā)生，從而設(shè)置該條款，并且為了配套的完善和規(guī)制搶注商標(biāo)后的惡意訴訟現(xiàn)象，在2011年我國《民事案由規(guī)定》中新增“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)損害責(zé)任糾紛”，并將其列為“知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛”項下，這標(biāo)志著我國法治體系的完善以及強化知識產(chǎn)權(quán)正當(dāng)維權(quán)。雖然商標(biāo)先用權(quán)制度的規(guī)定能夠限制商標(biāo)權(quán)人的部分權(quán)利，并強化未注冊商標(biāo)的保護，但由于對商標(biāo)先用權(quán)的認(rèn)定以及商標(biāo)附加區(qū)別標(biāo)識并未給予細(xì)化，從而使得該條文在司法實踐中難以形成統(tǒng)一，由此本文從法律規(guī)定入手，對商標(biāo)先用權(quán)制度進行深入分析，并給出完善的建議。

二、商標(biāo)先用權(quán)制度的界定

（一）在先使用商標(biāo)必須具有一定影響

根據(jù)商標(biāo)法第59條第三款規(guī)定，商標(biāo)先用人以商標(biāo)先用權(quán)對抗商標(biāo)權(quán)人就必須符合該商標(biāo)具有一定影響。由此，商標(biāo)具有一定影響對于商標(biāo)先用權(quán)的獲得就尤為重要。為了統(tǒng)一和規(guī)范“商標(biāo)具有一定影響的認(rèn)定”，在2010年《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》的18條對于“一定影響”予以規(guī)定，即：在中國境內(nèi)實際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo)，即應(yīng)認(rèn)定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。有證據(jù)證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的，可以認(rèn)定其有一定影響。在青島君橙傳媒科技有限公司等與國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)行政糾紛案中，[1]法院也引用了該規(guī)定對于“一定影響”進行認(rèn)定。

通過對司法實踐中，法官對于“一定影響”的判斷進行梳理可知，法院在判斷“一定影響”主要是通過在先商標(biāo)的客觀使用以及對于相關(guān)公眾的影響進行綜合判斷。例如在阜陽市潁州區(qū)舞之林課外教育培訓(xùn)中心有限公司與亳州市舞之林文化傳媒有限公司案中 ，[2]法官認(rèn)為舞之林課外教育培訓(xùn)中心有限公司使用“舞之林”已經(jīng)多年，并且參加多次省、市級的文娛演出活動，因此具備一定影響力。然而在泰州萬仕道企業(yè)管理有限公司和山東職來職往人力資源管理服務(wù)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，[3]法院在判斷在先使用商標(biāo)的一定影響力卻是通過倒推法，即：由于山東高速集團濟南分公司、濟南熱力工程公司、山東畫院等單位均系山東省內(nèi)的知名單位，并持續(xù)使用了“職來職往”字樣，因而已經(jīng)使得“職來職往”在山東人力資源市場具有一定影響。由此可以看出，在司法實踐中法院會根據(jù)個案的情況調(diào)整衡量商標(biāo)影響力的標(biāo)準(zhǔn)，不同法域?qū)τ谠谙仁褂貌⒕哂幸欢ㄓ绊懥ι虡?biāo)的認(rèn)定難以達成統(tǒng)一。[4]在不同的案件中，法官通過客觀證據(jù)加上主觀認(rèn)定來進行判斷，這就導(dǎo)致了對于商標(biāo)“一定影響力”的認(rèn)定界限模糊。筆者認(rèn)為，惡意搶注他人在先使用商標(biāo)的行為就足以認(rèn)定該商標(biāo)具有一定影響力。因為若存在商標(biāo)被惡意搶注情形，該行為就說明此商標(biāo)具有一定影響力，否則他人并不會耗時耗力進行搶注。[5]

（二）原使用范圍的判斷

在阿迪達斯公司與晉江市麥克格雷迪公司確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，[6]法院綜合評價了商標(biāo)先用人對該商標(biāo)的具體使用類別、地點和方式，來判斷商標(biāo)先用人是否在原范圍內(nèi)使用該商標(biāo)。在信息時代中，商標(biāo)商品又可劃分為線上和線下，線上商標(biāo)先用權(quán)所涉及的范圍不應(yīng)當(dāng)延伸到線下市場，而線下市場的在先使用商標(biāo)商品應(yīng)當(dāng)限于線下，若擴展到線上，無疑會擴大其原使用范圍。[7]筆者認(rèn)為，之所以保護先用未注冊商標(biāo)是因為該商標(biāo)在一定范圍內(nèi)通過使用，從而在相關(guān)公眾中形成了特定聯(lián)系，并且在特定范圍內(nèi)形成了商譽。理應(yīng)對應(yīng)給與在先未注冊商標(biāo)予以有限的保護，但為了保護商標(biāo)權(quán)人的合法利益，不應(yīng)允許在先未注冊人延伸原使用范圍。此處的原使用范圍應(yīng)當(dāng)做擴大解釋，應(yīng)當(dāng)包括以下幾個方面：其一，地理位置上的原使用范圍；其二，使用商標(biāo)商品或服務(wù)所涉及的原使用范圍；其三，線上銷售渠道或平臺涉及的原使用范圍。

（三）商品和商標(biāo)具有相同或者類似性

根據(jù)《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定，使用商標(biāo)先用抗辯的前提之一就是雙方商標(biāo)要相同或相似并且用于相同或類似商品上。在司法實踐中，由于商品的多樣化以及功能的復(fù)雜化，從而導(dǎo)致商標(biāo)商品相同或類似的判斷相較于商標(biāo)本身相同或類似的判斷更為復(fù)雜。在深圳市索愛智能電器有限公司與廣州市昂達信息科技有限公司商標(biāo)糾紛案中，[8]法院結(jié)合商標(biāo)商品分類號以及是否導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆來判斷商品相同或類似性。當(dāng)然，在司法實踐中，使用尼斯分類表對于商品分類的劃分來認(rèn)定兩商標(biāo)商品的相同或相似具有可行性，因為尼斯分類表是根據(jù)《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類尼斯協(xié)定》制定的商標(biāo)類目分類表，其劃分具有一定的科學(xué)性。這一方面能夠防止商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利范圍過大，另一方面也體現(xiàn)出商標(biāo)商品在市場流通，為了保護公共利益，避免相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)是理所應(yīng)當(dāng)。

（四）在先使用商標(biāo)的時間判斷

對于商標(biāo)先用抗辯權(quán)形成要件中，在先使用商標(biāo)時間節(jié)點的判斷，應(yīng)當(dāng)同時對比在先使用商標(biāo)與注冊商標(biāo)首次投入市場的使用時間，比較的起點要相同。在新興縣鮮仙樂公司與廣東佳寶公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，[9]法院也認(rèn)為在先商標(biāo)的使用必須既早于涉案商標(biāo)申請注冊的時間又早于涉案商標(biāo)被實際使用的時間。在先使用商標(biāo)與注冊商標(biāo)的時間判斷，不應(yīng)當(dāng)僅局限于對比商標(biāo)權(quán)人注冊商標(biāo)的申請日期，還應(yīng)當(dāng)擴大到商標(biāo)權(quán)人首次使用商標(biāo)的時間。這也是對于商標(biāo)權(quán)人的保護，倘若商標(biāo)權(quán)人在未注冊商標(biāo)期間對商標(biāo)進行使用，這個使用的過程本身就是具有正當(dāng)性的，如果對這個階段的商標(biāo)不加以保護，必然會有失公平。

（五）在先使用商標(biāo)行為的持續(xù)性

企業(yè)在經(jīng)營活動中對于商標(biāo)的持續(xù)使用是該商標(biāo)具有價值的基礎(chǔ)，同時也是商標(biāo)與企業(yè)和相關(guān)公眾形成特定聯(lián)系的重要原因。[10]商標(biāo)之所以有價值是因為企業(yè)將其投入市場，通過后期的廣告、媒體等方式的宣傳，然后該商標(biāo)在企業(yè)的使用中標(biāo)志著該企業(yè)商品或者服務(wù)的質(zhì)量、信譽等，并與相關(guān)公眾之間形成特定的關(guān)聯(lián)。在余曉華與商評委、成都同德福合川桃片公司商標(biāo)爭議案中，[11]法院認(rèn)為雖然余曉華在半世紀(jì)前使用核桃商品，并在市場中產(chǎn)生了一定的商譽，形成了較高的知名度，但其后的半世紀(jì)時間里停止使用“同德?！鄙虡I(yè)標(biāo)識，因而導(dǎo)致該商業(yè)標(biāo)識的使用不具有持續(xù)性，從而導(dǎo)致該商業(yè)標(biāo)識不具有一定影響力。由此可知，在司法實踐中，對于在先商標(biāo)持續(xù)性的要求并未給予細(xì)化，而是綜合在先商標(biāo)的影響力、商譽以及是否構(gòu)成相關(guān)公眾混淆來綜合進行判斷。

三、商標(biāo)先用權(quán)的法律限制

（一）使用地域的限制

在先商標(biāo)使用地域的限制體現(xiàn)了一國知識產(chǎn)權(quán)收益最大化的考量和公平競爭秩序的維護。[12]商標(biāo)先用人在某一區(qū)域內(nèi)具有一定影響力，但在其他的區(qū)域由于并沒有將產(chǎn)品或者服務(wù)投入該區(qū)域的市場，所以在其他區(qū)域并不具有影響力，同時若商標(biāo)先用人是通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進行銷售，則在劃分使用地域時，應(yīng)當(dāng)限制于已經(jīng)涉及的銷售平臺種類。

為了實現(xiàn)商標(biāo)共存，同時保護商標(biāo)權(quán)人以及商標(biāo)先用人的權(quán)益，避免相關(guān)公眾混淆，理應(yīng)對在先使用商標(biāo)進一步限定在原使用地域范圍內(nèi)享有商標(biāo)先用抗辯權(quán)。若商標(biāo)先用人可脫離原使用地域范圍，這不僅會侵害商標(biāo)權(quán)人對于該商標(biāo)在國內(nèi)的獨占權(quán)，并可能“架空”商標(biāo)注冊保護制度，而且還容易導(dǎo)致相關(guān)公眾就該商標(biāo)商品產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。因此商標(biāo)先用人對其商標(biāo)的使用理應(yīng)受到使用地域的限制。

（二）使用類別的限制

根據(jù)我國商標(biāo)法的規(guī)定，個人、法人或者其他機構(gòu)可以通過繳納一定的費用向商標(biāo)局提起商標(biāo)注冊申請，當(dāng)商標(biāo)通過申請后，該申請人就享有了該商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，該商標(biāo)就可以受到商標(biāo)法的保護。[13]商標(biāo)權(quán)人通過花費了大量財力、人力和物力去注冊商標(biāo)并且等待超過一年的時間才可以拿到商標(biāo)證書，然而商標(biāo)先用人并沒有走花費相應(yīng)的財力、人力和時間去相應(yīng)的程序。如果商標(biāo)先用人可以在商標(biāo)權(quán)人注冊的其他類別進行擴展使用，那么無疑是對于商標(biāo)權(quán)人商標(biāo)權(quán)的挑戰(zhàn)，并且縮小了商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)權(quán)，不利于市場競爭和國家知識產(chǎn)權(quán)的推廣。[14]

商標(biāo)先用人如果將其商標(biāo)擴展使用到商標(biāo)權(quán)人注冊使用的其他類別。那么該商標(biāo)先用人的商標(biāo)至少在以下兩個方面不符合商標(biāo)法第59條第3款的規(guī)定：1、擴展使用到其他類別的商標(biāo)在該類別領(lǐng)域?qū)儆谌碌纳虡?biāo)，因此不具備相當(dāng)影響力條件；2、在先使用商標(biāo)擴展到商標(biāo)權(quán)人注冊的類別，那么在該領(lǐng)域該商標(biāo)就不屬于在先使用，因為在該領(lǐng)域商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)已經(jīng)有所使用了。但若商標(biāo)先用人欲擴展的類別與商標(biāo)權(quán)人注冊的類別并不相同或類似，那么筆者認(rèn)為商標(biāo)先用人的商標(biāo)在該范圍是可以擴展的。第一，注冊商標(biāo)并不屬于馳名商標(biāo)，不能夠進行跨類保護，因此商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止他人擴展使用該商標(biāo)到不同類別；第二，就相關(guān)公眾而言，由于在先使用商標(biāo)拓展到不同類別，因此面對的相關(guān)公眾與原使用范圍的相關(guān)公眾群體并不相同，就新類別產(chǎn)品的相關(guān)公眾并不會因兩商標(biāo)的相同或類似而產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。因此商標(biāo)先用人可以擴展使用該商標(biāo)到不相同或相似類別的產(chǎn)品中。

（三）在先使用商標(biāo)附加區(qū)別性標(biāo)記

商標(biāo)權(quán)人有權(quán)要求在先使用并具有一定影響的商標(biāo)附加區(qū)別標(biāo)志，主要在于區(qū)別兩者商標(biāo)，避免相關(guān)公眾對兩者商標(biāo)產(chǎn)生混淆或者誤認(rèn)。如果商標(biāo)權(quán)人不能要求商標(biāo)先用人對其商標(biāo)附加區(qū)別標(biāo)識，兩者商標(biāo)在市場中共存，那么由于兩者商標(biāo)相同或類似，可能就會導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)人商標(biāo)淡化。然而添加區(qū)別標(biāo)識對于商標(biāo)權(quán)人來說是有限的救濟方法，目的是為了區(qū)別雙方商標(biāo)，達到共存。[15]商標(biāo)在市場中的價值體現(xiàn)就在于區(qū)別商品或者服務(wù)的來源，如果兩個相同或者類似的商標(biāo)在市場中共存，并且在相同的產(chǎn)品或者服務(wù)上，那么相關(guān)公眾在該類產(chǎn)品或者服務(wù)中進行消費時，就可能對其產(chǎn)品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，并不能有效的識別出該商標(biāo)商品或者服務(wù)的來源。這便會導(dǎo)致公眾為了避免消費錯誤而選擇此類產(chǎn)品或者服務(wù)的替代品，由此對于商標(biāo)權(quán)人來說是十分不利的。

四、建議

第一，規(guī)范在先使用商標(biāo)“一定影響”認(rèn)定的最低標(biāo)準(zhǔn)。雖然我國《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第18條對于商標(biāo)“一定影響”的認(rèn)定有所規(guī)定，但在具體的司法實踐中，法院對于個案的商標(biāo)“一定影響”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)存在差異。為了避免同案不同判以及法官的自由裁量權(quán)過大，應(yīng)當(dāng)規(guī)制在先使用商標(biāo)“一定”影響認(rèn)定的最低標(biāo)準(zhǔn)。

第二，嚴(yán)格限制商標(biāo)先用權(quán)的適用。我國商標(biāo)法第32條是商標(biāo)注冊時對在先具有一定影響力的商標(biāo)予以保護，而商標(biāo)法第59條第3款則是法律賦予商標(biāo)先用人對抗商標(biāo)權(quán)人的抗辯權(quán)，并且為了進一步保護他人在先使用并具有一定影響力的商標(biāo)，第68條還規(guī)定了惡意申請和惡意訴訟的處罰。由此可知，商標(biāo)法對于符合法律規(guī)定的商標(biāo)先用的人商標(biāo)保護貫穿于商標(biāo)注冊時、商標(biāo)注冊后以及商標(biāo)訴訟時，既然諸多環(huán)節(jié)中商標(biāo)先用人均可主張權(quán)利，那么不應(yīng)當(dāng)將第59條第3款商標(biāo)先用權(quán)標(biāo)準(zhǔn)放低，否則可能導(dǎo)致商標(biāo)先用人權(quán)利濫用。

第三，注重區(qū)別標(biāo)識，避免相同或類似商標(biāo)商品共存。在司法實踐中，雖然商標(biāo)先用人以在先使用并具有一定影響的商標(biāo)進行抗辯，而得到法院的支持，但在后續(xù)的添加區(qū)別標(biāo)識中，為了避免相同或類似商標(biāo)商品共存，而導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆或誤認(rèn)，商標(biāo)先用人應(yīng)當(dāng)及時添加區(qū)別標(biāo)識。商標(biāo)權(quán)人為了維護自身的合法權(quán)益，也應(yīng)當(dāng)積極配合和督促商標(biāo)先用人及時添加區(qū)別標(biāo)識。

參考文獻：

[1]參見北京市高級人民法院（2021）京行終2299號二審行政判決書.

[2]參見安徽省高級人民法院（2020）皖民終889號二審民事判決書.

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[15]WRCORNISH.Intellectual Property（3rd ed）［M］.London: Sweet＆Maxwell，1996: 630

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉川 重慶理工大學(xué)重慶知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)先用權(quán)的法律適用（點擊標(biāo)題查看原文）

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