缺乏顯著性商標(biāo)的注冊(cè)、保護(hù)與思考

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作者：李鴻儒 中國好麗友

原標(biāo)題：缺乏顯著性商標(biāo)的注冊(cè)、保護(hù)與思考

顯著性是商標(biāo)的基本特征。標(biāo)志必須具備顯著性，才能夠獲得核準(zhǔn)注冊(cè)，維持商標(biāo)注冊(cè)的狀態(tài)，受到商標(biāo)法的保護(hù)，禁止他人使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。

概述

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審查審理標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》中對(duì)商標(biāo)顯著性解釋為，是商標(biāo)標(biāo)志獲得商標(biāo)注冊(cè)的前提條件，是指商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具備的足以使相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)來源的特征，具體來講，是指商標(biāo)能夠使得消費(fèi)者識(shí)別、記憶，進(jìn)而發(fā)揮指示商品或服務(wù)來源的功能與作用。商標(biāo)的顯著性既可以是固有顯著性，也可以通過使用取得。

《中華人民共和國商標(biāo)法》第十一條規(guī)定，下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。

由此可見，顯著性是商標(biāo)的基本特征。標(biāo)志必須具備顯著性，才能夠獲得核準(zhǔn)注冊(cè)，維持商標(biāo)注冊(cè)的狀態(tài)，受到商標(biāo)法的保護(hù)，禁止他人使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。

缺乏顯著性商標(biāo)的注冊(cè)

顯著性是商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)的前提條件。根據(jù)《商標(biāo)法》第十一條的規(guī)定，缺乏固有顯著性的商標(biāo)無法獲得商標(biāo)注冊(cè)，除非商標(biāo)通過大量的使用取得顯著特征。但是使用取得顯著特征這種方式對(duì)標(biāo)志使用所需達(dá)到的知名程度的要求非常高，一般情況下標(biāo)志使用需要達(dá)到馳名商標(biāo)的程度。如果企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營中對(duì)商標(biāo)無法達(dá)到知名度的使用標(biāo)準(zhǔn)，則往往難以通過注冊(cè)程序獲得商標(biāo)專用權(quán)。

這種情況下，企業(yè)還可以通過增加設(shè)計(jì)特征（顯著要素）的方式提升商標(biāo)的整體顯著性，比如對(duì)于缺乏顯著性的標(biāo)志與其他具有顯著特征的文字、圖形等相結(jié)合或者提升缺乏顯著性標(biāo)志本身的設(shè)計(jì)感等方式。需要注意的是，增加設(shè)計(jì)特征僅為一種可供選擇的方式，增加設(shè)計(jì)特征后能否符合商標(biāo)法顯著性的標(biāo)準(zhǔn)獲得核準(zhǔn)注冊(cè)，還需要經(jīng)過國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查檢驗(yàn)。

缺乏顯著性商標(biāo)的保護(hù)

原本缺乏固有顯著性的商標(biāo)即使通過使用或增加設(shè)計(jì)特征的方式增強(qiáng)顯著性，獲得了核準(zhǔn)注冊(cè)，商標(biāo)權(quán)保護(hù)范圍仍往往存在天然的缺陷（為了方便指代和理解，以“固有顯著性較弱的注冊(cè)商標(biāo)”特指前述克服固有顯著性缺陷獲得核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)）。

首先，對(duì)于使用獲得顯著性的商標(biāo)，一般情況下使用獲得的顯著性不應(yīng)強(qiáng)于具有固有顯著性的商標(biāo)，對(duì)使用獲得顯著性商標(biāo)的保護(hù)力度不應(yīng)強(qiáng)于具備固有顯著性的商標(biāo)，當(dāng)然那些具有極高知名度的超級(jí)商標(biāo)不在此列。對(duì)于通過增加設(shè)計(jì)特征而獲得整體顯著性的商標(biāo)，其保護(hù)范圍不應(yīng)當(dāng)包括非顯著特征部分，即僅限于商標(biāo)的顯著特征部分和商標(biāo)的整體表達(dá)。整體顯著性作為一種過渡措施，可以幫助企業(yè)獲得商標(biāo)專用權(quán)，同時(shí)為企業(yè)積累商標(biāo)使用證據(jù)、建立和強(qiáng)化相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)與商品或服務(wù)間對(duì)應(yīng)關(guān)系的認(rèn)知預(yù)留出時(shí)間，以彌補(bǔ)商標(biāo)自身缺陷。

其次，固有顯著性較弱的注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)范圍受到合理使用抗辯的限制。對(duì)于原本屬于公有領(lǐng)域的、用來直接描述產(chǎn)品特點(diǎn)的詞匯，即便經(jīng)“加工”核準(zhǔn)注冊(cè)為商標(biāo)，也不能阻止他人通過描述性使用等方式對(duì)非顯著特征部分進(jìn)行合理使用。當(dāng)然，這種合理使用不能超過必要的限度，原則上不應(yīng)當(dāng)使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的表達(dá)，如果所謂的“合理使用”造成了消費(fèi)者的混淆、誤認(rèn)，則必然落入注冊(cè)商標(biāo)禁用權(quán)的范圍，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

缺乏顯著性商標(biāo)的思考

對(duì)缺乏顯著性商標(biāo)的探討，也引發(fā)了筆者關(guān)于另一個(gè)問題的思考：原本缺乏固有顯著性的商標(biāo)獲得核準(zhǔn)注冊(cè)后，對(duì)于與其主體內(nèi)容相同但設(shè)計(jì)不同的其他缺乏顯著性商標(biāo)的在后申請(qǐng)，是否可以核準(zhǔn)注冊(cè)呢？我們需要根據(jù)商標(biāo)具體的類型和情況具體分析。

對(duì)于使用獲得顯著性的注冊(cè)商標(biāo)，雖然顯著性相對(duì)較弱，但作為注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)能夠阻擋在后相同或近似商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)，只是在商標(biāo)近似的認(rèn)定中對(duì)標(biāo)志近似度的要求相對(duì)較高。

對(duì)于與具有顯著特征部分相結(jié)合獲得整體顯著性的注冊(cè)商標(biāo)，理應(yīng)能夠阻擋與其顯著特征部分近似及與整體商標(biāo)近似的商標(biāo)申請(qǐng)。對(duì)于其非顯著特征部分，在維權(quán)時(shí)存在限制，但對(duì)于在后商標(biāo)申請(qǐng)亦可能發(fā)揮阻擋作用。

例如在贛州米伽素美容有限公司與國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政訴訟案件中我們可以看到：引證商標(biāo)一第5383731號(hào)“”商標(biāo)、引證商標(biāo)二第5383748號(hào)“”商標(biāo)核定使用在醫(yī)藥咨詢服務(wù)、美容院服務(wù)等服務(wù)上。商標(biāo)中的“pure beauty”部分，僅直接表示了指定服務(wù)上的內(nèi)容、目的等特點(diǎn)，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。但因與顯著特征部分“watsons”相結(jié)合，商標(biāo)整體具備顯著性而獲得核準(zhǔn)注冊(cè)。雖然引證商標(biāo)一、二的“pure beauty”部分不具有顯著性，但依然能夠?qū)υ诤蟮牡?1226248號(hào)“”訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)發(fā)揮阻擋作用。究其原因，一方面“”使用在指定服務(wù)上本身缺乏顯著性，訴爭(zhēng)商標(biāo)已經(jīng)違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定。另一方面在商標(biāo)近似的判斷中引證商標(biāo)一、二與訴爭(zhēng)商標(biāo)的“pure beauty”字母構(gòu)成相同，且引證商標(biāo)一、二的“pure beauty”突出顯示，訴爭(zhēng)商標(biāo)的“pure beauty”與“素顏美”相對(duì)獨(dú)立。最終一審判決中法院認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）項(xiàng)、第三十條、第三十一條的規(guī)定，駁回原告訴訟請(qǐng)求。

對(duì)于提升設(shè)計(jì)感獲得顯著性的注冊(cè)商標(biāo)，顯著性較弱，且顯著特征主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)上。那么對(duì)于在后申請(qǐng)，是應(yīng)當(dāng)從公平的角度出發(fā)，同樣允許其他設(shè)計(jì)形式的商標(biāo)獲得注冊(cè)，不同設(shè)計(jì)形式的商標(biāo)在行政程序中劃分權(quán)利邊界。還是應(yīng)當(dāng)無論商標(biāo)出身（顯著性強(qiáng)弱）如何，均遵循申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t和商標(biāo)審查審理標(biāo)準(zhǔn)呢？比如說對(duì)于與注冊(cè)商標(biāo)“”字母相同但字體設(shè)計(jì)不同的在后商標(biāo)申請(qǐng)，同樣可以成功注冊(cè)嗎？

商標(biāo)權(quán)不僅保護(hù)權(quán)利人的利益，還需要平衡社會(huì)公眾的利益，因此會(huì)在某些特定情形下對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利范圍進(jìn)行合理限縮。由于商標(biāo)的主要作用是識(shí)別商品或服務(wù)的來源，對(duì)于提升設(shè)計(jì)感獲得顯著性的注冊(cè)商標(biāo)，一般情況下消費(fèi)者很難實(shí)現(xiàn)區(qū)分。特別是實(shí)際產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域，又沒有其他企業(yè)或品牌商標(biāo)幫助提升識(shí)別度的情況下，非常容易造成消費(fèi)者的混淆。因此從公共利益的角度出發(fā)，商標(biāo)一旦核準(zhǔn)注冊(cè)就應(yīng)當(dāng)能夠發(fā)揮對(duì)在后相同或近似商標(biāo)申請(qǐng)的阻擋作用。具體案件中應(yīng)當(dāng)考慮設(shè)計(jì)形式的獨(dú)特性和可區(qū)別性，以商標(biāo)審查審理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定作為認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。 

后記

對(duì)于商標(biāo)缺乏固有顯著性的問題，企業(yè)往往會(huì)更關(guān)注商標(biāo)權(quán)的取得。然而在企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)營和發(fā)展中，商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后的維權(quán)空間同樣非常重要。因此在品牌命名和商標(biāo)申請(qǐng)之初，企業(yè)就應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)的權(quán)利缺陷和可接受程度，制定相應(yīng)的品牌發(fā)展計(jì)劃，積累商標(biāo)使用證據(jù)，以及當(dāng)缺陷難以接受時(shí)品牌的延續(xù)方案等。

（謹(jǐn)以本文，希望可以獲得業(yè)界對(duì)缺乏顯著性商標(biāo)更多的關(guān)注和討論，幫助企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理和品牌建設(shè)。）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李鴻儒 中國好麗友

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：缺乏顯著性商標(biāo)的注冊(cè)、保護(hù)與思考（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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