新書推薦 |《美國專利審查操作指南——可專利性》

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

原標題：新書推薦 |《美國專利審查操作指南——可專利性》

本期新書推薦是由國家知識產(chǎn)權(quán)局國際合作司、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局審查業(yè)務管理部組織翻譯的《美國專利審查操作指南——可專利性》。

美國專利商標局頒布的《專利審查操作指南》是其進行發(fā)明專利審查的指導性文件，類似于中國國家知識產(chǎn)權(quán)局制定的《專利審查指南》。其中“可專利性”章節(jié)涵蓋對發(fā)明專利實質(zhì)性審查的主要規(guī)則，是全書中與審查工作結(jié)合最緊密的章節(jié)。近年來，該章節(jié)在涉及新興技術(shù)的審查方面做了多次適應性修訂，援引了大量復審、無效和司法判例。了解其修訂的背景、經(jīng)過和內(nèi)容，對完善我國相關(guān)領(lǐng)域?qū)彶闃藴?，更好地支撐?chuàng)新型國家建設(shè)具有重要的借鑒意義。

中國國家知識產(chǎn)權(quán)局長期跟蹤國外審查工作動態(tài)，本次組織對美國MPEP的“可專利性”章節(jié)首次進行系統(tǒng)、全面的翻譯，希望能使讀者了解美國專利制度，了解美國專利的可專利性標準，以啟迪思維，開闊眼界。

相對于美國判決文書中動輒萬言的長篇大論，MPEP中對判例的摘編言簡意賅、可讀性更強——能以寥寥數(shù)語將相關(guān)主題的基本事實和爭議焦點交代清楚，同時又不失嚴謹——對于法院或上訴委員會作出的相關(guān)重要結(jié)論，一律嚴格引證原文，哪怕是一個著重標記的添加都作說明。更難能可貴的是，這些判例摘編并不是以附錄形式堆砌在書末，而是依照MPEP的行文邏輯裁剪編排、貫穿始終，融合在MPEP所構(gòu)建的操作規(guī)范之中。

所選版本為美國專利商標局官網(wǎng)上公布的第九版MPEP（2017年8月修訂）。為便于讀者理解，譯者在參考《元照英美法詞典》等權(quán)威資料的基礎(chǔ)上，對晦澀難懂的法律或技術(shù)術(shù)語增補腳注說明（原文無腳注），而對于國內(nèi)尚無共識的新術(shù)語，也用腳注解釋確定較佳譯法的理由，供讀者參考，如“inventive concept”為什么更適合翻譯成“發(fā)明構(gòu)思”而不宜翻譯成“創(chuàng)造性概念”或者“發(fā)明概念”等新名詞。

本書譯者皆是長期從事專利實審或復審工作的人員，同時大都是國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局國際型審查人才美國組的成員。

本譯稿在內(nèi)刊初版的基礎(chǔ)上又做了大幅度的勘誤與潤色，力求準確。譯者的學識、精力有限，難免還會有諸多謬誤與不當，歡迎有識之士批評指正，我們同樣真誠地希望以自己的綿薄之力，主動發(fā)掘工作的樂趣與意義，為社會開拓累積更多有益的價值。

本書適合專利申請人、專利代理師、律師、審查員及相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜?、學者閱讀。

《美國專利審查操作指南——可專利性》

組織翻譯：國家知識產(chǎn)權(quán)局國際合作司、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局審查業(yè)務管理部

出版：知識產(chǎn)權(quán)出版社“來出書”平臺

ISBN：978-7-5130-7771-2

定價：180.00元

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圖書簡介：

本書節(jié)選翻譯《美國專利審查操作指南（MPEP）》2100章“可專利性”（patentability）部分。該章節(jié)內(nèi)容相對獨立，主要是對《美國專利法》101條（專利保護的主題）、102條（新穎性）、103條（非顯而易見性）和112條（清楚完整）等最重要的實體法條的解讀與適用，不僅與我國的對應法條高度相關(guān)，還涵蓋了我國專利法中實用性、優(yōu)先權(quán)、單一性、修改超范圍、必要技術(shù)特征等重要實體條款涉及的內(nèi)容，因此對于我國專利申請與審查及學術(shù)研究均有重要的參考價值。

作者簡介：

編委會

主任：甘紹寧

副主任：白光清、魏保志、原琪、雷春海

編委：楊成睿、張小鳳、陳曦、吳蕓、黃嘉、趙爽、劉偉林、馬歡

翻譯、審校人員

翻譯人員：俞翰政、杜衡、李林霞、周文娟、宋曉暉、劉曉靜、安蕾、孫潔

校對人員：俞翰政、李是珅、耿曉芬、盛晗煜

統(tǒng)稿：杜衡

目錄節(jié)選：

2101-2102(預留)

2103專利審查程序(2017.08修訂)

2104可專利的發(fā)明——35 U.S.C.101的要求(2017.08修訂)

2105專利適格的主題——生物主題(2017.08修訂)

2106專利主題適格(2017.08修訂)

2106.01(預留)

2106.02(預留)

2106.03適格步驟1：四種法定主題類別(2017.08修訂)

2106.04適格步驟2：權(quán)利要求是否關(guān)于司法排除對象(2017.08修訂)

2106.05適格步驟2B：權(quán)利要求是否達到明顯超過的程度(2017.08修訂)

2106.06簡要分析(2017.08修訂)

2106.07闡述和證實有關(guān)主題不適格的否決意見(2017.08修訂)

2107關(guān)于申請符合實用性要求的審查指南(2013.11修訂) 

2107.01指導實用性否決意見的一般原則(2015.07修訂)

2107.02與缺乏實用性的審查意見相關(guān)的程序性考慮(2013.11修訂)

2107.03對聲稱的治療或藥理效用的特殊考慮因素(2012.08修訂)

2108-2110(預留)

2111權(quán)利要求的解釋；最寬泛合理解釋(2015.07修訂)

2111.01通常含義(2017.08修訂)

2111.02前序部分的作用(2012.08修訂)

2111.03連接短語(2017.08修訂)

2111.04“適應”“適于”“其中”“由此”及條件從句(2017.08修訂)

2111.05功能性和非功能性描述材料(2017.08修訂)

2112基于固有屬性的否決意見的要求;證明責任(2015.07修訂)

2112.01組合物、產(chǎn)品和裝置權(quán)利要求(2015.07修訂)

2112.02方法權(quán)利要求(2015.07修訂)

2113方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求(2017.08修訂)

2114裝置和物品權(quán)利要求——功能性語言(2015.07修訂)

2115被裝置加工的材料或物品(2015.07修訂)

2116 (預留)

2116.01新穎的、非顯而易見的原材料或最終產(chǎn)品(2012.08修訂)

2117馬庫什權(quán)利要求(2017.08修訂)

2118-2120(預留)

…………

2181 識別并解釋涉及35 U.S.C.112（f）或Pre-AIA 35 U.S.C.112第六款的限定 (2017.08修訂)

2182現(xiàn)有技術(shù)檢索及識別(2017.08修訂)

2183建立關(guān)于等同的初證事實(2017.08修訂)

2184在作出初證事實后確定申請人是否盡到了對非等同的舉證責任

(2013.11修訂)

2185 35 U.S.C.112(a)或(b)及Pre-AIA 35 U.S.C.112第一款或第二款的相關(guān)問題 (2017.08修訂)

2186與等同原則的關(guān)系(2017.08修訂)

2187-2189(預留)

2190關(guān)于申請過程中的過失(2012.08修訂)

附錄一Berkheimer判例備忘錄

附錄二2019年修訂版專利適格主題指南

附錄三2019年10月專利適格主題指南更新

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：新書推薦 |《美國專利審查操作指南——可專利性》（點擊標題查看原文）

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