最高法談 | 平行無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求修改的影響

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原標(biāo)題：平行無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求修改的影響

同一專利權(quán)的多個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序中，專利權(quán)人在其中一個(gè)程序中修改了權(quán)利要求且該修改被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局接受的，以修改前的權(quán)利要求為審查基礎(chǔ)的在后被訴決定引發(fā)的專利確權(quán)行政案件，因?qū)彶榛A(chǔ)已不復(fù)存在而無(wú)繼續(xù)審理之必要。此時(shí)，人民法院應(yīng)當(dāng)撤銷有關(guān)在后被訴決定，但無(wú)需判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。

平行無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求修改的影響

——（2020）最高法知行終93號(hào)

關(guān)鍵詞

實(shí)用新型專利無(wú)效宣告程序修改權(quán)利要求審查基礎(chǔ)

基本案情

上訴人蓋組織管理及投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱蓋組織公司）與被上訴人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、原審第三人深圳納斯威電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱納斯威公司）實(shí)用新型專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案中，涉及申請(qǐng)?zhí)枮?01390000237.9、名稱為“頭發(fā)矯直刷”的實(shí)用新型專利（以下簡(jiǎn)稱本專利）。

專利權(quán)人為蓋組織公司。納斯威公司請(qǐng)求宣告本專利無(wú)效。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第30338號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱被訴決定），宣告本專利無(wú)效。

蓋組織公司不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（以下簡(jiǎn)稱一審法院）提起訴訟，請(qǐng)求判令撤銷被訴決定并責(zé)令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。

一審法院認(rèn)為，被訴決定審理基礎(chǔ)為本專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求，而蓋組織公司在針對(duì)本專利的另一無(wú)效程序中修改了前述權(quán)利要求且該修改后的權(quán)利要求已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局接受，因此被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義，判決駁回蓋組織公司的訴訟請(qǐng)求。

蓋組織公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張?jiān)谏婕氨緦＠膬蓚€(gè)無(wú)效決定均未生效的情況下，本專利的另一無(wú)效決定并未導(dǎo)致本案被訴決定的審查基礎(chǔ)發(fā)生變化，仍應(yīng)對(duì)本案被訴決定作實(shí)質(zhì)審理。

最高人民法院于2020年12月3日撤銷一審判決和被訴決定，駁回蓋組織公司的其他上訴請(qǐng)求。

裁判意見(jiàn)

最高人民法院二審認(rèn)為，在涉及同一專利權(quán)的多個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序中，專利權(quán)人在其中一個(gè)程序中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，且該修改符合專利法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)視為專利權(quán)人對(duì)原權(quán)利要求的放棄。

專利權(quán)人對(duì)其權(quán)利的處分，必然會(huì)對(duì)其他尚未完成的、涉及同一專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查行政程序及后續(xù)的行政訴訟程序產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

在另案無(wú)效決定涉及的無(wú)效宣告請(qǐng)求程序中，蓋組織公司作為專利權(quán)人修改了權(quán)利要求書(shū)且已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局接受，修改方式為刪除權(quán)利要求1、4、9，將權(quán)利要求1、4、9合并為新的權(quán)利要求1，并相應(yīng)修改其余權(quán)利要求的編號(hào)和引用關(guān)系。

上述修改構(gòu)成對(duì)其修改前的權(quán)利要求的放棄，必然會(huì)對(duì)同時(shí)正在進(jìn)行中的無(wú)效宣告請(qǐng)求程序，即本案涉及的無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

在此情況下，本案的無(wú)效請(qǐng)求審查程序不應(yīng)再基于本專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求書(shū)即修改前的權(quán)利要求繼續(xù)審查并作出決定。

另案無(wú)效決定于2016年10月18日作出，宣告本專利權(quán)全部無(wú)效，而國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局又基于授權(quán)公告時(shí)即修改前的權(quán)利要求于同月19日作出本案被訴決定宣告本專利全部無(wú)效。

本案被訴決定作出時(shí)，其審查基礎(chǔ)實(shí)質(zhì)上已不復(fù)存在而無(wú)繼續(xù)審查之必要，故應(yīng)對(duì)已作出的被訴決定予以撤銷，且國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局也無(wú)需重新作出決定。

一審判決關(guān)于被訴決定的審理基礎(chǔ)已經(jīng)發(fā)生變化，針對(duì)被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義的認(rèn)定正確，但未對(duì)本案被訴決定作出處理，予以糾正。

附：判決書(shū)

中華人民共和國(guó)最高人民法院

行政判決書(shū)

（2020）最高法知行終93號(hào)

上訴人（原審原告）：蓋組織管理及投資服務(wù)有限公司（Guy A.Shaked Investments Ltd.）。

代表人：奧利·蓋（Orly Guy），該公司董事兼法律顧問(wèn)。

委托訴訟代理人：孫志敞，北京本慧統(tǒng)道律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人：寧曉，北京本慧統(tǒng)道律師事務(wù)所律師。

被上訴人（原審被告）：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。

法定代表人：申長(zhǎng)雨，該局局長(zhǎng)。

委托訴訟代理人：杜宇，該局審查員。

委托訴訟代理人：趙鑫，該局審查員。

原審第三人：深圳納斯威電子有限公司。

法定代表人：吳西臣，該公司總經(jīng)理。

上訴人蓋組織管理及投資服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱蓋組織公司）因與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、深圳納斯威電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱納斯威公司）實(shí)用新型專利權(quán)無(wú)效行政糾紛一案，不服北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2019年10月21日作出的（2017）京73行初2435號(hào)行政判決，向本院提起上訴。本院于2020年4月9日立案后，依法組成合議庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

蓋組織公司上訴請(qǐng)求：1.撤銷原審判決，改判撤銷國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）作出的第30338號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱被訴決定）；2.判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對(duì)本案重新作出無(wú)效請(qǐng)求審查決定；3.判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局承擔(dān)本案一審、二審的全部訴訟費(fèi)用。事實(shí)和理由：原審判決事實(shí)認(rèn)定不清、適用法律不正確。本案涉及申請(qǐng)?zhí)枮?01390000237.9，名稱為“頭發(fā)矯直刷”的發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱本專利），原審判決中關(guān)于“被訴決定的審理基礎(chǔ)已經(jīng)發(fā)生變化，針對(duì)被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義”的認(rèn)定不能成立。首先，在本專利的兩個(gè)無(wú)效案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)緊密相關(guān)的情況下，涉案被訴決定對(duì)另一個(gè)無(wú)效決定的審判結(jié)果具有實(shí)質(zhì)性的影響，針對(duì)被訴決定的審理仍具有實(shí)質(zhì)意義。其次，在涉及本專利的兩個(gè)無(wú)效決定均未生效的情況下，本專利的另一個(gè)決定并沒(méi)有導(dǎo)致涉案被訴決定的審查基礎(chǔ)發(fā)生變化，原審法院仍應(yīng)對(duì)被訴決定進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的審理和判決。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辯稱：同意原審判決，請(qǐng)求駁回上訴，維持原判。

納斯威公司述稱：請(qǐng)求駁回上訴，維持原判。

蓋組織公司向原審法院提起訴訟，原審法院于2017年8月13日立案受理。蓋組織公司起訴請(qǐng)求：撤銷被訴決定，并責(zé)令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原審辯稱：被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求依法駁回蓋組織公司的訴訟請(qǐng)求。

納斯威公司原審述稱：被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求依法駁回蓋組織公司的訴訟請(qǐng)求。

原審法院經(jīng)審理查明：本專利系申請(qǐng)?zhí)枮?01390000237.9，名稱為“頭發(fā)矯直刷”的發(fā)明專利。其申請(qǐng)日為2013年5月16日，優(yōu)先權(quán)日為2012年5月17日、2013年1月6日，授權(quán)公告日為2015年1月14日，專利權(quán)人為蓋組織公司。

本專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求書(shū)如下：

“1.一種頭發(fā)矯直刷，其特征在于，包括：

多個(gè)加熱件，所述加熱件從所述頭發(fā)矯直刷表面伸出，并以一設(shè)定密度分散在所述頭發(fā)矯直刷表面的至少一部分上；及

多個(gè)間隔件，所述間隔件用于使所述加熱件的突出末端與所刷頭皮之間保持一與所述間隔件的恢復(fù)力相關(guān)的設(shè)定距離，并以所述設(shè)定密度分散在所述頭發(fā)矯直刷表面的至少一部分上，所述設(shè)定密度用于保證所述設(shè)定距離得以保持。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件的突出末端與所刷頭皮之間的所述設(shè)定距離為1-30毫米。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件的所述設(shè)定密度為0.2-15個(gè)/平方厘米。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，至少一部分所述間隔件連接在對(duì)應(yīng)加熱件的頂端。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，連接于所述對(duì)應(yīng)加熱件的頂端的至少一部分所述間隔件包含一硅帽。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，還包括一加熱源，以加熱所述加熱件。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，至少一部分所述加熱件包含一內(nèi)部的加熱源。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，還包括一控制單元，以控制所述加熱件。

9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述頭發(fā)矯直刷為單面刷。

10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件和所述間隔件的所述設(shè)定密度在所述頭發(fā)矯直刷的表面是變化的，在至少一場(chǎng)景下，所述設(shè)定密度與保持所述加熱件的突出末端和所述頭皮之間的所述設(shè)定距離相關(guān)?！?/p>

針對(duì)本專利權(quán)，納斯威公司于2015年9月21日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出了無(wú)效宣告請(qǐng)求。專利復(fù)審委員會(huì)于2016年10月19日作出被訴決定，宣告本專利權(quán)全部無(wú)效。

此外，納斯威公司還曾于2016年2月1日對(duì)本專利權(quán)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，在該無(wú)效程序中，蓋組織公司修改了權(quán)利要求，在授權(quán)公告文本基礎(chǔ)上，刪除權(quán)利要求1、4、9，將權(quán)利要求1、4、9合并為新的權(quán)利要求1，并相應(yīng)修改其余權(quán)利要求的編號(hào)和引用關(guān)系，修改后權(quán)利要求1-8內(nèi)容如下：

“1.一種頭發(fā)矯直刷，其特征在于，包括：

多個(gè)加熱件，所述加熱件從所述頭發(fā)矯直刷表面伸出，并以一設(shè)定密度分散在所述頭發(fā)矯直刷表面的至少一部分上；及

多個(gè)間隔件，所述間隔件用于使所述加熱件的突出末端與所刷頭皮之間保持一與所述間隔件的恢復(fù)力相關(guān)的設(shè)定距離，并以所述設(shè)定密度分散在所述頭發(fā)矯直刷表面的至少一部分上，所述設(shè)定密度用于保證所述設(shè)定距離得以保持；

其中，至少一部分所述間隔件連接在對(duì)應(yīng)加熱件的頂端；所述頭發(fā)矯直刷為單面刷。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件的突出末端與所刷頭皮之間的所述設(shè)定距離為1-30毫米。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件的所述設(shè)定密度為0.2-15個(gè)/平方厘米。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，連接于所述對(duì)應(yīng)加熱件的頂端的至少一部分所述間隔件包含一硅帽。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，還包括一加熱源，以加熱所述加熱件。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，至少一部分所述加熱件包含一內(nèi)部的加熱源。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，還包括一控制單元，以控制所述加熱件。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的頭發(fā)矯直刷，其特征在于，所述加熱件和所述間隔件的所述設(shè)定密度在所述頭發(fā)矯直刷的表面是變化的，在至少一場(chǎng)景下，所述設(shè)定密度與保持所述加熱件的突出末端和所述頭皮之間的所述設(shè)定距離相關(guān)。”

專利復(fù)審委員會(huì)經(jīng)審查后認(rèn)定蓋組織公司對(duì)本專利權(quán)利要求的修改符合《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，并在修改后的權(quán)利要求的基礎(chǔ)上，于2016年10月18日作出第30358號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱第30358號(hào)決定），宣告本專利權(quán)無(wú)效。

蓋組織公司不服第30358號(hào)決定，起訴至原審法院。

原審法院認(rèn)為，蓋組織公司的訴訟請(qǐng)求是撤銷被訴決定。因被訴決定審理的基礎(chǔ)為本專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求，而在針對(duì)本專利的另一個(gè)無(wú)效案件中，蓋組織公司修改了前述權(quán)利要求，且該修改后的權(quán)利要求已被專利復(fù)審委員會(huì)接受?；诖耍景副辉V決定的審理基礎(chǔ)已經(jīng)發(fā)生變化，針對(duì)被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義。據(jù)此，蓋組織公司要求撤銷被訴決定的訴訟請(qǐng)求原審法院不予支持。

原審法院判決：駁回蓋組織公司的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)100元，由蓋組織公司負(fù)擔(dān)。

二審中，當(dāng)事人沒(méi)有提交新的證據(jù)。

原審法院查明的事實(shí)基本屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。

本院另查明：蓋組織公司不服第30358號(hào)決定向原審法院提起行政訴訟，原審法院于2017年4月10日立案受理，蓋組織公司在該案中的訴訟請(qǐng)求為依法撤銷第30358號(hào)決定并責(zé)令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。原審法院就該案于2019年10月21日作出的（2017）京73行初2434號(hào)行政判決，判決駁回蓋組織公司的訴訟請(qǐng)求。蓋組織公司不服（2017）京73行初2434號(hào)行政判決，向本院提起上訴。本院經(jīng)審理后，已于2020年9月16日作出（2020）最高法知行終358號(hào)行政判決，判決：駁回上訴，維持原判。

本院認(rèn)為，在涉及同一專利權(quán)的多個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序中，專利權(quán)人在其中一個(gè)程序中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，且該修改符合專利法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)視為專利權(quán)人對(duì)原權(quán)利要求的放棄，專利權(quán)人對(duì)其權(quán)利的處分必然會(huì)對(duì)其他尚未完成的，涉及同一專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查行政程序及后續(xù)的行政訴訟程序產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

在第30358號(hào)決定涉及的無(wú)效宣告請(qǐng)求程序中，蓋組織公司作為專利權(quán)人修改了權(quán)利要求書(shū)且已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局接受，修改方式為刪除權(quán)利要求1、4、9，將權(quán)利要求1、4、9合并為新的權(quán)利要求1，并相應(yīng)修改其余權(quán)利要求的編號(hào)和引用關(guān)系,上述修改構(gòu)成對(duì)其修改前的權(quán)利要求的放棄，必然會(huì)對(duì)同時(shí)正在進(jìn)行中的無(wú)效宣告請(qǐng)求程序即本案涉及的無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。在此情況下，本案的無(wú)效請(qǐng)求審查程序不應(yīng)再基于本專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求書(shū)即修改前的權(quán)利要求繼續(xù)審查并作出決定。第30358號(hào)決定于2016年10月18日作出，宣告本專利權(quán)全部無(wú)效，而專利復(fù)審委員會(huì)又基于授權(quán)公告時(shí)即修改前的權(quán)利要求于同月19日作出本案被訴決定宣告本專利權(quán)全部無(wú)效。本案被訴決定作出時(shí)，實(shí)質(zhì)上審查基礎(chǔ)已不復(fù)存在而無(wú)繼續(xù)審查之必要，故應(yīng)對(duì)已作出的被訴決定予以撤銷，且國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局也無(wú)需重新作出審查決定。原審判決關(guān)于被訴決定的審理基礎(chǔ)已經(jīng)發(fā)生變化，針對(duì)被訴決定的審理已不具有實(shí)質(zhì)意義的認(rèn)定正確，但未對(duì)本案被訴決定作出處理，本院予以糾正。

綜上所述，蓋組織公司的上訴請(qǐng)求部分成立。依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第七十條第三項(xiàng)、第八十九條第一款第二項(xiàng)規(guī)定，判決如下：

一、撤銷北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2017）京73行初2435號(hào)行政判決；　

二、撤銷國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出的第30338號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定；

三、駁回蓋組織管理及投資股份有限公司的其他上訴請(qǐng)求。

一審案件受理費(fèi)100元，由蓋組織管理及投資股份有限公司負(fù)擔(dān)。二審案件受理費(fèi)100元，由蓋組織管理及投資股份有限公司負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決。

審判長(zhǎng) 岑宏宇

審判員佘朝陽(yáng)

審判員陳瑞子

二○二○年十二月三日

法官助理諸方卉

書(shū)記員興源

裁判要點(diǎn)

最高法談 | 平行無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求修改的影響

來(lái)源：最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：最高法談 | 平行無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求修改的影響（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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