從企業(yè)經(jīng)營的角度看《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》

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作者：馮建坤 北京超成（成都）律師事務(wù)所

原標(biāo)題：從企業(yè)經(jīng)營的角度看《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》

引言：為了加強(qiáng)商標(biāo)管理，強(qiáng)化商標(biāo)執(zhí)法業(yè)務(wù)指導(dǎo)，統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，2021年12月13日，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)），標(biāo)準(zhǔn)將自2022年1月1日起施行。標(biāo)準(zhǔn)針對的是行政機(jī)關(guān)對違反商標(biāo)管理秩序行為判斷的相關(guān)問題，包括必須使用注冊商標(biāo)的商品、禁止作為商標(biāo)使用的標(biāo)識、馳名商標(biāo)使用、不規(guī)范使用注冊商標(biāo)、假冒注冊商標(biāo)、商標(biāo)標(biāo)識印制、集體/證明商標(biāo)管理及惡意申請商標(biāo)等相關(guān)問題，本文將從企業(yè)經(jīng)營的角度，對標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款進(jìn)行簡要解讀。

一、從事煙草進(jìn)口及電子煙生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，需盡快獲得國內(nèi)注冊商標(biāo)的使用權(quán)

《煙草專賣法》第十九條第一款規(guī)定：“卷煙、雪茄煙和有包裝的煙絲必須申請商標(biāo)注冊，未經(jīng)核準(zhǔn)注冊的，不得生產(chǎn)、銷售。”但對于已經(jīng)在國外注冊商標(biāo)的進(jìn)口香煙，是否還需要獲得國內(nèi)的注冊商標(biāo)，此前并未明確。此次標(biāo)準(zhǔn)第四條第二款明確規(guī)定：“在中國銷售的進(jìn)口卷煙、雪茄煙、有包裝的煙絲以及電子煙等新型煙草制品，必須使用在中國核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)?！币虼耍瑢τ谶M(jìn)口的香煙，在滿足原有相關(guān)規(guī)定之外，對應(yīng)的商標(biāo)還必須在國內(nèi)核準(zhǔn)注冊。否則，根據(jù)《商標(biāo)法》第五十一條規(guī)定，將由地方工商行政管理部門責(zé)令限期申請注冊，違法經(jīng)營額五萬元以上的，可以處違法經(jīng)營額百分之二十以下的罰款，沒有違法經(jīng)營額或者違法經(jīng)營額不足五萬元的，可以處一萬元以下的罰款。

電子煙是否屬于煙草的下位概念目前尚未確認(rèn)，但隨著《關(guān)于禁止向未成年人出售電子煙的通告》《關(guān)于進(jìn)一步保護(hù)未成年人免受電子煙侵害的通告》等文件的發(fā)布，現(xiàn)在電子煙正逐步參照傳統(tǒng)煙草進(jìn)行嚴(yán)格管理，此次標(biāo)準(zhǔn)也明確將電子煙需要和傳統(tǒng)煙草一樣，必須使用國內(nèi)核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)。

考慮到標(biāo)準(zhǔn)將在2022年1月1日即開始施行，尚未獲得注冊商標(biāo)的企業(yè)通過補(bǔ)充商標(biāo)注冊的方式，時間上顯然無法滿足，此時企業(yè)可以通過商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)的方式，獲得國內(nèi)注冊商標(biāo)的使用權(quán)。對于商標(biāo)轉(zhuǎn)讓而言，因為轉(zhuǎn)讓同樣需要一定的時間，轉(zhuǎn)讓過程中也需要對轉(zhuǎn)讓公告前的使用行為進(jìn)行約定。

二、企業(yè)使用商標(biāo)之前務(wù)必準(zhǔn)確評估相關(guān)標(biāo)識是否屬于禁止使用的標(biāo)識，更加謹(jǐn)慎投入使用

實踐中，經(jīng)常有企業(yè)認(rèn)為自身申請的商標(biāo)雖然部分公眾、在特定時間可能存在某種損害公共利益的理解，但是大部分公眾不會產(chǎn)生誤解，詞語本身也有多種含義，而且詞語在不同的時間含義也不同，進(jìn)而請求注冊，甚至在未注冊的情況下直接進(jìn)行使用。例如近些年出現(xiàn)的“特種兵”“叫個鴨子”“MLGB”商標(biāo)。關(guān)于不同公眾的理解，標(biāo)準(zhǔn)第五條第二款規(guī)定，只要有合理充分的理由證明中國境內(nèi)特定公眾認(rèn)為使用的未注冊商標(biāo)違反了第十條第一款第六項至八項規(guī)定即可，不要求全部甚至大部分公眾持相同的理解。關(guān)于不同時間的理解，標(biāo)準(zhǔn)第十條規(guī)定，社會上流行良好風(fēng)氣和習(xí)慣可以是在一定時期內(nèi)的風(fēng)氣和習(xí)慣，不要求是一直或者長期持續(xù)的風(fēng)氣和習(xí)慣。關(guān)于不同含義的理解，標(biāo)準(zhǔn)第十四條規(guī)定，使用的未注冊商標(biāo)具有多種含義，其中某一含義易使公眾認(rèn)為其屬于《商標(biāo)法》第十條第一款第六項至八項規(guī)定情形的，可以認(rèn)定違反該款規(guī)定?？梢姡壳皩τ谡J(rèn)定構(gòu)成第十條第一款第六項至八項禁止使用標(biāo)識的標(biāo)準(zhǔn)是很寬松的。在此情況下，企業(yè)必須對商標(biāo)名稱施以更高的注意義務(wù)，更加謹(jǐn)慎使用商標(biāo)。行之有效的方式是多方征求意見+商標(biāo)檢索。當(dāng)然，最保險的方式等待商標(biāo)核準(zhǔn)注冊之后再進(jìn)行使用，考慮到商標(biāo)申請的時間，這需要企業(yè)提前進(jìn)行商標(biāo)申請。

另外，關(guān)于違反商標(biāo)法第十條的行為的查處，標(biāo)準(zhǔn)第十五條規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定商標(biāo)注冊申請違反《商標(biāo)法》第十條規(guī)定且相關(guān)決定、裁定生效后，商標(biāo)申請人或者他人繼續(xù)使用該商標(biāo)的，負(fù)責(zé)商標(biāo)執(zhí)法的部門依法查處。這意味著今后申請的商標(biāo)如果因為違反第十條規(guī)定無法核準(zhǔn)注冊的，國家知識產(chǎn)權(quán)局可能會建立一個與地方執(zhí)法機(jī)關(guān)信息共享的長效機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)法力度，而不再是類似此前《開展打擊使用未注冊商標(biāo)違反商標(biāo)法禁用條款行為凈化專項行動方案》的專項行動。另外，需要注意的是，該條款規(guī)定執(zhí)法是在相關(guān)決定、裁定生效后，所以，如果企業(yè)申請的商標(biāo)因為違反第十條被駁回，并且該商標(biāo)已經(jīng)投入使用，建議窮盡一切行政復(fù)議和行政訴訟程序，爭取權(quán)利，同時延緩相關(guān)決定、裁定的生效時間，為企業(yè)更換標(biāo)志爭取時間。

三、企業(yè)需要嚴(yán)格按照核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)標(biāo)識和商品類別使用注冊商標(biāo)

未按照核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)標(biāo)識和商品類別使用商標(biāo)，可能構(gòu)成不規(guī)范使用注冊商標(biāo)或假冒注冊商標(biāo)。法律后果上，商標(biāo)法四十九條規(guī)定，不規(guī)范使用注冊商標(biāo)的，由負(fù)責(zé)商標(biāo)執(zhí)法的部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，負(fù)責(zé)商標(biāo)執(zhí)法的部門逐級報告國家知識產(chǎn)權(quán)局，由國家知識產(chǎn)權(quán)局按照規(guī)定程序依法處理。假冒注冊商標(biāo)的，商標(biāo)法五十二條規(guī)定，由地方工商行政管理部門予以制止，限期改正，并可以予以通報，違法經(jīng)營額五萬元以上的，可以處違法經(jīng)營額百分之二十以下的罰款，沒有違法經(jīng)營額或者違法經(jīng)營額不足五萬元的，可以處一萬元以下的罰款。

對于商標(biāo)標(biāo)識的改動，按照改動的大小，可能構(gòu)成不規(guī)范使用注冊商標(biāo)或假冒注冊商標(biāo)。但對于未按核準(zhǔn)的商品類別使用商標(biāo)，則只會構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)。因此，從后果上，企業(yè)對于商品使用的類別需要更加嚴(yán)格。需要說明的是，標(biāo)準(zhǔn)第十八條關(guān)于自行改變注冊商標(biāo)采用了“影響對該注冊商標(biāo)的認(rèn)知或者識別”這一新表述。個人認(rèn)為該表述應(yīng)當(dāng)是指不屬于相同商標(biāo)，但是屬于近似商標(biāo)的情況，具體可以參考《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六條第二款規(guī)定：“實際使用的商標(biāo)標(biāo)志與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)標(biāo)志有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標(biāo)的使用”的標(biāo)準(zhǔn)。也就是說類似改變注冊商標(biāo)的字體、字母大小寫、文字橫豎排列，與注冊商標(biāo)之間基本無差別的情況，因為《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第十四條明確規(guī)定屬于相同商標(biāo)，該種行為應(yīng)當(dāng)屬于規(guī)范使用注冊商標(biāo)。但類似將商標(biāo)文字從黑體改為行書的方式，則應(yīng)該屬于不規(guī)范使用注冊商標(biāo)。

四、商標(biāo)印制單位不僅需要審查委托方的商標(biāo)權(quán)利證書，而且應(yīng)當(dāng)通過官網(wǎng)查詢是否存在其他相同商標(biāo)

對于商標(biāo)印制單位而言，標(biāo)準(zhǔn)第三十二條規(guī)定，商標(biāo)印制單位無論是承印未標(biāo)注“注冊商標(biāo)”字樣還是注冊標(biāo)記的商標(biāo)標(biāo)識，均應(yīng)該核查證明文件以及商標(biāo)圖樣并且通過國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)查詢在同一種商品或者服務(wù)上，他人是否已注冊與承印商標(biāo)標(biāo)識相同的商標(biāo)。否則，商標(biāo)印制單位將構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，依法承擔(dān)法律責(zé)任。實踐中，大量的商標(biāo)印制單位，僅僅要求委托方提供商標(biāo)注冊證，對于證書的真?zhèn)?、?biāo)識是否對應(yīng)并不核查，這顯然存在巨大的法律風(fēng)險。

需要注意的是，關(guān)于印制行為的界定，標(biāo)準(zhǔn)第三十條第二款規(guī)定，以印染、沖壓等方式直接在商品、商品零部件、商品的主要原材料（不含商品的包裝物）上標(biāo)注商標(biāo)圖文的，屬于商品生產(chǎn)加工行為，一般不屬于前款所稱的商標(biāo)印制。對于商品生產(chǎn)加工行為而言，法律上是沒有合法來源抗辯的，即無法通過證明自己履行了審查義務(wù)而豁免侵權(quán)賠償責(zé)任。因此，如果商標(biāo)印制單位從事前述直接在商品上印染商標(biāo)等行為，從法律后果上，應(yīng)該更嚴(yán)格審查相關(guān)商標(biāo)情況。

五、集體商標(biāo)/證明商標(biāo)的權(quán)利人開展維權(quán)行為應(yīng)避免權(quán)利濫用

標(biāo)準(zhǔn)在征求意見稿第二十五條第二款規(guī)定，作為地理標(biāo)志注冊的集體商標(biāo)注冊人禁止非集體成員使用該集體商標(biāo)標(biāo)識的，不屬于商標(biāo)法實施條例第四條第二款規(guī)定的違法行為。但是在正式發(fā)布的文本中刪除了該規(guī)定。背后的原因應(yīng)該是“潼關(guān)肉夾饃”維權(quán)案件引發(fā)的廣泛關(guān)注。從法律上看，標(biāo)準(zhǔn)刪除了該條款，意味著集體商標(biāo)注冊人若濫用權(quán)利，禁止非集體成員使用該集體商標(biāo)標(biāo)識的，有可能屬于商標(biāo)法實施條例第四條第二款規(guī)定的違法行為，按照《集體商標(biāo)、證明商標(biāo)注冊和管理辦法》第二十二條規(guī)定，將由工商行政管理部門責(zé)令限期改正；拒不改正的，處以違法所得三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元；沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。

結(jié)語

《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》的發(fā)布，對商標(biāo)一般違法判斷的判斷提供了具體標(biāo)準(zhǔn)，讓相關(guān)行為更加明確和具有預(yù)見性，同時也對商標(biāo)使用行為也提出了更高的要求。企業(yè)在日常經(jīng)營中，不僅需要關(guān)注商標(biāo)的權(quán)利獲得和維權(quán)，對于自身商標(biāo)的使用規(guī)范同樣需要高度關(guān)注，以規(guī)避企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮建坤 北京超成（成都）律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從企業(yè)經(jīng)營的角度看《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》（點擊標(biāo)題查看原文）

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