企業(yè)發(fā)展想贏得先機，商標戰(zhàn)略怎么能少？

【小D導讀】

商標戰(zhàn)略未雨綢繆，企業(yè)發(fā)展贏得先機。

在商標作用越來越強而相關行政及司法機關對企業(yè)程序性權利的保護還懵懵懂懂的21世紀，企業(yè)要想發(fā)展壯大，必須首先依靠自身力量，立足于自身的經(jīng)濟技術實力，在明確企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略及產品發(fā)展方向，并且充分考慮自己的經(jīng)營方針、目標、企業(yè)規(guī)模、產品特點、競爭對手狀況等多種因素后，制定完善的企業(yè)商標經(jīng)營戰(zhàn)略，既要從實體上保障自身權利的最大化，不給其他企業(yè)以不正當競爭的可乘之機，又可從程序上避免不必要的糾纏，保證問題解決的一次到位，將企業(yè)的精力盡可能多的用在開疆拓土上。一言以蔽之，商標戰(zhàn)略未雨綢繆，企業(yè)發(fā)展贏得先機。 一、案情簡介 2012年9月28日，*峰藥業(yè)因商標異議復審行政糾紛一案不服國家工商行政管理總局商標評審委員會于2012年4月27日作出的商評字[2012]第18790號關于第4248780號“順*金*王”商標異議復審裁定，向北京市第一中級人民法院提交行政起訴狀，打響了*峰藥業(yè)與*紅藥業(yè)之間的商標保衛(wèi)戰(zhàn)?？梢哉f*紅藥業(yè)是這場戰(zhàn)役的始作俑者，相信這會是繼其與汕頭*王商標糾紛案之后又一起權利與陰謀交織的較量。 2004年9月1日，蓬勃發(fā)展的*峰藥業(yè)滿懷期待的向商標評審委員會提出擴展注冊申請，希望獲準其將“順*金*王”商標用于第五類“針劑，酊劑，水劑，膏劑，原料藥，片劑，中藥成藥，生化藥品，血液制品，膠丸”十種商品。一切如愿，國家工商行政管理總局商標局對該商標初步審定并在第1073期《商標公告》上予以刊登。對*峰藥業(yè)來說，似乎一切順利、萬事大吉，新的市場與利潤觸目可及。然而借商標侵權的商戰(zhàn)就在此刻打響，*紅藥業(yè)于最后期限對該商標提出異議，認為被異議商標“順*金*王”與*紅藥業(yè)引證于類似商品上在先注冊的馳名商標“*王”等商標構成近似，*峰藥業(yè)系復制、模仿其馳名商標，要求不予核準注冊。*紅藥業(yè)初戰(zhàn)失利，便申請商標評審委員會復審。商評委受理以后，在未告知*峰藥業(yè)答辯的情況下，作出了商評【2012】第18790號關于第4248780號“順*金*王”商標異議復審裁定書（下稱裁定書），成功阻擋第4248780號“順*金*王”的注冊。收到裁定書的*峰藥業(yè)這才猛然驚醒，立即向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，請求依法撤銷國家工商行政管理總局商標評審委員會2012年4月27日作出的裁定書。*紅藥業(yè)作為第三人參與訴訟。2012年12月14日北京市第一中級人民法院作出一審判決：維持了商評委的裁定書，本案一審*峰藥業(yè)以敗訴告終。2013年1月22日*峰藥業(yè)向北京市高級人民法院提出上訴，認為原審法院漏審了商標評審委員會在評審時程序違法的事實，剝奪了*峰藥業(yè)的訴權；原審判決沒有完整審查*峰藥業(yè)提交的證據(jù)，導致認定事實不清，結論缺乏依據(jù)；且一審法院忽視了*紅藥業(yè)真正的目的，即打著維權的幌子，行不正當競爭之實。本案爭議焦點主要為：被異議商標的注冊申請是否違反了《商標法》第二十八條的規(guī)定，即“順*金*王”商標是否與“*王”商標構成近似商標？圍繞此爭議焦點*紅藥業(yè)提交了下列主要證據(jù)：公司下屬企業(yè)宣傳材料；公司及下屬企業(yè)獲得的部分榮譽稱號證明；公司“*王”產品被評為云南省名牌產品的證明；公司“*王”商標被認定為“云南省著名商標”的證明；公司“*王”商標被列為全國重點商標保護名錄的證明；公司1997—2006年投放“*王”藥品廣告統(tǒng)計表及部分廣告協(xié)議；公司企業(yè)審計報告；部分民事判決書復印件等證據(jù)材料。用以證明引證商標一（“*王”商標）注冊時間早，持續(xù)使用時間長，相關公眾知曉度高，被異議商標“順*金*王”與引證商標一指定使用的商品在同一類似群組，已構成在類似商品上的近似商標。對此，*峰藥業(yè)在訴訟期間向法院提交了四組15份證據(jù)，第一組證據(jù)（證據(jù)一）原告主體證據(jù)，證明原告公司主體情況和其名稱變更情況。第二組證據(jù)（證據(jù)二至五）原告商標在先權證據(jù)，證明原告“順*”以及“順**王”注冊在先、使用在先，因此，原告在此基礎上擴展注冊“順*金*王”商標不構成對第三人引證商標一“*王”的近似。第三組證據(jù)（證據(jù)六至八），證明原告異議商標“順*金*王”與引證商標“*王”不構成近似。第四組證據(jù)（證據(jù)九至十五），證明原告商標“順**王”有非常高的市場知名度。圍繞主爭議焦點的認定，本案還不能忽視第二個爭議焦點，也是本案之所以產生的根源所在，即商標評審委員會是否確實程序違法而未向*峰藥業(yè)送達答辯通知書？*峰藥業(yè)稱商評委未向其送達答辯通知書，因此造成*峰藥業(yè)未答辯也未提供證據(jù)，以至于商標被最終駁回。對此，商標評審委員會僅提供了答辯通知書，并未提交其已將該答辯通知書交郵以及*峰藥業(yè)收到該答辯通知書的任何證據(jù)。本案二審法院經(jīng)過開庭審理最終認為商評委的復審程序未告知*峰藥業(yè)，一審法院判決忽略了*峰藥業(yè)的合法答辯權，屬于程序違法，于2013年5月26日作出（2013）高行終字第336號終審判決，撤銷北京市第一中級人民法院的一審判決和商評委的裁決書，責令商評委重新作出。 二、案件評析 當前社會，隨著人們消費理念的提升，品牌意識增強，企業(yè)的商標保護意識也隨之提高，商標侵權案件的數(shù)量呈迅猛增長之勢，與法院審理的眾多傳統(tǒng)案件相比，成為新一類型的重要案件。不僅如此，實踐中，一些企業(yè)往往打著維權的大旗，行不正當競爭之實，這就要求權力機關必須嚴厲審查，不僅要從實體上保障權利人的利益，更要從程序上不給那些不軌企業(yè)以可乘之機。此外，在中國這個一貫重實體輕程序的國度，更要求企業(yè)將程序性權利的保障提上重點保護日程，自主做好自身程序性權利的維護。接過本案，筆者首先注意到的就是商標評審委員會對當事人程序性權利的無視和踐踏。眾所周知，當事人要想論證實體性權利的存在，就必須首先獲得說話的機會，送達和告知程序是任何行政行為必不可少的、也是保障當事人基本權利的最基本程序，任何機關都應該充分保障。而遺憾的是，本案中商標評審委員會沒有任何證據(jù)表明其已經(jīng)向*峰藥業(yè)履行了送達、告知義務，更別說是*峰藥業(yè)已經(jīng)收到的證明。《行政訴訟法》第54條第2款規(guī)定，行政機關違反法定程序的，應該判決撤銷行政行為，由行政機關重新作出。由此可見，行政訴訟是解決行政機關的程序與實體是否合法的救濟途徑，一審法院不能因為程序合法就當然認為實體合法，更不能認為程序存有瑕疵的前提下，實體仍然是合法的。如果法院連這種程序違法行為都能漠視、都能支持的話，那就不僅是強奸民意，更是褻瀆法律，行政訴訟就形同虛設?！缎姓V訟法》第32條規(guī)定，“被告對作出的具體行政行為負有舉證責任，應當提供作出該具體行政行為的證據(jù)和所依據(jù)的規(guī)范性文件。”其并沒有限制或者禁止原告在一審有權舉證，更沒有規(guī)定應該在行政機關提交的證據(jù)未提交的，一審訴訟期間就不予審查，特別是在被告送達、告知程序存在明顯瑕疵的前提下，一審法院竟然以“因為沒有向被告提交，所以不能作為合法性的依據(jù)”為理由，對原告實體性證據(jù)根本就不予理睬，顯然這是對法律、對原告權利的不尊重，甚至是玩弄法律，其不僅剝奪了原告的權利，更踐踏了法律、踐踏了司法機關的公信力。這種無視當事人程序性權利的行為在中國無疑是大量存在的，但也是必須予以徹底糾正的。唯有如此，中國的法治文明才能更上一層樓。程序是基礎，實體為根本。就實體權利而言，本案中，首先，*峰藥業(yè)第172093號“順*”商標于1982年3月13日申請，1983年3月1日獲準注冊，核定使用在第五類“西藥”商品上；第1002785號“順**王”注冊商標也早在1995年10月25日就向商標局提出了申請，1997年5月14日核準注冊，核定使用在第五類“復方酮康唑乳膏”商品上。其皮膚用藥最早使用時間更是可以追溯至中國對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)中向前線送藥的時間，軟膏藥品生產至今。而*紅藥業(yè)的第1130744號“*王”商標是1996年11月4日提出申請，1997年11月28日核準注冊，核定使用在第五類“中藥；西藥；中藥制劑；西藥制劑”上。無論是申請日、還是核準注冊日都晚于*峰藥業(yè)的“順**王”商標，順峰康王擁有合法的在先權；此次*峰藥業(yè)于2004年9月1日提出“順*金*王”商標的注冊申請，指定使用在第五類針劑等商品上，更是基于其企業(yè)名稱、也是其知名商標“順*”、“順**王”提出來的，是其企業(yè)系列“順峰**”商標的一部分，無可厚非。其次，“順**王”和“順*金*王”商標在皮膚類用藥——“皮*王”（即復方酮康唑乳膏）上本身具有非常高的知名度，而被告在皮膚類用藥——“皮*王”上使用的商標是“彼*王”，并非“*王”；且“順*金*王”之“皮*王”的市場占有率是“彼*王”之“皮*王”的十倍以上，兩商標共存于市場，各自長期、持續(xù)銷售，公眾在購買皮膚類用藥——“皮*王”時并未引起任何混淆與誤認。通過百度搜索引擎分別對兩商標進行搜索就可以證明，搜索后頁面顯示的產品、商品名稱幾頁都沒有重合，由此說明二者根本不可能存在市場混淆和誤認。再次，至于*紅藥業(yè)在庭審中陳述的所謂“*王”屬于馳名商標、云南高院的判決認定其在發(fā)用洗劑之外還享有盛譽的說法，都是斷章取義，事實上其“*王”商標的馳名源于其發(fā)用洗劑，也并未滲透到皮膚類用藥——“皮*王”之上。*峰藥業(yè)的“順*金*王”之“皮*王”銷量為*紅藥業(yè)“彼*王”之“皮*王”的十倍就是證明。最后，從商標本身的音、形、義而言，二者也存在明顯差別，不構成近似。其中“音”前者是shun，后者是kang；“形”前者是五個字、宋體，后者是兩個字、行楷體；“義”前者是著名商標“順*”、“順*金*王”的延續(xù)與延伸，用于享有盛名的“皮*王”商品復方酮康唑乳膏，后者用于發(fā)用洗劑。綜上，“順*金*王”商標及其產品無論從音、形、義上，還是從市場可能的混淆程度上，都于商標“*王”不構成近似。縱觀*紅藥業(yè)自從取得“*王”馳名商標認定后，實施的一系列非法打擊所有皮康王產品的侵權行為，可以認定其主要目的并非商標戰(zhàn)略保護而是不正當競爭，即不擇手段地阻止、抵制其他商標之皮膚類用藥——“皮*王”在市場上的占有率，以提高其自身“彼*王”之皮膚類用藥——“皮*王”的市場銷量。而*峰藥業(yè)與*紅藥業(yè)之間在皮膚用藥市場上的競爭可謂歷史悠久，由上可知，在藥品名稱未統(tǒng)一規(guī)范之前，“皮*王”原為*峰藥業(yè)生產的皮膚用藥“復方酮康唑乳膏”的產品名稱，已經(jīng)有了非常大的市場知名度；藥品名稱規(guī)范后，*峰藥業(yè)使用“順**王”商標取代了“皮*王”，*紅藥業(yè)隨即注冊了“彼*王”通過字形變通的方式，讓其看起來像*峰藥業(yè)的知名產品“皮*王”，順風車搭的冠冕堂皇。此次，又因*峰藥業(yè)的“順**王”商標注冊在先，使*紅藥業(yè)的“*王”商標不能在皮膚用藥中使用，于是*紅藥業(yè)利用其所謂的馳名商標為借口，不斷通過對*峰藥業(yè)的“順**王”、“順*金*王”商標進行異議、爭議等手段，試圖實現(xiàn)打壓*峰藥業(yè)“順*”、“順**王”、“順*金*王”等知名商標、商品在市場上的占有率、知名度，以期自己坐上皮膚外用藥領域的頭把交椅，其不正當競爭的目的再明顯不過。本案二審法院根據(jù)《中華人民共和國商標法實施條例》第三十一條，“商標評審委員會受理商標評審申請后，應當及時將申請書副本送交對方當事人，限其自收到申請書副本之日起三十日內答辯”的規(guī)定，認為因商標評審委員會未能提供證據(jù)證明*峰藥業(yè)已經(jīng)收到了答辯通知書，而*峰藥業(yè)在一審中提交的證據(jù)又可能影響商標評審委員會的裁定結果，如不予采納可能會對*峰藥業(yè)的權益產生影響并使其喪失救濟機會，最終認定商標評審委員會的送達程序違法，一審法院對此未予評述且未采納上述證據(jù)的做法亦違法。該份判決充分重視了行政訴訟的救濟價值，尊重了當事人的程序性權利，是一份值得眾多法院認真學習的判決。 三、合案之思 合案而思，本案中*峰藥業(yè)的程序性權利一再被踐踏，幾經(jīng)波折才最終扳回一局的事實一直縈繞在筆者腦際，令筆者不得不憂思、不得不深慮：眾所周知，商標是企業(yè)用以區(qū)別競爭者的相同或相類似的產品或者服務的標志，素有企業(yè)“黃金名片”之稱，是維系企業(yè)產品與顧客之間聯(lián)系的紐帶，凝聚著企業(yè)的信譽、文化、顧客的依賴和情感訴求以及對企業(yè)及其產品的忠誠等諸多內涵，是企業(yè)開拓市場的先鋒、參與市場競爭的重要手段，也是企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的重要法碼，商標在企業(yè)工作中已經(jīng)遠不是起到一個識別商品來源的作用，更是一個關系到企業(yè)生存與發(fā)展的戰(zhàn)略問題。而商場風云變幻，戰(zhàn)火硝煙無處不在，陰謀總是與權利相伴而生。針對競爭對手的商標提出異議，甚至訴訟，為競爭對手的商標注冊制造障礙，推遲其享有商標專用權的時間，甚至斃掉競爭對手的商標專用權，這是一些企業(yè)打壓對手的慣用伎倆。針對目前我國行政執(zhí)法機關法律程序意識淡薄，大量司法機關對當事人程序性權利保護不夠重視的現(xiàn)狀，企業(yè)如何運作才能避免陷入別人精心布置的陰謀，才能逃脫成為別人擴張犧牲品的命運，為自身發(fā)展贏得先機呢？答案無疑是制定完善的商標戰(zhàn)略，未雨綢繆。唯有如此，企業(yè)才能從實體和程序上保護好商標這一潛在價值無限的無形資產，任他驚濤駭浪，笑傲船頭。 針對本案，筆者提出以下商標戰(zhàn)略建議： （一）實體性權利的保障 1、商標的注冊策略 （1）商標先行策略。即商標在商品進入市場之前，甚至在產品研制、開發(fā)之前就預先進行注冊、宣傳的策略。根據(jù)我國《商標法》第三條第一款及第二十九條的規(guī)定，我國商標法及其有關法律只保護已經(jīng)注冊的商標，未經(jīng)注冊的商標不受相關法律法規(guī)的保護，且我國對相同或類似商標注冊申請實行“申請在先原則”。而一件商標從申請到核準注冊需要1年左右的時間，企業(yè)如果不掌握這一“時間差”，實行先期注冊，一旦他人將該商標搶先注冊，企業(yè)自己辛辛苦苦積累的商標信譽將不得不拱手讓人，為宣傳該商標而支出的巨額廣告費將付之東流，一切商標努力只能是給他人做嫁衣。此外，我國《商標法》第五十一條規(guī)定，“注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。”因此，一個企業(yè)需要注冊多少商標，一個商標要用在哪幾種商品上，一種商品要用幾個商標，企業(yè)也要根據(jù)發(fā)展需要進行合理規(guī)劃，及時對已有知名商標進行擴展注冊，以擴大注冊商標使用的商品范圍，避免造成對企業(yè)經(jīng)營資源的流失，*峰藥業(yè)的教訓正在于此。 （2）商標占位策略。即充分利用聯(lián)合商標和防御商標等措施，搶占商標排他權，制止不正當競爭行為，為企業(yè)發(fā)展預留空間。聯(lián)合商標的注冊，可以在主商標周圍建起一道防火墻，阻止他人注冊和使用近似商標，使動機不純者無隙可乘。同時這些商標又能起到商標的儲備作用，一旦市場需要，隨時可以調整策略，推出備用商標；注冊防御商標，可以防止企業(yè)知名商標被使用或注冊在與該商標核定使用的商品或服務之外的其他類別的商品或服務上，杜絕其他企業(yè)的 “搭便車”行為。本案中，*峰藥業(yè)若能在“順**王”商標注冊之初就制定完善的商標戰(zhàn)略，將“順*金*王”作為聯(lián)合商標、將“順**王”作為防御商標加以注冊，就不會引來今天的異議和訴訟糾紛，企業(yè)也可以將更多的精力放在自身發(fā)展上。此外，可以實施商標的域外注冊，對于想要走出國門的大企業(yè)來說，實施商標的域外注冊保護也是企業(yè)發(fā)展必不可少的。 2、商標的宣傳策略 企業(yè)邁向多層次、多方位的發(fā)展方向時，在日常的經(jīng)營活動中，應當充分注重品牌營銷的作用，加大廣告宣傳，提高商標的市場知名度。商標的成名從某種意義上講就取決于實施盡善盡美的廣告宣傳。對商標進行突出的廣告宣傳，不僅能擴大商標知名度，有利于開拓市場和推銷商品；更能提高商標的地位，使顯著性不足的商標逐步強化，提高其區(qū)別力。此外，商標宣傳從一定意義上也是為了創(chuàng)建馳名商標，這是我國企業(yè)賴以生存和發(fā)展的必備條件，也是發(fā)展我國民族工業(yè)、開拓國際市場、振興我國經(jīng)濟的必由之路。 （二）程序性權利的重視 實體與程序如雄鷹之兩翼，若只有實體之翼豐厚健碩，而程序之翼瘦弱不堪，則雄鷹畸形，終將無法翱翔于天際；只有兩翼均勻生長，雄鷹才能由弱變強，藍天之高遠任其遨游。我國商標保護實行以商標注冊人自我保護為主體、行政和司法保護相結合、社會公眾參與的商標權益保護體系。針對目前我國行政執(zhí)法機關法律程序意識淡薄，大量司法機關對當事人程序性權利保護不夠重視的現(xiàn)狀，企業(yè)在實施商標戰(zhàn)略中，必須不斷強化商標保護意識，主動維護商標權益，創(chuàng)新商標保護技術手段，不斷提高商標自主保護能力，同時注重對行政和訴訟手段的運用。 1、事前預防機制：加強自我保護 企業(yè)要建立事前預防機制，做到防患于未然。商標的自我保護有多種措施和方法，而嚴格商標管理是其中最重要的。首先，密切關注每期的商標公告，發(fā)現(xiàn)他人在相同或者類似商品上注冊與自己的注冊商標相同或者相近似的商標，要及時提出商標異議或商標爭議，維護自己的權利。同時也能在他人對自身提出異議時，及時應對，不會出現(xiàn)本案類似的情況，在程序上喪失救濟機會。其次，企業(yè)要建立、健全商標管理制度，加強商標內部管理，落實專門人員對商標的設計、注冊、使用、續(xù)展及商標檔案保管等進行嚴格的管理。再次，應通過各種方式向消費者介紹自己的產品和商標的特點，以及怎樣識別假冒商標等。隨著科技的發(fā)展，企業(yè)可使用防偽商標，對其進行技術保護。 2、事后救濟：行政和司法手段 有效地運用行政及司法手段進行事后救濟。即商標侵權發(fā)生后，商標權人可向侵權行為地縣級以上工商行政管理機關控告，或者向人民法院提起商標侵權訴訟。不正當競爭手段，筆者從不提倡，但正當權利的行使，對企業(yè)利益的維護還是非常必要的。企業(yè)應建立商標信息網(wǎng)絡，進行經(jīng)常性的市場調查，一旦發(fā)現(xiàn)自己的商標權受到侵犯，要運用法律武器，維護自己的商標專用權。 作者介紹： 涂志，北京市奕明律師事務所主任，湖北省孝感市人，先后畢業(yè)于原中南政法大學（現(xiàn)為中南財經(jīng)政法大學）和對外經(jīng)貿大學法學專業(yè)，自1990年開始從事律師助理、律師工作，2000年辭去湖北國辦律師事務所主任職務進京執(zhí)業(yè)，2002年創(chuàng)辦了北京市奕明律師事務所。中華人民共和國商務部市場流通立法專家小組成員、流通業(yè)發(fā)展司特聘金牌講師、市場秩序司保護知識產權管理辦公室志愿者、部機關服務局法律顧問，商務部商業(yè)特許經(jīng)營管理辦公室指定咨詢律師，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會特許經(jīng)營委員會法律小組成員；北京市朝陽區(qū)律師協(xié)會民商事專業(yè)委員會委員、合同法研究部委員。作者：柳艾青中國政法大學法律碩士學院 ?2011級法律碩士。來源：東方網(wǎng) 整理：iprdaily ?趙珍網(wǎng)站：islanderfriend.com

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企業(yè)發(fā)展想贏得先機，商標戰(zhàn)略怎么能少？

企業(yè)發(fā)展想贏得先機，商標戰(zhàn)略怎么能少？