商標(biāo)搶注案件中的證據(jù)搜集問題探討 ?

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“對于知名品牌來說，更為重要的仍是注冊先行?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：朱磊 張立娜 鴻鵠律師事務(wù)所

商標(biāo)惡意搶注一直是商標(biāo)確權(quán)授權(quán)實踐中較受關(guān)注的問題。不論搶注的目的是通過攀附被搶注品牌知名度和商譽、在商標(biāo)的實際使用中獲利，還是企圖高價轉(zhuǎn)讓或通過侵權(quán)投訴、訴訟牟利，都會給被搶注的品牌方帶來極大的麻煩。尤其是對國外知名品牌，其商標(biāo)一旦被搶注，品牌方可能需要投入大量的時間和費用，采取各種法律或商業(yè)措施，以奪回其商標(biāo)權(quán)，常有品牌陷入長期的商標(biāo)爭奪拉鋸戰(zhàn)，即使最后取得勝利，也可能喪失了最佳商業(yè)時機。

近年來，為解決惡意搶注他人知名商標(biāo)、囤積商標(biāo)等而產(chǎn)生的商標(biāo)確權(quán)授權(quán)糾紛，中國國家機關(guān)也不斷修改法律、出臺相關(guān)政策、開展各種專項行動。這些措施的確為權(quán)利人打惡意搶注、獲得商標(biāo)權(quán)保護(hù)起到了一定的積極的作用，遏制惡意搶注的法律環(huán)境也隨之得到了改善，但權(quán)利人在實際維權(quán)過程中仍然存在一定的困難。實踐中，國外企業(yè)想要打擊商標(biāo)惡意搶注人并奪回其商標(biāo)權(quán)，核心難點主要體現(xiàn)在，在法律適用上，對認(rèn)定“惡意搶注”、證明權(quán)利人的在先權(quán)利的證據(jù)要求比較高。

在確權(quán)授權(quán)案件中規(guī)制惡意搶注的法律依據(jù)主要是《商標(biāo)法》四十四條第一款的 “以其他不正當(dāng)手段取得注冊”、第四條“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”等絕對條款以及第十三條對已在中國注冊或未在中國注冊的馳名商標(biāo)的保護(hù)、第三十二條對在先權(quán)利以及在先使用并有一定影響的商標(biāo)的保護(hù)等相對條款。每一條款在具體的適用中都有特定的要求，如果沒有足夠的證據(jù)來滿足上述法律適用的要件，將很難適用上述法律條款認(rèn)定其“惡意搶注”行為。

從絕對條款看，《商標(biāo)法》第四十四條第一款、第四條一般針對大量搶注他人知名商標(biāo)、囤積商標(biāo)等行為，認(rèn)為其屬于不正當(dāng)占用公共資源、擾亂商標(biāo)注冊秩序或以其他方式謀取不正當(dāng)利益的行為，或不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請行為，據(jù)此予以規(guī)制。目前上述條款在適用的過程中通常需要證明被搶注的商標(biāo)具有一定的顯著性和知名度，以及搶注方存在一定程度的抄襲、模仿他人知名商標(biāo)、故意攀附他人商譽、謀取不正當(dāng)利益的行為，對于搶注或囤積的商標(biāo)有一定的數(shù)量上的要求。因此，若搶注者申請商標(biāo)數(shù)量較少則在惡意搶注或囤積商標(biāo)的認(rèn)定上可能較為困難，若搶注者將商標(biāo)投入使用，也不易認(rèn)定其為不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請。這種情況下，被搶注的品牌方需要積極查詢、調(diào)查搶注方以及與搶注方有關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他自然人、公司是否屬于同行業(yè)競爭者、是否有其他惡意搶注、高價轉(zhuǎn)讓、商標(biāo)侵權(quán)行為等，盡可能搜集惡意方面的證據(jù)。尤其是針對新的商標(biāo)搶注方式，如代理機構(gòu)統(tǒng)一操控多家明面上并無關(guān)聯(lián)關(guān)系的個體工商戶、或在境外注冊的多家空殼公司進(jìn)行商標(biāo)搶注，每一主體名下商標(biāo)數(shù)量都不多，幾枚或十幾枚，且其中僅部分為搶注的知名品牌等，搶注者通過這種將搶注商標(biāo)分散至多個申請人的方式規(guī)避來“惡意搶注”認(rèn)定中要求的“大量搶注知名品牌”的要件。這種情況下，需要對搶注方及其代理機構(gòu)以及代理機構(gòu)所代理的其他申請人的商標(biāo)中抄襲、模仿知名商標(biāo)的情況進(jìn)行更深入的調(diào)查，分析不同申請人之間深層次的關(guān)聯(lián)，尋找惡意搶注的線索。

從相對條款看，品牌方不論是主張在先權(quán)利、商標(biāo)的在先使用及影響，還是主張商標(biāo)馳名，雖然不同的在先權(quán)利主張所需要達(dá)成的要件各有不同，但共同點都是需要提交大量的在中國的在先使用及知名度的證據(jù)材料。證據(jù)的數(shù)量、關(guān)聯(lián)性以及證明力，對其在先權(quán)利的主張有著決定性的作用。在近年的較為知名的數(shù)起歷時較久的商標(biāo)糾紛中，既有喬丹（（2016）最高法行再27號再審判決，商標(biāo)爭議行政糾紛）、Manolo Blahnik（（2021）最高法行再75號再審判決，商標(biāo)無效宣告行政糾紛）等在先姓名權(quán)、AESOP（（2018）最高法行再18號再審判決，商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛）在先使用并有一定影響商標(biāo)等權(quán)利主張獲得支持的案例，也有POLO（（2018）京行終6197號二審判決，商標(biāo)無效宣告行政糾紛）等未能獲得支持的案例。這些案例中，品牌方大多都在先后的不同程序中不斷搜集、提交大量證據(jù)材料，用于證明其品牌或相關(guān)名稱在中國的在先知名度。即使是針對同一商標(biāo)，在異議、無效宣告等不同程序中提交不同類型、時間、數(shù)量的證據(jù)，也可能產(chǎn)生不同的結(jié)果。例如，在Manolo Blahnik案中，品牌方在爭議商標(biāo)注冊前的異議、異議復(fù)審及異議復(fù)審訴訟程序中就提交了一定數(shù)量的證據(jù)材料，如部分中外網(wǎng)站對設(shè)計師Manolo Blahnik及品牌方產(chǎn)品的介紹、國外及國內(nèi)流行時裝雜志上刊登的關(guān)于設(shè)計師及品牌方產(chǎn)品的文章、介紹設(shè)計師及其產(chǎn)品的書籍、1976-2001年世界各地雜志上刊登的關(guān)于設(shè)計師及其產(chǎn)品的文章、特寫及廣告、品牌方產(chǎn)品在世界各地的銷售額和廣告支出資料、品牌方商標(biāo)在世界各國的注冊證、時尚詞典、百科全書中收錄的關(guān)于設(shè)計師的介紹等。但因部分外文證據(jù)未附中文譯為、被視為未提交，也因為上述證據(jù)不足以證明設(shè)計師姓名在中國的在先知名度，品牌方的主張未獲得支持。但在無效宣告的訴訟再審中，品牌方基于新證據(jù)提出的在先姓名權(quán)的主張獲得了支持。這些案件中的證據(jù)的認(rèn)定，對于海外品牌在中國進(jìn)行商標(biāo)保護(hù)無疑有著重要的借鑒意義。

從證據(jù)的地域范圍看，上述案件中品牌方所提交的證據(jù)一般都包括中國大陸的證據(jù)，周邊地區(qū)的證據(jù)以及其他國家地區(qū)的證據(jù)。

一、中國大陸的證據(jù)

最具證明力證據(jù)當(dāng)然是權(quán)利人或其授權(quán)商在中國大陸對其商標(biāo)進(jìn)行使用、對相關(guān)商品進(jìn)行生產(chǎn)、銷售及廣告宣傳的證據(jù)材料，尤其是含有銷售額、納稅額、廣告支出等數(shù)據(jù)的財務(wù)報表、行業(yè)協(xié)會等機構(gòu)出具的行業(yè)排名等證據(jù)。

但對于遭遇惡意搶注的國外品牌而言，較為常見的問題是在搶注商標(biāo)申請前，品牌方在中國大陸進(jìn)行主動銷售、宣傳的證據(jù)不足，甚至尚未正式進(jìn)入中國市場。例如，在Manolo Blahnik無效宣告案中，權(quán)利人在異議復(fù)審訴訟及無效宣告訴訟中都明確承認(rèn)，在訴爭商標(biāo)申請前，其“Manolo Blahnik”商標(biāo)并未在中國實際使用。在這種情況下，需要搜集第三方的證據(jù)證明相關(guān)商標(biāo)在中國的知名度和知名范圍。第三方的證據(jù)包括中國媒體的對相關(guān)品牌、產(chǎn)品的報道、介紹，以及用戶評價及推介等。

證據(jù)搜集的渠道也不限于網(wǎng)絡(luò)檢索、媒體數(shù)據(jù)庫檢索，必要時也可以進(jìn)行紙質(zhì)報刊、行業(yè)雜志、行業(yè)辭典、百科全書等材料的手動檢索，以獲得數(shù)據(jù)庫中未能充分收錄的證據(jù)材料。例如，在Manolo Blahnik無效宣告案中，權(quán)利人為了證明設(shè)計師姓名在中國的在先知名度，不僅提交了通過報刊雜志數(shù)據(jù)庫檢索、網(wǎng)絡(luò)檢索獲得的國內(nèi)媒體的報道，也查找到了行業(yè)相關(guān)的辭書、百科全書，甚至不遺余力地在圖書館進(jìn)行紙質(zhì)報刊、雜志的檢索，在一審?fù)徍笱a充提交了上世紀(jì)九十年代在中國發(fā)行的時尚雜志中提及該設(shè)計師及其同名品牌的相關(guān)文章，例如，某時裝雜志中一篇關(guān)于涼鞋的文章提及數(shù)款該品牌女鞋，某時裝雜志中一篇關(guān)于設(shè)計師衣著的文章中介紹了一名設(shè)計師對該品牌的鐘愛，某電視雜志中介紹影星對該品牌皮鞋的鐘愛，部分時尚雜志文章的配圖中模特所穿皮鞋是該品牌的鞋品，以及時尚雜志關(guān)于該設(shè)計師的介紹等。而相關(guān)媒體的專業(yè)相關(guān)性、權(quán)威性、影響力、影響范圍也對證據(jù)的證明力有著直接的影響，除行業(yè)專業(yè)媒體外，具有較高權(quán)威性和廣泛影響力的全國性綜合媒體的報道一般也具有較強的證明力。

除了紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體的報道、介紹外，國內(nèi)知名的網(wǎng)絡(luò)論壇、社交媒體網(wǎng)絡(luò)上的第三方宣傳介紹、用戶評價等也可以作為重點搜集對象，甚至在權(quán)利人缺乏中國大陸的直接銷售證據(jù)的情況下，也可考慮第三方網(wǎng)站上發(fā)布的網(wǎng)購、代購相關(guān)信息。例如，在AESOP商標(biāo)無效宣告訴訟案中，權(quán)利人為證明其AESOP商標(biāo)及該品牌的化妝品在中國的在先使用及影響，不僅提交了知名網(wǎng)絡(luò)媒體及紙質(zhì)媒體的報道，也提交了部分知名度較高、注冊用戶眾多的國內(nèi)大型網(wǎng)絡(luò)論壇上對該品牌產(chǎn)品以及購買渠道的宣傳，該證據(jù)也被法院認(rèn)可，認(rèn)為中國消費者已經(jīng)通過代購、網(wǎng)購等渠道購買該品牌的產(chǎn)品。法院也綜合考量了權(quán)利人提交的證據(jù)材料，認(rèn)為，即使部分新聞報道或評論文章并非權(quán)利人主動進(jìn)行的商業(yè)宣傳，但“不可否認(rèn)的是，相關(guān)公眾通過媒體報道等方式，已經(jīng)形成AESOP為再審申請人產(chǎn)品的認(rèn)知”。

此外，如果需要證明權(quán)利人與其商標(biāo)或相關(guān)名稱（如設(shè)計師姓名）的直接關(guān)聯(lián)或穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系，權(quán)利人也可考慮進(jìn)行市場調(diào)查（喬丹案中即提交了關(guān)于公眾對喬丹名稱認(rèn)知的調(diào)查報告）；如果權(quán)利人與第三方品牌進(jìn)行過品牌合作，即使合作涉及的商品與涉案商品無直接關(guān)聯(lián)，相關(guān)證據(jù)也可以用來從側(cè)面證明該品牌的知名度可以通過其他渠道為中國公眾所知，進(jìn)而證明其知名程度和知名范圍。例如，喬丹案中，權(quán)利人提交的飲料、內(nèi)衣、麥片等產(chǎn)品領(lǐng)域的代言活動的相關(guān)證據(jù)，也被認(rèn)定為可以證明其個人形象和知名度已得到相關(guān)商品經(jīng)營者的普遍認(rèn)可。隨著媒體和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)達(dá)。相關(guān)公眾在日常生活中接觸廣告、媒體的機會增多，能夠更輕易地了解到權(quán)利人，也更有機會接觸到其品牌和商品信息。因此，該證明方法可謂十分有效。

二、中國香港、澳門、臺灣以及周邊地區(qū)的證據(jù)

如果相關(guān)商標(biāo)在中國大陸的證據(jù)不夠充分，甚至完全沒有在中國大陸的在先的商品銷售、宣傳，也可考慮積極搜集中國大陸周邊地區(qū)的相關(guān)證據(jù)，用以證明品牌的知名度可以輻射到中國內(nèi)地。例如，在Manolo Blahnik無效宣告案中，權(quán)利人提交了中國香港、韓國、新加坡、印度尼西亞、菲律賓的店鋪經(jīng)營相關(guān)證據(jù)（包括在香港的銷售額等），又通過亞洲經(jīng)銷商出具的聲明等材料予以加強，并提交了該品牌鞋履被香港著名演員在相關(guān)電影或演唱會上穿著的相關(guān)材料。法院也認(rèn)可，這些證據(jù)可以表明該品牌在中國周邊地區(qū)的知名度在一定程度上會輻射至中國內(nèi)地，從而達(dá)到證明其在中國相關(guān)公眾中享有高知名度的目的。

三、其他國家地區(qū)的證據(jù)

除上述地域外，考慮到很多行業(yè)、尤其是時尚行業(yè)的全球性，權(quán)利人也可積極搜集其他國家的廣告、宣傳、銷售、所獲獎項、媒體報道、個人傳記等證據(jù)，盡可能地證明其品牌能夠為中國的相關(guān)公眾所知悉。在Manolo Blahnik無效宣告案中，權(quán)利人提交了大量訴爭商標(biāo)申請日之前的此類證據(jù)，比如該品牌及其產(chǎn)品在其他國家的相關(guān)報道及廣宣資料、該品牌在美國、英國及西班牙的多項獲獎記錄及相關(guān)報道、該設(shè)計師的傳記等。

從證據(jù)的提交時間看，一般建議品牌方盡早啟動針對惡意搶注商標(biāo)的法律行動，并盡可能在第一個程序中就廣泛搜集、提交證據(jù)材料，對主張的最有力的理由盡可能充分地進(jìn)行舉證，畢其功于一役，以盡可能縮短維權(quán)時間、降低費用。以Manolo Blahnik案為例，僅針對申請最早的一件搶注商標(biāo)，就涉及了異議、異議復(fù)審、異議復(fù)審訴訟一審、二審、無效宣告、無效宣告訴訟一審、二審、再審、撤銷、撤銷復(fù)審、第二輪撤銷、撤銷復(fù)審、撤銷復(fù)審訴訟等，前后耗時22年，無效宣告勝訴后，品牌方自己的商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊仍需一定的時間。上述案件及關(guān)聯(lián)案件的費用可能也高達(dá)數(shù)十萬美元。

而即使在某一程序中未能獲得支持，品牌方也應(yīng)及時啟動后續(xù)的法律行動，并進(jìn)一步搜集、提交證據(jù)材料。前文POLO案件未能獲得支持的原因之一正是在異議復(fù)審程序后未及時進(jìn)入司法審查，而后續(xù)的無效宣告的啟動時間超過了爭議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊后的五年期限，使得品牌方基于在先權(quán)利、在先使用的主張無法適用，僅能依據(jù)馳名商標(biāo)及絕對條款提出無效宣告的請求，而主張馳名的證據(jù)材料又被認(rèn)定為未夠成新的事實與理由，違反了一事不再理原則。與之相比，喬丹案、Manolo Blahnik都及時提起了無效宣告請求，品牌方因此能夠主張姓名權(quán)等在先權(quán)利。而Manolo Blahnik無效宣告行政及司法程序中一直補充提交新的證據(jù)材料，尤其是關(guān)鍵性的證明其名稱在中國的在先知名度的證據(jù)材料，最終成功被認(rèn)定為構(gòu)成新的事實與理由，以姓名權(quán)獲得支持。

當(dāng)然，對于知名品牌來說，更為重要的仍是注冊先行。在現(xiàn)行的中國商標(biāo)保護(hù)體系中，注冊保護(hù)仍是更優(yōu)先、更有效的保護(hù)方式。品牌方在進(jìn)入中國市場前有必要提前進(jìn)行商標(biāo)布局，盡早提交商標(biāo)注冊申請，并盡可能覆蓋更廣泛的商標(biāo)和商品服務(wù)范圍。

（原標(biāo)題：商標(biāo)搶注案件中的證據(jù)搜集問題探討——以Manolo Blahnik等案為例）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：朱磊 張立娜 鴻鵠律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：  商標(biāo)搶注案件中的證據(jù)搜集問題探討 （點擊標(biāo)題查看原文）

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