青花椒、千頁豆腐、大牌檔，下一個原告會是誰？ ?

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“行業(yè)通用名詞被注冊為商標(biāo)的情況，猶如深水炸彈一般暗藏著，不觸碰的時候風(fēng)平浪靜，一觸碰到就會無辜爆炸?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：殷蔚 安徽君威知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

作者按

今年來，行業(yè)通用名詞被注冊為商標(biāo)后，進行民事訴訟維權(quán)的案件層出不窮，且多次登上熱搜，引發(fā)社會關(guān)注。被告多為不知情下使用了該名稱，被訴后面對高額賠償均表示無辜且無助。面對此種情況，本文試圖從多個角度闡述應(yīng)訴策略及防患未然的應(yīng)對措施。

基于歷史原因和商標(biāo)局在商標(biāo)申請注冊階段的審查審理規(guī)則的限制，我國目前存在較多行業(yè)通用名詞被注冊為商標(biāo)的情況。較為知名的有被最高院明確為“碰瓷式維權(quán)”的“青花椒”商標(biāo)，此前在北京市高院二審行政案件中被判定淪為通用名稱的“千頁豆腐”商標(biāo)，以及上月在安徽省合肥市中級人民法院民事侵權(quán)案件勝訴的“大牌檔”商標(biāo)等。

判例一：南京大惠公司訴開發(fā)區(qū)大牌檔侵害商標(biāo)權(quán)糾紛民事一審，原告主張停止侵權(quán)+50萬賠償+104340合理開支+變更企業(yè)名稱+登報道歉，法院認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)，判決停止侵權(quán)+變更企業(yè)名稱+80000合理開支。

判例二：南京大惠公司訴海鹽縣武原笑貓咪餐廳侵害商標(biāo)權(quán)糾紛民事一審，原告主張停止侵權(quán)+100萬賠償及合理開支，法院認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)，判決停止侵權(quán)+8萬經(jīng)濟損失含合理開支。

判例三：蘇州典發(fā)公司訴天合堂公司“千頁豆腐”商標(biāo)權(quán)糾紛民事一審，主張停止侵權(quán)+20萬賠償+1萬合理開支，法院認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)，判決停止侵權(quán)+15000損失及合理開支。

（以上數(shù)據(jù)來自裁判文書網(wǎng)）

通過裁判文書我們可以看到，原告在訴訟前一般會對證據(jù)進行公證，對被告財產(chǎn)進行保全等常規(guī)操作，而被告在訴訟時一般都會對爭議商標(biāo)提出無效宣告或者撤銷淪為通用名稱（以下簡稱撤通），并且請求法院對案件中止審理。被告往往會在民事案件中請求法院論證涉案商標(biāo)已經(jīng)淪為通用名稱，法院往往在判決書中對這一焦點問題不做評述，筆者認(rèn)為這是非常正確的做法。

首先，2014 年商標(biāo)法第四十九條第二款同時規(guī)定了商標(biāo)連續(xù)三年不使用的撤銷和退化為商品通用名稱的撤銷兩種情形，對于前者，以撤銷申請人提出撤銷申請之日作為基準(zhǔn)日向前推三年作為指定期間。基于同一法律條文本身的內(nèi)在統(tǒng)一性，商標(biāo)退化為商品通用名稱的撤銷也應(yīng)以撤銷申請人提出撤銷申請之日作為基準(zhǔn)日。

其次，注冊商標(biāo)被無效和注冊商標(biāo)被撤銷的法律后果并不一致，若被無效則自始無效，若被撤銷則自撤銷公告之日起商標(biāo)專用權(quán)終止。依據(jù) 2014 年商標(biāo)法第四十九條第二款撤銷注冊商標(biāo)，并不發(fā)生自始無效的法律后果，故無需對訴爭商標(biāo)申請注冊之日的可注冊性予以判斷，以撤銷申請人提出申請之日作為基準(zhǔn)日符合商標(biāo)撤銷的法律后果。

簡而言之，即使訴爭商標(biāo)被認(rèn)定淪為通用名稱，其權(quán)利并不是自始無效，而是自撤銷公告作出后無效，一般訴訟后提起的撤通，都不會影響訴訟前的商標(biāo)有效性。所以即使該商標(biāo)被撤通，也不應(yīng)影響訴訟的進行和裁判。如果該商標(biāo)被認(rèn)定無效宣告，則自始無效，法院應(yīng)當(dāng)作出有利于被告的裁判，但對通用名稱的無效宣告應(yīng)當(dāng)提交的是商標(biāo)申請之時，該名稱已經(jīng)是通用名稱，而不是申請后經(jīng)過社會大眾的使用逐漸淪為了通用名稱，證據(jù)材料整理需要商標(biāo)申請“當(dāng)時”的時效性，所以一般無效宣告的難度都比較大。

對此類案件被告的訴訟建議：

1、以原告商標(biāo)剛剛被提起無效宣告或者撤通，請求法院中止審理，一般法院都不會采納；請求法院在民事訴訟中認(rèn)定該商標(biāo)是通用名稱，一般法院都不會作出評述；這兩塊是常見浪費大篇幅、大精力在民事訴訟中去做的，但都是收效甚微的事情。

2、訴訟著力點應(yīng)該在：①使用該商標(biāo)的行為并不會造成消費者在類似商品服務(wù)上造成混淆；②一般使用該商標(biāo)時都加入了其他顯著性區(qū)分內(nèi)容，不會造成消費者的近似認(rèn)定；③除開使用該商標(biāo)外，其他例如包裝、門店裝修、宣傳廣告等都不構(gòu)成近似，無意不正當(dāng)競爭；④未造成對該商標(biāo)的嚴(yán)重影響，賠償額度應(yīng)該盡可能低，賠禮道歉的緣由不存在。

對“無辜廠商”們的知識產(chǎn)權(quán)管理建議：

1、在產(chǎn)品包裝、門頭、廣告上使用每個商標(biāo)、產(chǎn)品名稱或者你認(rèn)為的“通用名稱”之前，先通過商標(biāo)查詢系統(tǒng)了解下該名稱是否是他人的已注冊商標(biāo)。并不是常見就代表能夠合理使用，并不是他人用了你就能用。

2、請求行業(yè)協(xié)會、地方知識產(chǎn)權(quán)主管單位等，主導(dǎo)對當(dāng)?shù)鼗蛘咝袠I(yè)內(nèi)的通用名稱進行排查，對已經(jīng)被注冊為商標(biāo)的通用名稱盡早的提出撤通或者無效宣告，排雷避免后續(xù)風(fēng)險。

下一個原告會是誰？

行業(yè)通用名詞被注冊為商標(biāo)的情況，猶如深水炸彈一般暗藏著，不觸碰的時候風(fēng)平浪靜，一觸碰到就會無辜爆炸。例如，安徽阜陽有一道名小吃“格拉條”，是當(dāng)?shù)厝颂貏e愛好的一種面食，卻已經(jīng)在餐飲類別被注冊為商標(biāo)十余年，而僅阜陽當(dāng)?shù)夭樵兠Q中帶有格拉條的企業(yè)及個體戶就有2348家……

（原標(biāo)題：青花椒、千頁豆腐、大牌檔，下一個原告會是誰？）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：殷蔚 安徽君威知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：青花椒、千頁豆腐、大牌檔，下一個原告會是誰？ （點擊標(biāo)題查看原文）

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