專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問(wèn)題的答復(fù)（三）

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“本篇就無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人對(duì)部分形式問(wèn)題，即專利法第三十三條、專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款的相關(guān)規(guī)定、注意事項(xiàng)、答復(fù)策略做了討論，并給出了一些示例案例作為參考?！?/strong>

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作者：袁玥中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

在本系列形式問(wèn)題的答復(fù)第一、第二篇中，著重討論了針對(duì)專利法第二十六條第三款說(shuō)明書公開不充分、第二十六條第四款關(guān)于權(quán)利要求未以說(shuō)明書為依據(jù)以及權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚的答復(fù)策略，本篇將繼續(xù)討論針對(duì)無(wú)效理由中形式問(wèn)題的其它條款的答復(fù)策略。

一、對(duì)于專利法第三十三條、專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款（修改超范圍、分案超范圍）的相關(guān)規(guī)定

1. 專利法及其實(shí)施細(xì)則、專利審查指南的規(guī)定

《專利法》第三十三條規(guī)定：“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”

《專利法實(shí)施細(xì)則》第四十三條第一款規(guī)定：“依照本細(xì)則第四十二條規(guī)定提出的分案申請(qǐng)，可以保留原申請(qǐng)日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超出原申請(qǐng)記載的范圍?！?/p>

以上兩個(gè)條款均在《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十五條規(guī)定的無(wú)效理由范圍內(nèi)。面對(duì)分案申請(qǐng)，有時(shí)候兩個(gè)法條還會(huì)通用。

在無(wú)效程序中，權(quán)利要求不滿足上述兩個(gè)條款，指的是權(quán)利要求在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中有過(guò)修改/分案，而這些實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中所做的修改/分案不符合上述兩個(gè)條款的規(guī)定。應(yīng)注意不要和無(wú)效程序中權(quán)利要求的修改相混淆。

在本系列文第一篇中提及過(guò)，無(wú)效程序中，也可以對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，修改的大前提是應(yīng)滿足專利法第三十三條的規(guī)定。但權(quán)利要求在無(wú)效程序中的修改不滿足專利法第三十三條的規(guī)定并不是無(wú)效理由，出現(xiàn)這種情況時(shí)，該修改將不予接受，從而將無(wú)效程序的審查基礎(chǔ)確定為修改之前的權(quán)利要求版本，而不會(huì)以無(wú)效程序中修改的權(quán)利要求為審查基礎(chǔ)做出不符合專利法第三十三條的審查決定。

而在實(shí)質(zhì)審查中，如何界定“原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，從而判斷修改是不是超出了此范圍，《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.3節(jié)給出了解讀：“具體地說(shuō)，如果申請(qǐng)的內(nèi)容通過(guò)增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請(qǐng)記載的信息不同，而且又不能從原申請(qǐng)記載的信息中直接地、毫無(wú)疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。這里所說(shuō)的申請(qǐng)內(nèi)容，是指原說(shuō)明書（及其附圖）和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，不包括任何優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容?！?/p>

2. 幾個(gè)要注意的事項(xiàng)

（1）PCT國(guó)際申請(qǐng)的修改依據(jù)是該申請(qǐng)?jiān)继峤坏膰?guó)際申請(qǐng)的權(quán)利要求書、說(shuō)明書和說(shuō)明書附圖（參見《專利審查指南》第三部分第二章第3.3節(jié)的規(guī)定），即，原始提交的國(guó)際申請(qǐng)文件具有法律效力，作為申請(qǐng)文件修改的依據(jù)，不應(yīng)以在中國(guó)國(guó)家階段公開的中文文本作為判斷修改是否超范圍的依據(jù)。

【案例一——第29367號(hào)無(wú)效審查決定】該案中無(wú)效請(qǐng)求人主張涉案專利權(quán)利要求修改超范圍時(shí)，使用了該專利在PCT中國(guó)國(guó)家階段公開的文本作為對(duì)比依據(jù)。合議組依職權(quán)調(diào)取了該專利的國(guó)際申請(qǐng)公布文本，并以此作為判斷基礎(chǔ)。

（2）分案申請(qǐng)的修改依據(jù)是原申請(qǐng)（即，母案申請(qǐng)）申請(qǐng)日提交的說(shuō)明書、權(quán)利要求書和附圖。

（3）當(dāng)說(shuō)明書中按照《專利審查指南》第二部分第二章第2.2.3節(jié)的要求，規(guī)范地引證了其它文件時(shí)，應(yīng)認(rèn)為說(shuō)明書中記載了引證文件引用部分的內(nèi)容，這些內(nèi)容可作為修改的依據(jù)。

（4）說(shuō)明書摘要以及摘要附圖不具有法律效力，不能作為修改說(shuō)明書或者權(quán)利要求書的依據(jù)。注意，摘要和摘要附圖是可以在申請(qǐng)日之后提交的，其內(nèi)容不屬于專利申請(qǐng)原始記載的內(nèi)容。

（5）實(shí)踐中，由于無(wú)效請(qǐng)求人無(wú)法獲得原始申請(qǐng)文本，經(jīng)常使用公開文本作為修改依據(jù)。如果原始申請(qǐng)文本和公開文本不一致，需要專利權(quán)人一方舉證。

（6）申請(qǐng)日提交的以計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)形式記載的內(nèi)容也可作為修改依據(jù)，此情況可見于核苷酸和/或氨基酸序列表的提交。

（7）說(shuō)明書附圖的繪制僅僅是示意性的，通過(guò)測(cè)量說(shuō)明書附圖中的比例、尺寸等得到的內(nèi)容不能作為修改依據(jù)。

（8）原申請(qǐng)文件記載的范圍中的“范圍”是專利法意義上的專用語(yǔ)，和我們?nèi)粘Ｉ钪欣斫獾摹胺秶焙x有著很大不同。比如，按照我們?nèi)粘Ｉ畹睦斫?，一個(gè)數(shù)值范圍必然包含該范圍內(nèi)的所有數(shù)值集合，但是在專利法意義上，如果原申請(qǐng)文件記載的數(shù)值范圍在修改中被縮小，而原申請(qǐng)文件又沒(méi)有記載縮小后數(shù)值范圍的端點(diǎn)，可能會(huì)導(dǎo)致修改范圍的缺陷（可參見《專利審查指南》第二部分第八章5.2.2節(jié)的規(guī)定）。

【案例二——(2009)高行終字第122號(hào)】該案中，原始申請(qǐng)文件記載的烷基的碳原子個(gè)數(shù)范圍為1-12，沒(méi)有記載中間的數(shù)值，專利權(quán)人將權(quán)利要求修改為1-6，即使專利權(quán)人爭(zhēng)辯個(gè)數(shù)1-12的含義是包括了離散數(shù)值1、2、3……12，相當(dāng)于記載了每一個(gè)整數(shù)的數(shù)值，仍然被無(wú)效決定、一審和二審行政判決一致認(rèn)為不符合專利法第三十三條的規(guī)定。當(dāng)然，該案是早年案例，現(xiàn)在再看可能會(huì)對(duì)離散數(shù)值的范圍有所爭(zhēng)議。

二、修改超范圍的答復(fù)策略

從業(yè)較早的專利代理師同行可能還記得，在08年前后，專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查程序忽然收緊了對(duì)于專利法第三十三條的審查尺度，“直接、毫無(wú)疑義”幾乎被等價(jià)于“數(shù)理邏輯上唯一確定”。大批的專利申請(qǐng)因?yàn)閷＠ǖ谌龡l/實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款而被駁回，也有大量的早期授權(quán)的專利在無(wú)效中栽進(jìn)了該條款的深坑。在此后的多年中，“直接、毫無(wú)疑義”這六個(gè)字，曾經(jīng)深深地印刻在每一位專利代理師的靈魂中，在每一次修改時(shí)，都小心翼翼地指出修改依據(jù)，反復(fù)檢查每一處修改是否能夠滿足“直接、毫無(wú)疑義”地從原申請(qǐng)文件得出這樣的標(biāo)準(zhǔn)。曾經(jīng)有那么一段時(shí)間，專利法第三十三條忽然就變成了無(wú)效理由中最勢(shì)不可擋的武器。

雖然經(jīng)過(guò)了多年的爭(zhēng)論、無(wú)數(shù)案例的反反復(fù)復(fù)，如今無(wú)效程序的實(shí)踐已經(jīng)不同往昔，但我們面對(duì)專利法第三十三條的無(wú)效理由時(shí)，仍需打起精神，認(rèn)真應(yīng)對(duì)。

如果，實(shí)審階段的修改是經(jīng)得起絕對(duì)推敲的，能夠從說(shuō)明書中找到依據(jù)，那么作為專利權(quán)人自然不用擔(dān)心，指出修改依據(jù)便好。但如果，修改依據(jù)不是特別明確，那么我們可以考慮從一些其它方面進(jìn)行答復(fù)。

第一，在理解專利法第三十三條中的“原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍”時(shí)，不要將其機(jī)械地理解為“原說(shuō)明書和權(quán)利要求書中存在文字的一致性表述或者通過(guò)數(shù)理邏輯唯一可得”，而是應(yīng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度理解原說(shuō)明書和權(quán)利要求書的記載內(nèi)容，在答復(fù)中具體地進(jìn)行分析。而且如果可能，可以主動(dòng)提交能夠證明本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解和共識(shí)的證據(jù)。

【案例三——(2011)知行字第17號(hào)】該案也即經(jīng)典案例江蘇先聲案。在該案中，原始申請(qǐng)文件中記載了某藥物中兩種成分分別是1mg/kg和30mg/kg，而申請(qǐng)人將權(quán)利要求中的相關(guān)特征修改成比例關(guān)系“1:30”。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為原始申請(qǐng)文件中記載的僅是具體劑量的組合,不能反映整個(gè)比例關(guān)系，因此修改超范圍。但是再審法院經(jīng)過(guò)對(duì)原始說(shuō)明書進(jìn)行分析，尤其是計(jì)量組合“1mg/kg和30mg/kg”在說(shuō)明書中明確記載了是在大鼠身上進(jìn)行試驗(yàn)所使用的劑量，認(rèn)為對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),1mg/kg和30mg/kg表明的是兩種成分的比值而非一個(gè)固定的藥品使用劑量,故本案中應(yīng)認(rèn)為1:30的比值關(guān)系在說(shuō)明書已有記載。

該案中，如果從文字或數(shù)理邏輯推理來(lái)說(shuō)，修改后的權(quán)利要求覆蓋了滿足1:30的比值關(guān)系的所有配方，這樣的保護(hù)范圍是無(wú)論如何不能從原始說(shuō)明書記載的單一計(jì)量組合“1mg/kg和30mg/kg”中毫無(wú)疑義地推知的，但是從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度來(lái)說(shuō)，該比值關(guān)系是處于說(shuō)明書記載的范圍內(nèi)的。

【案例四——第15876號(hào)無(wú)效審查決定】權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“具有與無(wú)線通信系統(tǒng)要求無(wú)關(guān)的可變周期的計(jì)時(shí)器”是在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中通過(guò)修改得到的。該專利原說(shuō)明書記載了“在分組數(shù)據(jù)模式中，將移動(dòng)站設(shè)置在活動(dòng)模式中預(yù)定的活動(dòng)時(shí)間量，并且在此活動(dòng)模式中，將移動(dòng)站保持喚醒移動(dòng)用戶可選擇的時(shí)間”以及“移動(dòng)站可以返回到DCCH睡眠模式由在活動(dòng)計(jì)時(shí)器確定的另一用戶可選擇的時(shí)間量。”無(wú)效決定認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員從前述記載的“活動(dòng)模式中預(yù)定的活動(dòng)時(shí)間量”可知，說(shuō)明書中記載的“計(jì)時(shí)器”是具有周期的；同時(shí)，由“移動(dòng)用戶可選擇的時(shí)間”以及“另一用戶可選擇的時(shí)間量”的記載可知，計(jì)時(shí)器依賴于用戶的設(shè)置，與無(wú)線通信系統(tǒng)要求無(wú)關(guān)，因此修改不超范圍。

在該案中明顯可見這樣的理念：雖然原始申請(qǐng)文件沒(méi)有直接的文字記載，但所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀該申請(qǐng)文件后，基于該領(lǐng)域的基本原理或技術(shù)上固有的內(nèi)在聯(lián)系，能夠確定某技術(shù)特征是客觀存在的，則該技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)屬于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原始說(shuō)明書和權(quán)利要求能夠直接、毫無(wú)疑義確定的內(nèi)容。

第二，嘗試放松“毫無(wú)疑義”標(biāo)準(zhǔn)，站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度來(lái)判斷，修改的內(nèi)容是否能夠從原申請(qǐng)文件推導(dǎo)出、是否顯而易見、修改內(nèi)容所涵蓋的原始申請(qǐng)未明確記載的方案是否本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀原始申請(qǐng)后能夠容易地聯(lián)想出來(lái)。如果是，那么可以嘗試爭(zhēng)辯修改不超出原始申請(qǐng)文件記載的范圍。

【案例五——第24591號(hào)無(wú)效審查決定】在涉案專利的實(shí)質(zhì)審查階段，申請(qǐng)人將說(shuō)明書實(shí)施例2化合物的名稱及結(jié)構(gòu)式中鹵素氟的位置由處于環(huán)上的5位修改為4位（修改前的5-氟取代為間位，修改后的4-氟取代為對(duì)位，結(jié)構(gòu)式略）。無(wú)效請(qǐng)求人主張?jiān)撔薷脑谠忌暾?qǐng)文件中沒(méi)有依據(jù)。專利權(quán)人主張，該修改為明顯錯(cuò)誤的更正，能夠從說(shuō)明書中直接、毫無(wú)疑義地推知，因?yàn)楦鶕?jù)說(shuō)明書的記載，該實(shí)施例2化合物是從兩種化合物原料（略）的化學(xué)反應(yīng)中獲得的，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其所掌握的基礎(chǔ)理論知識(shí)，即“鹵素取代基使鄰、對(duì)位碳原子比間位碳原子具有更多的電子云密度，故得到的產(chǎn)物以鄰、對(duì)位為主”的知識(shí)，能夠容易地意識(shí)到，此類反應(yīng)中鹵素的存在增大了其鄰、對(duì)位上基團(tuán)的反應(yīng)活性。本案中由于原料中氟的鄰位上是未取代的，對(duì)于僅存的對(duì)位氨基和間位氨基來(lái)說(shuō)，顯然對(duì)位氨基的反應(yīng)活性更強(qiáng)，由此生成的4-氟取代的產(chǎn)物應(yīng)當(dāng)占絕大多數(shù)，故將原來(lái)處于間位取代的產(chǎn)物修改為對(duì)位取代產(chǎn)物即將氟由5位修改為4位，屬于更正明顯錯(cuò)誤。為了證明自己的主張，專利權(quán)人主動(dòng)提交了兩份有機(jī)化學(xué)領(lǐng)域的經(jīng)典教科書，以證明本領(lǐng)域技術(shù)人員所具有的基礎(chǔ)理論知識(shí)。最終無(wú)效決定認(rèn)同了專利權(quán)人的主張，認(rèn)為修改不超出原始申請(qǐng)記載的范圍。

以上案例可幫助我們理解“直接、毫無(wú)疑義”的含義：對(duì)于修改是否超范圍的判斷，“毫無(wú)疑義”并不是真的追求絕對(duì)地排除任何其它可能才行，即不能僅因?yàn)榇嬖谄渌碚撋系男薷目赡芫偷贸鲂薷某秶慕Y(jié)論，那樣理解就太過(guò)嚴(yán)苛、機(jī)械了。我們應(yīng)當(dāng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，基于原始申請(qǐng)文件整體表達(dá)的技術(shù)信息探尋申請(qǐng)人的真實(shí)意思表示。如上面案例五中，專利權(quán)人成功證明4-氟取代的產(chǎn)物應(yīng)當(dāng)占絕大多數(shù)即可，至于理論上是否存在機(jī)會(huì)生成5-氟取代的產(chǎn)物的可能則不重要。下面這個(gè)案例在這一點(diǎn)上表現(xiàn)得更加明顯。

【案例六——(2009)高行終字第327號(hào)、(2010)知行字第53號(hào)】該案即是當(dāng)年名動(dòng)一時(shí)的“墨盒”案，曾經(jīng)給專利法第三十三條的審查實(shí)踐帶來(lái)不小的沖擊，案情也是一波三折。該案中，申請(qǐng)人在分案申請(qǐng)時(shí)將“半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置”修改為“存儲(chǔ)裝置”，而原始申請(qǐng)文件并未記載除了半導(dǎo)體之外的其它存儲(chǔ)裝置。專利復(fù)審委員會(huì)、一審法院均認(rèn)為該修改不符合專利法第三十三條的規(guī)定。然而二審法院和再審最高法院均持反對(duì)意見。但二審法院和再審法院的理由又不盡相同。二審法院認(rèn)為在說(shuō)明書的語(yǔ)境下，“存儲(chǔ)裝置”和“半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置”含義相同，因此不超范圍；但是再審法院即最高院對(duì)此持否定態(tài)度，認(rèn)為兩者含義不相同，“存儲(chǔ)裝置”的保護(hù)范圍顯然大于“半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置”。但即使這樣，最高院仍舊認(rèn)為此修改不超范圍，理由包括，雖然說(shuō)明書僅記載了半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置，但是其他類型的存儲(chǔ)裝置也是容易被聯(lián)想出來(lái)的。判決書中的一段說(shuō)理后來(lái)被很多專利代理師所引用：“對(duì)于‘原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍’,應(yīng)該從所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員角度出發(fā),以原說(shuō)明書和權(quán)利要求書所公開的技術(shù)內(nèi)容來(lái)確定?！瓚?yīng)該包括如下內(nèi)容:一是原說(shuō)明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容；二是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過(guò)綜合原說(shuō)明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容。只要所推導(dǎo)出的內(nèi)容對(duì)于所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員是顯而易見的,就可認(rèn)定該內(nèi)容屬于原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。……還應(yīng)考慮所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員綜合上述內(nèi)容后顯而易見的內(nèi)容?！荒堋瓕⑺鶎兕I(lǐng)域普通技術(shù)人員可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容理解為數(shù)理邏輯上唯一確定的內(nèi)容。……對(duì)所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言,通過(guò)綜合該原始專利申請(qǐng)公開說(shuō)明書、權(quán)利要求書和附圖,很容易聯(lián)想到可以用其他存儲(chǔ)裝置替換半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置,并推導(dǎo)出該技術(shù)方案同樣可以應(yīng)用于使用非半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置的墨盒?！?/p>

由此可知，在該案中，最高院對(duì)于專利法第三十三條中“原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的理解比《專利審查指南》規(guī)定的要寬泛，將本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)綜合原始申請(qǐng)文件而可以明確推導(dǎo)出的、即容易聯(lián)想到的內(nèi)容也涵蓋了進(jìn)去。尤其是“容易聯(lián)想到的內(nèi)容”也不超出原始申請(qǐng)記載的范圍，突破了很多固有的認(rèn)知。

第三，如果前面兩點(diǎn)都不能適用，那么分析一下所關(guān)注的修改之處是否專利的“發(fā)明點(diǎn)”所在。所謂“發(fā)明點(diǎn)”，是指一項(xiàng)技術(shù)方案包含的多個(gè)技術(shù)特征中,體現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造對(duì)現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征,它使發(fā)明創(chuàng)造相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有新穎性和創(chuàng)造性,是發(fā)明創(chuàng)造能夠被授予專利權(quán)的基礎(chǔ)和根本原因。雖然專利法及其實(shí)施細(xì)則、《專利審查指南》中的規(guī)定在本條款上并不會(huì)區(qū)分所謂的“發(fā)明點(diǎn)”和“非發(fā)明點(diǎn)”，但在別無(wú)他法的時(shí)候，如果修改之處不是專利的發(fā)明點(diǎn)所在，我們可以從專利法第三十三條的立法本意、對(duì)權(quán)利人公平等的角度，嘗試按照以下案例中判決書的說(shuō)理思路去爭(zhēng)辯。

【案例七——(2013)行提字第21號(hào)】該案中，申請(qǐng)人將權(quán)利要求中的術(shù)語(yǔ)“模壓”改成“壓制”，而專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為，“模壓”僅是“壓制”的一種，還存在沖壓、鍛壓等，將下位概念修改成上位概念超出了原始申請(qǐng)文件記載的范圍。但是最高院提審了該案，并在判決書中確定了“發(fā)明點(diǎn)”的概念，認(rèn)為：“專利法第三十三條對(duì)專利申請(qǐng)文件的修改沒(méi)有區(qū)分‘發(fā)明點(diǎn)’和‘非發(fā)明點(diǎn)’而采取不同的標(biāo)準(zhǔn),但是該條款的立法本意之一是盡可能保證確有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造取得專利權(quán),實(shí)現(xiàn)專利申請(qǐng)人所獲得的權(quán)利與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配。如果僅僅因?yàn)閷＠暾?qǐng)文件中‘非發(fā)明點(diǎn)’的修改超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍而無(wú)視整個(gè)發(fā)明創(chuàng)造對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn),最終使得確有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造難以取得專利權(quán),專利申請(qǐng)人獲得的利益與其對(duì)社會(huì)做出的貢獻(xiàn)明顯不相適應(yīng),不僅有違實(shí)質(zhì)公平,也有悖于專利法第三十三條的立法本意,不利于創(chuàng)新激勵(lì)和科技發(fā)展。”

從案例七可見，在應(yīng)用專利法第三十三條時(shí)，對(duì)發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)的特征掌握的尺度有所區(qū)別，對(duì)于非發(fā)明點(diǎn)的特征來(lái)說(shuō)，判斷修改是否適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)可能比發(fā)明點(diǎn)特征要寬松一些。在答復(fù)時(shí)，專利權(quán)人可以借鑒該案中的觀點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)修改之處非發(fā)明點(diǎn)所在，從公平、鼓勵(lì)創(chuàng)新的立法本意的角度來(lái)陳述，有可能會(huì)收到一定的效果。

總的來(lái)說(shuō)，在無(wú)效階段，合議組和行政訴訟各審法院對(duì)于專利法第三十三條、專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款的審查尺度應(yīng)是比實(shí)質(zhì)審查階段寬松，因此專利權(quán)人在遇到以上條款的無(wú)效理由進(jìn)行答復(fù)時(shí)，無(wú)需死守說(shuō)明書文字記載的內(nèi)容，而是應(yīng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度多思考一下，讓“本領(lǐng)域技術(shù)人員”變得“聰明一點(diǎn)”，這樣效果會(huì)比較好。

三、結(jié)語(yǔ)

本篇就無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人對(duì)部分形式問(wèn)題，即專利法第三十三條、專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款的相關(guān)規(guī)定、注意事項(xiàng)、答復(fù)策略做了討論，并給出了一些示例案例作為參考。對(duì)于專利法第三十三條而言，一定要從權(quán)利和義務(wù)兩個(gè)方面看待對(duì)申請(qǐng)文件的修改，首先是賦予了申請(qǐng)人對(duì)專利申請(qǐng)文件修改的權(quán)利（“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改”），然后才是對(duì)這種權(quán)利進(jìn)行了限制，要求修改不得超范圍（“但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍”）。專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款也是如此，首先是允許分案的，其次是分案要滿足不超出原申請(qǐng)記載范圍的規(guī)定。因此從立法本意來(lái)說(shuō)，不但沒(méi)有不鼓勵(lì)修改/分案的含義，相反，之所以允許修改/分案，正是為了鼓勵(lì)適當(dāng)?shù)男薷?分案，以使得專利申請(qǐng)文件更加符合專利法的要求，也更加匹配申請(qǐng)人做的貢獻(xiàn)、從而鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的做出。在這種理念下，作為專利權(quán)人，即使在無(wú)效程序中也不需懼怕面對(duì)曾經(jīng)做出的修改。

在下一篇章中，會(huì)討論專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款缺少必要技術(shù)特征的無(wú)效理由的答復(fù)。

相關(guān)閱讀：

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（一）——權(quán)利要求的修改

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（二）——證據(jù)“三性”的質(zhì)證

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（三）——證據(jù)證明力的質(zhì)證

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（四）——譯文異議

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（五）——答復(fù)策略的制定

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問(wèn)題的答復(fù)（一）

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問(wèn)題的答復(fù)（二）

（原標(biāo)題：專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問(wèn)題的答復(fù)（三））

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：（原標(biāo)題：專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問(wèn)題的答復(fù)（三））（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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