專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（七）——優(yōu)先權(quán)的核實

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“本次就無效宣告程序中專利權(quán)人對優(yōu)先權(quán)進行核實問題做了討論，并給出了一些示例案例作為參考。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所

在本系列的前面文章中，已經(jīng)討論了形式問題的答復策略。接下來將要逐漸過渡到新穎性和創(chuàng)造性的答復策略的討論。在討論新穎性和創(chuàng)造性的答復之前，仍然有一些問題需要先行解決，例如，優(yōu)先權(quán)的核實問題、權(quán)利要求的解釋問題等等。本文先行討論優(yōu)先權(quán)的核實問題。其實雙方對于優(yōu)先權(quán)能否成立的辯論往往是在質(zhì)證環(huán)節(jié)，在質(zhì)疑證據(jù)能否作為現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請時引出，但為了方便本系列篇幅的組織，將其放在本文中討論。

一、對于無效請求人提出涉案專利優(yōu)先權(quán)不能成立問題的應(yīng)對

1.關(guān)于優(yōu)先權(quán)的相關(guān)規(guī)定

《專利法》第二十九條規(guī)定：“申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在中國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。”

在無效程序中才發(fā)現(xiàn)涉案專利的優(yōu)先權(quán)不能成立的情況是有可能發(fā)生的，因為在實質(zhì)審查過程中，如果審查員檢索得到的所有對比文件的公開日都早于申請人所要求的優(yōu)先權(quán)日時，是不必核實優(yōu)先權(quán)的（參見《專利審查指南》第二部分第八章第4.6.1節(jié)的規(guī)定）。

無效請求人在無效程序中挑戰(zhàn)涉案專利的優(yōu)先權(quán)，認為優(yōu)先權(quán)不成立，其原因很可能是無效請求人所使用的某份證據(jù)的公開日在優(yōu)先權(quán)日之后，只有涉案專利的優(yōu)先權(quán)不成立，該證據(jù)才能用于評價涉案專利的新穎性或創(chuàng)造性。

遇到這種情況，作為專利權(quán)人，當然不能隨意放棄抵抗，而是應(yīng)該積極爭辯優(yōu)先權(quán)能夠成立。如果爭辯成功，往往可以起到立刻“廢除”對方某份證據(jù)的“現(xiàn)有技術(shù)”資格的效果，不必陷于后續(xù)的專利與證據(jù)的比對，可以說是兵不血刃了。

那么優(yōu)先權(quán)是否成立，該怎樣判斷呢？

《專利審查指南》第二部分第八章第4.6.2節(jié)其實給出了比較詳細的規(guī)定，該節(jié)指出，核實內(nèi)容有三項：“（１）作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題；（２）該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請；（３）在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起十二個月內(nèi)（這里指發(fā)明和實用新型）。”

其中，對于第（1）項，根據(jù)《專利審查指南》第二部分第八章第4.6.2節(jié)的規(guī)定，“只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應(yīng)當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。……所謂清楚地記載，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可。但是，如果在先申請對上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細敘述，以至于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。”

第（2）項可以通過檢索相同申請人是否有比優(yōu)先權(quán)日更早的相同主題申請來核實。

第（3）項大多數(shù)時候是一目了然的。

2.答復策略

如果無效請求人主張涉案專利的某個權(quán)利要求的技術(shù)方案不能享受優(yōu)先權(quán)，實踐中較多的情況是，其主張該技術(shù)方案沒有清楚地記載在優(yōu)先權(quán)文件中，即第（1）項。也有的時候，無效請求人會主張在先申請不是記載了同一主題的首次申請，即第（2）項。以下分別結(jié)合案例來說明兩種情況。

（1）核實作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題

這個問題的關(guān)鍵在于如何理解“相同主題”。其判斷標準是什么，需要嚴格到什么程度，從以下案例中可以體會一二。

【案例一——(2019)京行終1498號（2019年中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例）】該案中，無效行政程序階段請求人提交的一篇對比文件的公開日在涉案專利的優(yōu)先權(quán)日之后，同時認為涉案專利不能享受優(yōu)先權(quán)，因此該篇對比文件能作為現(xiàn)有技術(shù)來評價權(quán)利要求的創(chuàng)造性。無效決定中認定涉案專利能夠享受優(yōu)先權(quán)，從而該篇對比文件不能用于評價創(chuàng)造性。但是行政訴訟一審和二審法院皆認為不能享受優(yōu)先權(quán)，從而撤銷了無效決定。其中，二審判決書仔細分析了在先申請和涉案專利權(quán)利要求中的技術(shù)方案：涉案專利權(quán)利要求1限定了“為不同時隙產(chǎn)生不同正交碼”的技術(shù)特征；而優(yōu)先權(quán)文件中記載的技術(shù)方案僅要求正交碼組合{S1，S2}和正交碼組合{S3,S4}是不同的，即可解決小區(qū)間干擾的問題，本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)上述記載并不能直接、毫無疑義的確定上述正交碼S1、S2、S3、S4必然不同，即無法直接地、毫無疑義地得出權(quán)利要求1限定的上述技術(shù)特征。二審判決書還重申了《專利審查指南》中規(guī)定的關(guān)于能享受優(yōu)先權(quán)的判斷標準，即“涉案專利請求保護的技術(shù)方案必須為作為要求優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請客觀記載的技術(shù)方案，或者本領(lǐng)域的技術(shù)人員在可以從該在先申請中直接和毫無疑義地得出的技術(shù)方案”。

可見，能否享受優(yōu)先權(quán)的判斷標準是“直接和毫無疑義”。

可以從兩個方面來考慮該判斷標準。

(I)一方面，如果優(yōu)先權(quán)文件中對某一技術(shù)特征的描述是籠統(tǒng)或含糊的，在后申請增加了對這一技術(shù)特征的具體限定，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員卻無法直接、毫無疑義地得到這一技術(shù)特征，則在后申請不能享有該優(yōu)先權(quán)。下面兩個案例就是這種情況。

【案例二——第48183號無效審查決定（2021年專利復審無效十大案件）】該案涉及化學發(fā)明領(lǐng)域，具體化合物能否享受在先馬庫什化合物的優(yōu)先權(quán)的問題——合議組認定“不能”，并給出了有說服力的理由：“首先，在先申請的馬庫什化合物與在后申請的具體化合物因不屬于相同的技術(shù)方案而不被認為是‘相同主題的發(fā)明創(chuàng)造’。根據(jù)專利審查指南第二部分第十章5.1節(jié)的規(guī)定，‘通式不能破壞該通式中一個具體化合物的新穎性’，這意味著，如果在先申請系馬庫什化合物，在后申請系其范圍內(nèi)的一個具體化合物，則二者不能被認為屬于相同的技術(shù)方案，因此也不可能構(gòu)成相同主題的發(fā)明創(chuàng)造?！浯危绻谠诤笊暾埖木唧w化合物落入在先申請的馬庫什化合物范圍而認為在后申請可以享有在先申請的優(yōu)先權(quán)，將違背優(yōu)先權(quán)制度的本質(zhì)要求?！斣谙壬暾堊珜懗神R庫什化合物時，如果認為在其范圍內(nèi)的任何一個具體化合物均可以因此而享有在先申請的優(yōu)先權(quán)的話，則意味著在先申請將成為一個源源不斷的‘蓄水池’，申請人可以隨意地把優(yōu)先權(quán)日后在該馬庫什通式范圍內(nèi)的進一步研究所得到的新的具體化合物或者較小的通式化合物都貼上‘優(yōu)先權(quán)日’的標簽，這顯然違背優(yōu)先權(quán)制度的初衷?！?/p>

在另一個案例（第22284號無效審查決定）中，也涉及馬庫什化合物權(quán)利要求，在后申請在優(yōu)先權(quán)文件的基礎(chǔ)上增加了部分取代基的可選擇項，導致超出了優(yōu)先權(quán)文件記載的范圍，因此不能享有該優(yōu)先權(quán)。

原則上來說，我國實踐中將馬庫什化合物視為一個不可拆分的整體，在后申請保護的范圍應(yīng)與其優(yōu)先權(quán)文件中記載的一致。

【案例三——第33126號無效審查決定（2017年專利復審無效十大案件）】該案中，涉案專利要求的是本國優(yōu)先權(quán)。涉案專利的權(quán)利要求3限定“一水合甲磺酸鹽”這一技術(shù)特征。“一水合甲磺酸鹽”是指每1摩爾甲磺酸鹽含有1摩爾水，其含水量是確定的一個具體點值。而其本國優(yōu)先權(quán)文件中僅記載了甲磺酸鹽的含水量范圍，沒有記載“一水合”的技術(shù)特征。無效決定認為，二者的技術(shù)方案實質(zhì)上并不相同，導致二者不屬于相同的主題，因此權(quán)利要求3不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

案例三其實是一個比較常見的情況，即，優(yōu)先權(quán)文件記載了一個數(shù)值范圍，而在后申請在該數(shù)值范圍內(nèi)選擇了一個數(shù)值點或一個更小的數(shù)值范圍進行保護，這種情況下，在后申請通常是無法享有該優(yōu)先權(quán)的?？梢灶惐刃路f性判斷方法來判斷能否享有優(yōu)先權(quán)：當優(yōu)先權(quán)文件不能破壞在后申請的新穎性時，通常在后申請是不能享有優(yōu)先權(quán)的。

(II)另一方面，如果優(yōu)先權(quán)文件中僅記載了個別特例，在后申請卻將其擴展、概括為更加上位的范圍，由于在后申請增加了不能直接、毫無疑義得到的新的范圍，也是不能享受優(yōu)先權(quán)的。下面的兩個案例就是這種情況。

【案例四——第16264號無效審查決定】該案涉及一種人力拉犁，優(yōu)先權(quán)文件記載了一個技術(shù)特征在犁頭的“中部鉸接”行走輪支臂，而在后申請將其上位概括為“活動連接”；此外，優(yōu)先權(quán)文件限定配重行走輪是“通過螺栓活動連接”或者“通過螺栓配合裝”在支臂上的，而在后申請將其上位概括為“裝”在支臂上。無效決定認為，在后申請的權(quán)利要求增加了在先申請未涵蓋的技術(shù)方案，不屬于在先申請的相同主題，不能享有優(yōu)先權(quán)。

【案例五——第22487號無效審查決定】該案中，在后申請權(quán)利要求1限定了“帶動”（活動件“帶動”第一斜齒輪在垂直于底面的立面上做圓周運動）的技術(shù)特征；而優(yōu)先權(quán)文件中相應(yīng)的特征記載的是“齒輪驅(qū)動”。無效決定認為在后申請權(quán)利要求1中的“帶動”既包含齒輪驅(qū)動也包括皮帶驅(qū)動或者鏈條等方式驅(qū)動，而本專利優(yōu)先權(quán)文本中僅記載了齒輪驅(qū)動的技術(shù)方案，因此該概況超出了本專利優(yōu)先權(quán)文本中記載的技術(shù)方案的范圍，最終認定權(quán)利要求1不能享受優(yōu)先權(quán)。

由以上幾個案例（案例一~案例五）可見，在司法實踐中對于一件在后申請能否享受在先申請的優(yōu)先權(quán)，無論要求的是外國優(yōu)先權(quán)還是本國優(yōu)先權(quán)，判斷標準是和《專利審查指南》一致的，即“直接、毫無疑義”這個金標準。

“直接、毫無疑義”這六個字，同樣是專利法第三十三條規(guī)定的“修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的判斷標準。在本系列第七篇《形式問題的答復（二）》中，曾經(jīng)介紹過，在目前的司法實踐中，在判斷權(quán)利要求是否符合專利法第三十三條的規(guī)定時，對“直接、毫無疑義”的理解是比較靈活的，時?？梢砸姷皆谛薷臅r，允許加入所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠聯(lián)想到的內(nèi)容的案例。那么同樣是這六個字，是否用在優(yōu)先權(quán)問題的判斷上是同樣的尺度呢？

很遺憾地，目前來看答案是否定的，在優(yōu)先權(quán)的問題上，這六個字的標準是沒有什么余地的，尺度掌握得比專利法第三十三條要嚴格。這對專利權(quán)人來說不是一個好消息，意味著在答復無效請求人指出的“不能享有優(yōu)先權(quán)”的主張時，要完全基于在先申請中的技術(shù)方案，將其與涉案專利權(quán)利要求中的技術(shù)方案進行分析比對，既不能將在先申請中的上位概念具體化，也不能將在先申請中的下位概念概括化，當然更不能引入其它內(nèi)容或者將多于一個的技術(shù)方案互相結(jié)合。

(III)不過，在判斷優(yōu)先權(quán)是否成立時，也不用走另一個極端而拘泥于文字上的一致性表述，只要二者的技術(shù)方案實質(zhì)相同即可。

【案例六——（2018）最高法民申2345號（最高人民法院2020知識產(chǎn)權(quán)年度報告摘要）】該案并非行政訴訟，而是涉及一起專利民事訴訟，其中在判斷現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立時，提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯主張的當事人同時主張涉案專利不能享有優(yōu)先權(quán)。優(yōu)先權(quán)文件中明確記載了傳感器包括加速度傳感器、陀螺儀和紅外光電傳感器，涉案專利權(quán)利要求1中限定為“多個傳感器”；優(yōu)先權(quán)文件中公開了“能與電力驅(qū)動系統(tǒng)很好配合”的縱向雙輪車體，且公開了其為騎行工具，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解在先申請的方案為電動平衡車，涉案專利權(quán)利要求1的主題名稱為“一種新型電動平衡車”，并沒有擴大在先申請的內(nèi)容。判決書在經(jīng)過對在先申請和涉案專利權(quán)利要求中的技術(shù)方案進行對比后，認為：“雖然在先專利申請中沒有同樣的文字表述，但本領(lǐng)域技術(shù)人員可以從在先專利申請公開的內(nèi)容中得知其存在多個傳感器，也能得知控制器的功能，進而得到涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案。綜上，涉案專利所要解決的技術(shù)問題和預期的技術(shù)效果與在先專利申請相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于在先專利申請公開的內(nèi)容，能夠直接、毫無疑義地得到權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案，權(quán)利要求1中并未增加新的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容?！?/p>

【案例七——第22981號無效審查決定】該案中，涉案專利相對于優(yōu)先權(quán)文件將“電纜部”修改為“導線部”，將“端子承載部”修改為“端子容置部”。無效決定認為，修改后的上述技術(shù)特征相對于優(yōu)先權(quán)文件只是文字記載和敘述方式上的差別，相應(yīng)部件的結(jié)構(gòu)和功能相同，權(quán)利要求的技術(shù)內(nèi)容已記載在優(yōu)先權(quán)文件中，因此上述修改不會導致涉案專利優(yōu)先權(quán)不成立。

【案例八——第89636號復審決定】這是一個復審案例，僅供參考。在該案中，作為優(yōu)先權(quán)文件的在先申請記載了一種植物提取物“總亞氨基糖”，并記載了包括原料、步驟、工藝條件的制備方法。在后申請與其優(yōu)先權(quán)文件中記載的該植物提取物的制備方法在各方面完全相同，但是權(quán)利要求1中增加了該提取物的組成信息，即該總亞氨基糖包含DAB、GAL-DNJ和打碗花精B。復審決定認為，雖然在先申請沒有記載上述成分，但是由于選用了相同的原料，采用了相同的制備方法、工藝條件，因此制備出的提取物產(chǎn)品應(yīng)當相同，即在先申請的植物提取物中也應(yīng)當包含上述三種物質(zhì)。產(chǎn)品權(quán)利要求的范圍是由產(chǎn)品的組成、含量等特征確定的，在在先申請和涉案申請的提取物組成、含量、結(jié)構(gòu)相同的情況下，可認為涉案申請與在先申請的技術(shù)方案相同，二者屬于相同主題的發(fā)明。

所以，從以上幾個案例可見，如果僅是文字表述或者敘述方式上的不同，沒有改變整體的技術(shù)方案，也沒有改變所解決的技術(shù)問題和實現(xiàn)的技術(shù)效果，則在后申請與優(yōu)先權(quán)文件是屬于相同主題的。作為專利權(quán)人，可參考上述案例中的裁判思路來進行抗辯。

（IV）有時候，涉案專利還有可能要求多項優(yōu)先權(quán)，雙方可能對其中的某幾項優(yōu)先權(quán)有爭議，這個時候要逐一判斷每一項優(yōu)先權(quán)是否成立。

【案例九——第39900號無效審查決定（2019年專利復審無效十大案件）】該案中，涉案專利要求4個優(yōu)先權(quán)，無效請求人認為其中三個優(yōu)先權(quán)不能成立，專利權(quán)人放棄了一個優(yōu)先權(quán)，堅持另外兩個優(yōu)先權(quán)成立。無效決定通過分別分析權(quán)利要求的內(nèi)容和兩個優(yōu)先權(quán)文件中記載的內(nèi)容，認為兩個優(yōu)先權(quán)成立。

（V）此外，對于在后申請是否享有優(yōu)先權(quán)，判斷時是在其逐個權(quán)利要求的基礎(chǔ)上來判斷的，有時候會出現(xiàn)一件專利中有些權(quán)利要求能享有優(yōu)先權(quán)，有些權(quán)利要求卻不能享有優(yōu)先權(quán)的情況。

【案例十——（2019）最高法行申12665號（最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告（2019）摘要第34條）】該案中，最高人民法院指出，判斷在后專利申請是否屬于專利法第二十九條第二款規(guī)定的“就相同主題提出專利申請”的情形，認定其能否享有優(yōu)先權(quán)時，應(yīng)以在后專利申請中的各項權(quán)利要求分別作為判斷基礎(chǔ)。其中，權(quán)利要求1享有優(yōu)先權(quán)，故優(yōu)先權(quán)日之后公開的對比文件2不構(gòu)成權(quán)利要求1的現(xiàn)有技術(shù)，不能用于評價權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。從屬權(quán)利要求2不享有優(yōu)先權(quán)，對比文件2構(gòu)成權(quán)利要求2的現(xiàn)有技術(shù)。因此，即使權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性，也不能當然地得出其從屬權(quán)利要求2也具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

這是一個有趣的案例，由于不同權(quán)利要求在是否能享有優(yōu)先權(quán)上存在差別，出現(xiàn)了一份對比文件能夠用于評價享有優(yōu)先權(quán)的獨立權(quán)利要求的創(chuàng)造性，卻不能用于評價不享有優(yōu)先權(quán)的從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性的局面，從而造成獨立權(quán)利要求具備創(chuàng)造性，其從屬權(quán)利要求卻不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

（2）核實在先申請是否是記載了同一主題的首次申請

在這種情況下，無效請求人首先負有舉證義務(wù)，因此往往其會提交一些專利權(quán)人自己的其他專利申請文件，并主張這些專利申請文件早于涉案專利的優(yōu)先權(quán)文件，它們才是記載了同一主題的首次申請，涉案專利不應(yīng)享有所聲稱的優(yōu)先權(quán)。對于這種情況，作為專利權(quán)人，核實的關(guān)鍵其實仍舊在于，無效請求人提交的那些更早專利申請是否記載了涉案專利的“同一主題”，也即如何理解專利法第二十九條中的“相同主題”。

【案例十一——第38950號無效審查決定（2019年專利復審無效十大案件）】該案中，無效請求人提交了兩份涉案專利的專利權(quán)人在涉案專利優(yōu)先權(quán)日之前申請的發(fā)明專利申請的公開文本，主張兩份證據(jù)分別公開了涉案專利相同主題的發(fā)明，因此涉案專利的要求享有優(yōu)先權(quán)的在先申請并非首次申請，從而涉案專利主張的優(yōu)先權(quán)日不能成立。無效決定認為，雖然該證據(jù)記載了與權(quán)利要求1中相同的化合物I，但是沒記載權(quán)利要求中的劑量（5毫克和250毫克之間）和制劑形式（權(quán)利要求不限定口服，而且限定了單次給藥；證據(jù)只記載了口服制劑，而且沒記載單次給藥），因此沒有披露與權(quán)利要求1相同的主題。無效決定中還指出，“相同主題的發(fā)明是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預期效果相同的發(fā)明。比較時，對于在先申請，所謂‘主題’是指整個申請文件所公開的技術(shù)內(nèi)容，不要求在后申請中某技術(shù)方案必需完整地記載在在先申請的某項權(quán)利要求中，只要在先申請作為一個整體披露了本專利技術(shù)方案的各個技術(shù)特征和整體技術(shù)方案即可。若在先申請對某一技術(shù)特征未做記載或僅做了籠統(tǒng)的描述，在后申請權(quán)利要求中增加了對這一技術(shù)特征的詳細限定，如果所述領(lǐng)域技術(shù)人員基于其所知曉的技術(shù)知識不能從在先申請中直接地、毫無疑義地得到這一技術(shù)特征，則在后申請實質(zhì)上補充了新內(nèi)容，在后申請與在先申請不具有相同主題。”

可見，在核實這一項內(nèi)容時，仍是與之前同樣地秉持“直接、毫無疑義”的準則，只是對比的雙方變成了涉案專利權(quán)利要求和無效請求人提交的早于優(yōu)先權(quán)日的申請文件。

《專利法》第二十九條第二款規(guī)定了申請人可以要求本國優(yōu)先權(quán)，指出作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的專利申請應(yīng)是“在中國第一次提出”的專利申請。如何理解“在中國第一次提出”，是指“世界范圍內(nèi)第一次提出，同時該提出是在中國”，還是“不管世界范圍內(nèi)提出了幾次，只要在中國提出是第一次”？下面這個案例給出了答案。

【案例十二——第36591號無效審查決定（2018年專利復審無效十大案件）】該案中，涉案專利要求本國優(yōu)先權(quán)，無效請求人提交了兩份早于本國優(yōu)先權(quán)日的美國臨時申請，并且申請人和中國申請人有權(quán)利繼受關(guān)系。無效請求人主張，涉案專利所要求本國優(yōu)先權(quán)的專利申請不是“在中國第一次提出”的專利申請，因此不應(yīng)享有優(yōu)先權(quán)；專利權(quán)人認為作為優(yōu)先權(quán)的該專利申請就是“在中國第一次提出”的，美國提出的專利申請不應(yīng)算在內(nèi)。也即，雙方對專利法第二十九條第二款的規(guī)定的含義產(chǎn)生了爭議。無效決定從立法本意出發(fā)，認為：“優(yōu)先權(quán)原則源自《巴黎公約》，其目的是使成員國國民就其發(fā)明創(chuàng)造在本國提出專利申請后，在一定期限內(nèi)就同一主題在其他成員國提出的在后申請，在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出。根據(jù)《巴黎公約》的規(guī)定，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請必須是針對相同主題的世界范圍內(nèi)的首次申請。專利法第29條第2款規(guī)定的‘本國優(yōu)先權(quán)’，是在1992年修訂專利法時增加的條款。設(shè)立本國優(yōu)先權(quán)的目的之一在于，在優(yōu)先權(quán)層面上使中國申請與外國申請?zhí)幱谕鹊匚?，以彌補我國申請人在我國再次就相同主題提出的專利申請不能要求其首次申請優(yōu)先權(quán)的法律空白。本國優(yōu)先權(quán)的成立條件應(yīng)當與外國優(yōu)先權(quán)的成立條件同樣適用《巴黎公約》的規(guī)定。專利法第29條第2款所述的‘在中國第一次提出專利申請’中的‘第一次申請’應(yīng)當理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)“首次提出的申請，只不過對于本國優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請是在中國提出的?！比缓?，通過逐個權(quán)利要求地對比所記載的技術(shù)內(nèi)容，最終認定美國專利申請確實公開了與某些權(quán)利要求相同的主題，這些權(quán)利要求不能享有本國優(yōu)先權(quán)。

通過該案例，我們可以知曉上面問題的答案，即《專利法》第二十九條第二款規(guī)定的作為本國優(yōu)先權(quán)的專利申請是“在中國第一次提出”的含義為，“世界范圍內(nèi)第一次提出的該專利申請是在中國提出的”。

在【案例十二】中還有一個值得注意的地方，通常來說，根據(jù)《專利法》第二十九條的規(guī)定，在后申請和在先申請應(yīng)該是相同申請人。但在該案例中，美國在先申請的申請人是“陳星（Schen Chen）”，而在后的中國申請的申請人是“陳和”，顯然并不是相同的申請人。案件在事實調(diào)查階段，專利權(quán)人曾自述“本專利是由美國人Schen Chen（陳星）在美國完成的，其將在中國申請專利的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給了陳和”，并且在后申請的發(fā)明人正是在先申請的申請人“陳星”。對于這種情況，無效決定認為，兩份專利申請的技術(shù)方案是由同一個發(fā)明人/發(fā)明團隊做出的，涉案專利的申請人“陳和”與美國專利申請的申請人“Schen Chen（陳星）”之間具有權(quán)利繼受關(guān)系。因此，在先申請和在后申請具有“相同的技術(shù)來源”，對于具有相同技術(shù)來源的多份專利申請，即使申請人不同，也只有該多份專利申請中具有相同主題的首次申請，可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

即，在該案中，對《專利法》第二十九條中“申請人”的理解采取了擴大解釋，認為和申請人有權(quán)利繼受關(guān)系、處于專利申請的相同技術(shù)團隊的人也屬于“申請人”的范疇。

二、專利權(quán)人檢查對比文件的優(yōu)先權(quán)是否成立的情況

在第一節(jié)中，詳細討論了涉案專利能否享有優(yōu)先權(quán)的條件，并結(jié)合案例闡述了專利權(quán)人作為防守一方，在無效請求人提出涉案專利不能享有優(yōu)先權(quán)時能采用的抗辯策略和要注意的問題。

在本節(jié)中，涉及另一種需要考察優(yōu)先權(quán)的情況。我們都知道，在涉案專利申請日之前公開的技術(shù)方案稱為現(xiàn)有技術(shù)，是可以作為對比文件來評價涉案專利的新穎性和創(chuàng)造性的。但是還存在一種情況，即，如果一篇中國專利申請的公開時間晚于涉案專利申請日，但是其申請日（有優(yōu)先權(quán)的時候是優(yōu)先權(quán)日）早于涉案專利申請日，那么該篇申請在前、公開在后的專利申請被稱為抵觸申請，可以用作評價涉案專利的新穎性。

當無效請求人提交的對比文件是一篇公開在后的抵觸申請，并且其在中國申請的日期甚至也在涉案專利申請日之后，僅依靠優(yōu)先權(quán)日確立抵觸申請地位時，專利權(quán)人一定要注意核實該對比文件相關(guān)部分的優(yōu)先權(quán)是否成立，具體來說，與上一節(jié)中核實在后申請的權(quán)利要求中的技術(shù)方案是否記載在優(yōu)先權(quán)文件中不同，本節(jié)的情況下，要核實的事項不再針對權(quán)利要求，而是針對該對比文件中被無效請求人用來評價涉案專利的新穎性的那部分技術(shù)方案（很可能是說明書的一些段落），來判斷是否能享受優(yōu)先權(quán)，即該部分技術(shù)方案是否記載在優(yōu)先權(quán)文件中。

上面這種情況在無效程序中出現(xiàn)的概率較小，但正是因為是小概率事件，才容易被忽略，更需要我們格外注意。以下是兩個涉及這種情況的案例，在第一個案例，即【案例十三】中，無效請求人提交的對比文件的優(yōu)先權(quán)成立，因此是個合格的抵觸申請，從而能夠用于評價涉案專利的新穎性；但是在第二個案例，即【案例十四】中，無效請求人提交的對比文件的優(yōu)先權(quán)不能成立，被合議組認為不構(gòu)成抵觸申請，不能用于評價涉案專利的新穎性，結(jié)果直接省去了進行技術(shù)比對的環(huán)節(jié)，專利權(quán)人最終也保住了其專利權(quán)。

【案例十三——第46459號無效審查決定（2020年度專利復審無效十大案件）】該案中，涉案專利涉及液態(tài)鏡頭的相關(guān)技術(shù)，其保護的驅(qū)動液態(tài)鏡頭的音圈馬達相對于對比文件1的攝像裝置是否具備新穎性是審理要點。對比文件1是一篇中國專利文獻，其申請日晚于涉案專利的申請日，不過對比文件1要求了美國臨時申請文件（下稱臨時申請）作為優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)日在涉案專利申請日之前，因此，對比文件1是否構(gòu)成涉案專利的抵觸申請以用于評價其新穎性，首先取決于對比文件1的優(yōu)先權(quán)是否成立。請求人主動提交了美國臨時申請文件及其譯文和美國專利商標局網(wǎng)站公開的臨時申請附圖的放大圖，請求人認為，對比文件1的技術(shù)方案可以直接從臨時申請整體記載中得出，因此對比文件1的優(yōu)先權(quán)成立。專利權(quán)人認為，臨時申請與對比文件1記載的文字不同，技術(shù)方案不相同，因此對比文件1的優(yōu)先權(quán)不能成立。由此可見，該案爭議焦點之一是：對比文件1的優(yōu)先權(quán)是否成立。經(jīng)過比對，合議組認為對比文件1的攝像裝置已記載在臨時申請中，兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，對比文件1的優(yōu)先權(quán)成立，可以作為抵觸申請評價權(quán)利要求1的新穎性。

【案例十四——第50891號無效審查決定】該案中，無效請求人提交了一份進入中國國家階段的國際專利申請，即證據(jù)2，意圖作為抵觸申請以用于評價權(quán)利要求的新穎性，并且具體引用了證據(jù)2的說明書中的兩個段落記載的技術(shù)方案，以與權(quán)利要求進行比對。經(jīng)核實，證據(jù)2的優(yōu)先權(quán)日在涉案專利的優(yōu)先權(quán)日之前，申請日和公開日都晚于涉案專利的優(yōu)先權(quán)日。無效請求人未主動提交證據(jù)2的優(yōu)先權(quán)文本，但是專利權(quán)人主動進行了該項核查。專利權(quán)人主張，無效請求人引用的證據(jù)2說明書的兩個段落中的技術(shù)方案未記載在其優(yōu)先權(quán)文件中，此部分不能享有優(yōu)先權(quán)，不能作為抵觸申請評價權(quán)利要求的新穎性。合議組經(jīng)過審查，也認定證據(jù)2的說明書中的兩個段落記載的技術(shù)方案不能從其優(yōu)先權(quán)文件中直接、毫無疑義地得出，因此不能用于評價涉案專利的新穎性。但同時，合議組不同意專利權(quán)人關(guān)于證據(jù)2不能享有優(yōu)先權(quán)的說法，因為合議組認為根據(jù)《專利審查指南》第二部分第八章第4.6.2節(jié)中關(guān)于優(yōu)先權(quán)核實的一般原則的規(guī)定，優(yōu)先權(quán)核實的對象為在后申請中的各項權(quán)利要求，而不是說明書中的技術(shù)方案。但不管怎樣，專利權(quán)人的“剔除”證據(jù)2的目的確實是達到了。

由以上兩個案例可見，雖然在無效程序中，行政機關(guān)對于對比文件的“優(yōu)先權(quán)”的含義還沒有統(tǒng)一認識，在【案例十三】中認為作為對比文件的在后申請的說明書部分會存在優(yōu)先權(quán)能否成立的問題；而在【案例十四】中則認為只有權(quán)利要求部分才涉及優(yōu)先權(quán)能否成立的問題。但無論如何，在判定一份只有優(yōu)先權(quán)日在先、申請日和公開日都在后的對比文件是否能作為抵觸申請評價權(quán)利要求的新穎性時，都實質(zhì)上考慮了該對比文件中被引用的技術(shù)方案部分是否記載在了其聲稱的優(yōu)先權(quán)文件中，如果沒有，則將該對比文件用作新穎性評價的抵觸申請時，其優(yōu)先權(quán)日不能成立，這個做法是統(tǒng)一的。

另一個需要注意的是證據(jù)要求本國優(yōu)先權(quán)的情況。根據(jù)《專利法實施細則》第32條第3款的規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?。所以此種情況下，作為優(yōu)先權(quán)的申請往往來不及公開就被撤回。作為專利權(quán)人此時就無法獲取優(yōu)先權(quán)文本，進而無法核實優(yōu)先權(quán)是否成立。在以下這個案件中，專利權(quán)人沒有放過這個疑點，積極請求合議組調(diào)取了優(yōu)先權(quán)文本來核實。

【案例十五——第47498號無效審查決定（2021年度專利復審無效十大案件）】該案中，無效請求人提交的證據(jù)1要求的是本國優(yōu)先權(quán)，而作為本國優(yōu)先權(quán)的在先申請在公開前已經(jīng)視為撤回，所以一直處于非公開狀態(tài)。而根據(jù)專利法第21條第3款規(guī)定，“專利申請公布或公告前，國務(wù)院專利行政部門的工作人員對其內(nèi)容負有保密責任?！币虼?，考慮到專利權(quán)人沒有獲得該證據(jù)1的國內(nèi)優(yōu)先權(quán)文本的途徑，并且專利權(quán)人在口頭審理當庭明確其希望由合議組代為核實，為此合議組依此請求調(diào)取了證據(jù)1要求優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請文件，并向雙方發(fā)送審查意見通知書，要求雙方當事人對證據(jù)1的優(yōu)先權(quán)是否成立發(fā)表意見，從而完成了質(zhì)證環(huán)節(jié)。

作為專利權(quán)人來說，在遇到僅優(yōu)先權(quán)日在先、申請日和公開日都在后的對比文件被無效請求人作為抵觸申請來評價權(quán)利要求的新穎性的情況下，一定要敲響心中的警鈴，主動核實一下該對比文件的優(yōu)先權(quán)文件中是否記載了無效請求人引用的技術(shù)內(nèi)容。如果專利權(quán)人不主動主張，合議組作為中立裁判者，是不會替專利權(quán)人去主動核實對比文件的優(yōu)先權(quán)的?？傊?，優(yōu)先權(quán)問題并不復雜，卻會因為不常出現(xiàn)而成為無效程序雙方都容易忽略的一個問題，只要給予足夠關(guān)注就好。

三、結(jié)語

本次就無效宣告程序中專利權(quán)人對優(yōu)先權(quán)進行核實問題做了討論，并給出了一些示例案例作為參考。優(yōu)先權(quán)的核實其實是很重要的，在國家知識產(chǎn)權(quán)局逐年發(fā)布的最近五年的年度專利復審無效十大案件中，年年都有涉及優(yōu)先權(quán)問題的案例，但在無效實務(wù)中，當事人雙方似乎卻都不夠重視這個問題。本文特意將這個事項單獨寫一篇，也是基于該事項易被忽略的考慮，著重強調(diào)其重要性。尤其是在重要案件的無效程序中，我們更應(yīng)本著“一切都值得懷疑”的精神，方方面面地去質(zhì)疑、核實對方當事人提出的主張，不放過任何可能影響案件走向的情節(jié)。

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（二）——證據(jù)“三性”的質(zhì)證

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（三）——證據(jù)證明力的質(zhì)證

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（四）——譯文異議

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（五）——答復策略的制定

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復（一）

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復（二）

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復（三）

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復（四）

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（七）——優(yōu)先權(quán)的核實

（原標題：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（七）——優(yōu)先權(quán)的核實）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（七）——優(yōu)先權(quán)的核實（點擊標題查看原文）

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（七）——優(yōu)先權(quán)的核實

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