企業(yè)如何正當(dāng)使用注冊(cè)商標(biāo)中的通用名稱、商品特點(diǎn)或地名？

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“本文將通過(guò)幾則典型案例，分析企業(yè)如何對(duì)所標(biāo)明的商品名稱或特點(diǎn)等內(nèi)容進(jìn)行審查，以最大可能性地規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)?！?/strong>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：商晨

眾多企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)品名稱或包裝設(shè)計(jì)時(shí)，往往會(huì)標(biāo)明商品的名稱、成分特點(diǎn)或產(chǎn)地等信息。但若所標(biāo)示的內(nèi)容已經(jīng)被注冊(cè)為商標(biāo)，則會(huì)產(chǎn)生商標(biāo)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)這一現(xiàn)象，《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！?此條規(guī)定限制了商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利，保護(hù)了使用者對(duì)標(biāo)識(shí)的合理使用。

然而，使用人認(rèn)為自己對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行了正當(dāng)使用，但在訴訟案件中卻被認(rèn)定為侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利的情況時(shí)有發(fā)生。本文將通過(guò)幾則典型案例，分析企業(yè)如何對(duì)所標(biāo)明的商品名稱或特點(diǎn)等內(nèi)容進(jìn)行審查，以最大可能性地規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

一、確認(rèn)標(biāo)示的商品名稱是否構(gòu)成通用名稱、圖形、型號(hào)

商品的通用名稱是指一定地區(qū)或領(lǐng)域約定俗成，為相關(guān)公眾所熟知，用來(lái)區(qū)別不同種類(lèi)商品的一類(lèi)商品的統(tǒng)一名稱。商標(biāo)法視野下考察商品名稱是否為商品通用名稱，關(guān)鍵在于相關(guān)公眾將該商品名稱視為一類(lèi)商品的指代，還是視為商品特定來(lái)源的指代。

（一）通過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)慣例等事實(shí)支撐

案例一：（2020）津民終1331號(hào) 益海嘉里食品營(yíng)銷(xiāo)有限公司與天津豐美食用油有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審

上訴人（原審原告）：益海嘉里食品營(yíng)銷(xiāo)有限公司

被上訴人（原審被告）：天津豐美食用油有限公司

涉案商標(biāo)：第3863827號(hào)“黃金比例”

法院認(rèn)為：第一、豐美公司突出使用了“黃金比例”，該標(biāo)識(shí)標(biāo)注在商品顯著位置，已經(jīng)超出了一般描述性文字的表現(xiàn)形式；第二、豐美公司并未提供充分證據(jù)證明在食用油領(lǐng)域已有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)慣例認(rèn)定“黃金比例”反映食用油產(chǎn)品的某一特征。其次，涉案“黃金比例”商標(biāo)經(jīng)過(guò)權(quán)利人的宣傳使用，具有一定的知名度，豐美公司作為多年從事食用油生產(chǎn)的企業(yè)，理應(yīng)知曉。

豐美公司在瓶貼中間位置突出使用了“黃金比例”標(biāo)識(shí)，且使用方式與益海嘉里公司對(duì)商標(biāo)的實(shí)際使用方式一致，根據(jù)一般消費(fèi)者的認(rèn)知習(xí)慣，會(huì)將“黃金比例”標(biāo)識(shí)本身作為商標(biāo)予以認(rèn)知，容易使得一般消費(fèi)者對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。綜上，豐美公司對(duì)“黃金比例”的使用行為不屬于正當(dāng)性使用，侵害了益海嘉里公司涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

（二）需要考慮該名稱是否通過(guò)使用已獲得較高的顯著特征和知名度

案例二：（2014）粵高法民三終字第27號(hào) 深圳市周一品小肥羊餐飲連鎖管理有限公司與內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛二審

上訴人（原審被告）：深圳市周一品小肥羊餐飲連鎖管理有限公司

被上訴人（原審原告）：內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司

涉案商標(biāo)：第3043421號(hào)、第3092512號(hào)、第3420327號(hào)、第3878260號(hào)、第4098504號(hào)、第5202191號(hào)

法院認(rèn)為：“小肥羊”文字在一定程度上表示了“涮羊肉”這一餐飲服務(wù)行業(yè)的內(nèi)容和特點(diǎn)，本身固有的顯著性較弱，但“小肥羊”本身并非“涮羊肉”這一餐飲行業(yè)的固有名稱，也沒(méi)有證據(jù)證明其系該行業(yè)的通用名稱，“小肥羊”文字本身的先天弱顯著性并不排除其可以通過(guò)大量的使用和廣泛宣傳獲得“第二含義”和顯著性。

本案中，小肥羊公司已經(jīng)提供包括法院生效裁判文書(shū)在內(nèi)的大量證據(jù)證明，小肥羊公司持續(xù)、大規(guī)模使用“小肥羊”商標(biāo)，“小肥羊”已經(jīng)獲得“第二含義”，在餐飲行業(yè)具有較高知名度，相關(guān)公眾通過(guò)該名稱已經(jīng)能夠識(shí)別其商品來(lái)源。在此情況下，周一品公司仍然強(qiáng)行在同類(lèi)服務(wù)上使用與小肥羊公司涉案注冊(cè)商標(biāo)相近似的被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)，顯然不具有善意和正當(dāng)性。

案例三：（2016）渝0112民初17407號(hào) 法國(guó)軒尼詩(shī)公司與蓬萊酒業(yè)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審

原告：法國(guó)軒尼詩(shī)公司（SocieteJasHennessy＆Co.）

被告：蓬萊酒業(yè)有限公司

涉案商標(biāo)：第4842349號(hào)“立體商標(biāo)”

法院認(rèn)為：第4842349號(hào)立體商標(biāo)的特征不僅包含商品的立體形狀，還包括附著于該商品的裝潢的形狀及所處位置，即既包含具有獨(dú)特形狀、比例的立體瓶型，還包括附著于瓶型的瓶貼的形狀及所處的位置。上述特征的組合，區(qū)別于一般的酒瓶，具有顯著特征，能夠識(shí)別商品來(lái)源，共同構(gòu)成該商標(biāo)的特征。且涉案立體商標(biāo)經(jīng)過(guò)原告的廣泛宣傳使用，具有較高的知名度，相關(guān)公眾已將該立體商標(biāo)——尤其是立體商標(biāo)中的立體形狀與原告建立了穩(wěn)定的聯(lián)系，該立體商標(biāo)中的立體形狀已不僅僅是商品的容器，其已經(jīng)起到識(shí)別商品來(lái)源的作用。故本院對(duì)被告關(guān)于“涉案商標(biāo)不具有顯著性，該商標(biāo)僅起到容器的作用”的抗辯意見(jiàn)不予采信。

（三）無(wú)法僅通過(guò)歷史悠久或生產(chǎn)主體曾有變化，就認(rèn)定商品名稱構(gòu)成通用名稱

案例四：（2008）天民初字第2500號(hào) 古丈茶業(yè)發(fā)展研究中心與湖南平和堂實(shí)業(yè)有限公司、湖南省華茗茶業(yè)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審

原告：古丈茶業(yè)發(fā)展研究中心

被告：湖南省華茗茶業(yè)有限公司、湖南平和堂實(shí)業(yè)有限公司

涉案商標(biāo)：1607997"古丈毛尖"

法院認(rèn)為：（1）注冊(cè)商標(biāo)中含有地名的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用該地名，但被告華茗公司并非僅使用原告證明商標(biāo)中的地名，而是對(duì)其中文字部分的完整使用；（2）商品歷史悠久不等于其名稱通用，二被告并無(wú)充分證據(jù)證明"古丈毛尖"屬于某類(lèi)商品的通用名稱，產(chǎn)品標(biāo)簽認(rèn)可證書(shū)等尚不足以作為認(rèn)定商品通用名稱的證據(jù)；（3）商標(biāo)法中的正當(dāng)使用為善意使用，被告華茗公司刻意隱藏其"壺珍+圖形"注冊(cè)商標(biāo)，而突出"古丈毛尖"文字，該使用行為易造成混淆誤認(rèn)，故其主觀非屬善意；……綜上，被告華茗公司的行為不屬于正當(dāng)使用。

案例五：（2020）浙8601民初1746號(hào) 杭州王星記扇業(yè)有限公司與杭州保和堂醫(yī)藥有限公司、紹興王星記扇廠、周雅定侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審

原告：杭州王星記扇業(yè)有限公司

被告：杭州保和堂醫(yī)藥有限公司

涉案商標(biāo)：第549924號(hào)“王星記”

法院認(rèn)為：本案所涉“王星記”扇子，據(jù)《浙江地方志》記載，歷史上因其為“杭扇”產(chǎn)品中的佼佼者，而成為“杭扇”中的名牌產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)的“王星記”扇子顯然是杭產(chǎn)扇子類(lèi)商品中的特定品牌，是商品特定來(lái)源的指代，并非一類(lèi)商品的指代。此后，“王星記”扇子的生產(chǎn)主體雖然有所變化，但并未出現(xiàn)眾多“王星記”扇子的生產(chǎn)主體而形成規(guī)?；膶ｉT(mén)生產(chǎn)一類(lèi)商品的行業(yè)。在相關(guān)公眾的認(rèn)知中，“王星記”扇子仍然為特定主體或其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的商品，王星記扇子仍系商品特定來(lái)源的指代，并非相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)通用的商品名稱。綜上所述，紹興王星記扇廠在同一種商品上使用與涉案注冊(cè)商標(biāo)相同或近似商標(biāo)的行為，容易導(dǎo)致混淆，侵犯了杭州王星記公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

案例分析：最高法在(2009)魯民三終字第34號(hào)侵害商標(biāo)權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案例中表明：根據(jù)當(dāng)事人提供大量的證據(jù)可以證明，“魯錦”織造工藝歷史悠久，不是由某一自然人或企業(yè)法人單獨(dú)占有使用，而是適用于山東地區(qū)特別是山東魯西南地區(qū)的民間純棉手工紡織品的通用名稱。

但在個(gè)案中，無(wú)法僅通過(guò)商品名稱歷史悠久或生產(chǎn)主體曾發(fā)生變化就認(rèn)定該商品名稱已構(gòu)成通用名稱。通常需要根據(jù)商標(biāo)名稱的具體使用情況，并結(jié)合縣志、年鑒等報(bào)導(dǎo)證據(jù)進(jìn)行佐證，綜合判定商標(biāo)名稱在特定商品上是否構(gòu)成通用名稱。

二、對(duì)標(biāo)示的商品特點(diǎn)或其他事實(shí)情況進(jìn)行客觀描述和善意使用，不得造成消費(fèi)者混淆

（一）標(biāo)示商品成分、工藝等特點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保該成分、工藝特點(diǎn)為行業(yè)慣用，且商品中確實(shí)使用了該特點(diǎn)

案例六：（2018）滬73民終289號(hào) 光明乳業(yè)股份有限公司與美食達(dá)人股份有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審

上訴人（原審被告）：光明乳業(yè)股份有限公司

被上訴人（原審原告）：美食達(dá)人股份有限公司

涉案商標(biāo)：11817439號(hào)“85°C”

法院認(rèn)為：首先，在涉案被控侵權(quán)商品外包裝上使用被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)85℃，是溫度的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方式，與涉案商標(biāo)標(biāo)識(shí)具有明顯區(qū)別。其次，光明公司在其使用的巴氏殺菌技術(shù)生產(chǎn)工藝過(guò)程中包括了“15秒鐘使用85℃的溫度殺菌”的流程，可見(jiàn)光明公司在被控侵權(quán)商品外包裝上使用85℃具有一定的事實(shí)基礎(chǔ)。且被控侵權(quán)外包裝上的85℃分別配以“85℃巴氏殺菌乳新鮮說(shuō)”“認(rèn)準(zhǔn)巴氏殺菌乳才是鮮牛奶”“就是要喝85度殺菌的巴氏鮮奶”“我是巴氏殺菌乳我更新鮮”“85℃巴氏殺菌乳高品質(zhì)鮮牛奶”等文字，上述文字亦充分說(shuō)明，光明公司使用85℃所表達(dá)的就是溫度，且僅是在表達(dá)溫度意義上的使用。因此，本院認(rèn)為，光明公司在被控侵權(quán)商品上使用85℃，并非對(duì)美食達(dá)人公司第11817439號(hào)注冊(cè)商標(biāo)的使用。

案例七：（2017）京民終28號(hào) 貴州永紅食品有限公司與貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛二審

上訴人（原審被告）：貴州永紅食品有限公司

被上訴人（原審原告）：貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司

涉案商標(biāo)：第2021191號(hào)“老干媽”

法院認(rèn)為：貴州永紅公司將“老干媽”作為涉案商品的口味名稱，并標(biāo)注于涉案商品包裝正面，屬于對(duì)涉案商標(biāo)的復(fù)制、摹仿，其能夠起到識(shí)別商品來(lái)源的作用，屬于商標(biāo)法意義上的使用。雖然涉案商品確實(shí)添加有“老干媽”牌豆豉，但“老干媽”牌豆豉并非食品行業(yè)的常用原料，“老干媽味”也不是日用食品行業(yè)對(duì)商品口味的常見(jiàn)表述方式，涉案商品對(duì)“老干媽”字樣的使用不屬于合理使用的范疇。

（二）可以證明所標(biāo)示的商品名稱的在先使用情況

案例八：（2018）云民終135號(hào) 云南寶田農(nóng)業(yè)科技有限公司與納雍民正種植農(nóng)民專業(yè)合作社侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審

上訴人（原審被告）：云南寶田農(nóng)業(yè)科技有限公司

被上訴人（原審原告）：納雍民正種植農(nóng)民專業(yè)合作社

涉案商標(biāo)：第13630491號(hào)“滇重樓”

法院認(rèn)為：本案中，“滇重樓”應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為約定俗成的通用名稱，主要有以下兩個(gè)方面的依據(jù)：首先，相關(guān)公眾普遍認(rèn)為“滇重樓”名稱能夠指代一種特定的重樓品種。其次，“滇重樓”被專業(yè)工具書(shū)列為商品名稱。

上訴人寶田公司于2014年3月注冊(cè)成立公司種植滇重樓，其在高速公路旁的廣告牌上使用“滇重樓”字樣做廣告推銷(xiāo)自己培育的滇重樓種子種苗，依一般公眾對(duì)該廣告內(nèi)容的理解，廣告目的就是推銷(xiāo)其培育的滇重樓種子種苗，該廣告在主觀上和客觀上都并非將“滇重樓”字樣作為商標(biāo)使用。民政合作社的“滇重樓”商標(biāo)于2015年2月才獲準(zhǔn)注冊(cè)，該合作社并未提交該商標(biāo)的使用情況，從客觀上講，上訴人寶田公司不存在攀附民政合作社涉案商標(biāo)的可能性。因此，寶田公司使用“滇重樓”為自己的培育的滇重樓種子種苗商品做廣告的行為，于情于理于法都具有正當(dāng)性。

（三）對(duì)所標(biāo)示的客觀事實(shí)進(jìn)行善意使用，不可突出使用，致使消費(fèi)者混淆

案例九：（2009）民申字第1310號(hào) 漳州市宏寧家化有限公司與漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審民事裁定書(shū)

申請(qǐng)?jiān)賹徣耍ㄒ粚彵桓?、二審上訴人）：漳州市宏寧家化有限公司

被申請(qǐng)人（一審原告、二審上訴人）：漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

涉案商標(biāo)：第562754號(hào)、第701403號(hào)、第358317號(hào)“片仔癀”、“PIENTZEHUANG”

法院認(rèn)為：片仔癀是一種藥品的名稱，如果被控產(chǎn)品中含有片仔癀成分，生產(chǎn)者出于說(shuō)明或客觀描述商品特點(diǎn)的目的，以善意方式在必要的范圍內(nèi)予以標(biāo)注，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾將其視為商標(biāo)而導(dǎo)致來(lái)源混淆的，可以認(rèn)定為正當(dāng)使用。

宏寧公司如果是為了說(shuō)明其產(chǎn)品中含有片仔癀成分，應(yīng)當(dāng)按照商業(yè)慣例以適當(dāng)?shù)姆绞接枰詷?biāo)注，但是本案中，宏寧公司卻是在其生產(chǎn)、銷(xiāo)售商品的包裝裝潢顯著位置突出標(biāo)明“片仔癀”、“PIENTZEHUANG”字樣，該標(biāo)識(shí)明顯大于宏寧公司自己的商標(biāo)及其他標(biāo)注，并且所采用的字體與片仔癀公司的注冊(cè)商標(biāo)基本一致。該種使用方式已經(jīng)超出說(shuō)明或客觀描述商品而正當(dāng)使用的界限，其主觀上難謂善意，在涉案商標(biāo)已經(jīng)具有很高知名度的情況下，客觀上可能造成相關(guān)公眾產(chǎn)生商品來(lái)源的混淆，因此宏寧公司關(guān)于其使用是正當(dāng)使用的主張不能成立。

案例十：（2021）粵民再208號(hào) 廣州大明聯(lián)合橡膠制品有限公司與吉尼斯世界紀(jì)錄咨詢（北京）有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審

再審申請(qǐng)人（一審被告、二審上訴人）：廣州大明聯(lián)合橡膠制品有限公司

被申請(qǐng)人（一審原告、二審被上訴人）：吉尼斯世界紀(jì)錄咨詢（北京）有限公司

涉案商標(biāo)：第11149025號(hào)“吉尼斯世界紀(jì)錄”、第11149031號(hào)“GUINNESS WORLD RECORDS”

法院認(rèn)為：大明公司在其網(wǎng)站和商品上使用中英文稱奧妮避孕套獲得“最薄乳膠避孕套”的吉尼斯世界紀(jì)錄認(rèn)證，并使用了“GuinnessWorldRecord”詞匯及含有吉尼斯世界紀(jì)錄證書(shū)的照片。上述使用是對(duì)該事實(shí)的客觀敘述，屬于對(duì)“吉尼斯世界紀(jì)錄”的敘述性使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

但由大明公司制造的避孕套商品，其包裝盒上除了使用大明公司自己的注冊(cè)商標(biāo)“奧妮”“奧妮001”等之外，還使用了被訴侵權(quán)的“吉尼斯世界紀(jì)錄”“GUINNESS WORLD RECORDS”標(biāo)識(shí)、證書(shū)圖片及“?”“?”記號(hào)。大明公司以標(biāo)注注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)記或者商標(biāo)標(biāo)記的方式將被訴侵權(quán)的“吉尼斯世界紀(jì)錄”“GUINNESS WORLD RECORDS”標(biāo)識(shí)使用在包裝盒之上，顯然系在商業(yè)活動(dòng)中使用上述被訴侵權(quán)商標(biāo)并用于區(qū)分商品來(lái)源，構(gòu)成商標(biāo)性使用。

案例十一：（2020）川01民初4310號(hào) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司、深圳市蝶潤(rùn)科技發(fā)展有限公司、深圳市金蝶妙想互聯(lián)有限公司與成都財(cái)智辦公用品有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛一審

原告：金蝶軟件（中國(guó)）有限公司、深圳市蝶潤(rùn)科技發(fā)展有限公司、深圳市金蝶妙想互聯(lián)有限公司

被告：成都財(cái)智辦公用品有限公司

涉案商標(biāo)：第1505793號(hào)“金蝶”、第26760297號(hào)“金蝶KINGDEE”、第4362974號(hào)“KINGDEE”、第28658925號(hào)“金蝶妙想”、第18790329號(hào)“金蝶蝶金”

法院認(rèn)為：財(cái)智公司在銷(xiāo)售的財(cái)務(wù)憑證商品上以及宣傳推廣中標(biāo)注“適用于金蝶”。首先，前述標(biāo)識(shí)并未突出使用“金蝶”文字，作介紹商品之用。其次，“適用”或“適用于”在前述使用情形中的完整標(biāo)注為在“適用于”文字之后連接各類(lèi)軟件。最后，從“適用”文字含義上來(lái)看，“適用”意思為適合使用或適合應(yīng)用。因此，財(cái)智公司標(biāo)注“適用于金蝶”標(biāo)識(shí)，在具體的使用環(huán)境指示的是其商品的用途或功能作用，屬于對(duì)商品功能或用途的描述，不屬于商標(biāo)性使用。

但財(cái)智公司在商品封面、宣傳圖片、產(chǎn)品名稱和公司介紹等多處地方標(biāo)注“金蝶軟件專用打印紙”“Kingdee金蝶”“金蝶激光記賬憑證”“金蝶”，上述標(biāo)識(shí)的使用場(chǎng)景為將“金蝶”或“Kingdee”用于商品名稱或商業(yè)宣傳之中，實(shí)質(zhì)上起到了消費(fèi)者識(shí)讀該標(biāo)識(shí)可識(shí)別商品來(lái)源的作用，應(yīng)屬于商標(biāo)性使用。

案例分析：對(duì)商標(biāo)的善意使用應(yīng)當(dāng)符合商業(yè)慣例，并合理避讓他人的注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)利，具體方式如下：（1）不可對(duì)他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)進(jìn)行突出使用或標(biāo)注在商品顯著位置等超出一般描述性文字表現(xiàn)形式的使用方式；（2）不可模仿他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的字體設(shè)計(jì)、裝飾方式，致使公眾將該標(biāo)識(shí)與注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)生混淆；（3）在顯著位置標(biāo)明、突出使用自己的注冊(cè)商標(biāo)，以區(qū)分商品或服務(wù)的來(lái)源。

三、標(biāo)示產(chǎn)地時(shí)，應(yīng)保證商品確產(chǎn)于當(dāng)?shù)?/strong>

案例十二：（2012）高民終字第58號(hào) 舟山市水產(chǎn)流通與加工行業(yè)協(xié)會(huì)與北京華冠商貿(mào)有限公司、北京申馬人食品銷(xiāo)售有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審

上訴人（原審原告）：舟山市水產(chǎn)流通與加工行業(yè)協(xié)會(huì)

被上訴人（原審被告）：北京申馬人食品銷(xiāo)售有限公司

涉案商標(biāo)：第5020381號(hào)“舟山帶魚(yú)ZHOUSHANDAIYU及圖”

法院認(rèn)為：《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六條第二款規(guī)定，以地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)注冊(cè)的，其商品符合使用該地理標(biāo)志條件的自然人、法人或者其他組織，不要求參加以該地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)注冊(cè)的團(tuán)體、協(xié)會(huì)或者其他組織的，也可以正當(dāng)使用該地理標(biāo)志，該團(tuán)體、協(xié)會(huì)或者其他組織無(wú)權(quán)禁止。

舟山水產(chǎn)協(xié)會(huì)作為該商標(biāo)的注冊(cè)人，不能剝奪雖沒(méi)有向其提出使用該證明商標(biāo)的要求，但商品確產(chǎn)于浙江舟山海域的自然人、法人或者其他組織正當(dāng)使用該證明商標(biāo)中地名的權(quán)利。但對(duì)于其商品并非產(chǎn)于浙江舟山海域的自然人、法人或者其他組織在商品上標(biāo)注該商標(biāo)的，舟山水產(chǎn)協(xié)會(huì)則有權(quán)禁止，并依法追究其侵犯證明商標(biāo)權(quán)利的責(zé)任。

本案中，申馬人公司作為涉案商品的生產(chǎn)者，對(duì)于涉案商品是否產(chǎn)自浙江舟山海域負(fù)有舉證責(zé)任。申馬人公司提交的證據(jù)，尚不足以證明涉案商品原產(chǎn)地為浙江舟山海域。在申馬人公司不能證明其生產(chǎn)、銷(xiāo)售的涉案商品原產(chǎn)地為浙江舟山海域的情況下，其在涉案商品上標(biāo)注“舟山精選帶魚(yú)段”的行為，不屬于正當(dāng)使用，構(gòu)成侵犯涉案商標(biāo)專用權(quán)的行為，應(yīng)當(dāng)就此承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。

案例分析：針對(duì)“老潼關(guān)肉夾饃”“逍遙鎮(zhèn)胡辣湯”等通過(guò)集體商標(biāo)進(jìn)行不正當(dāng)維權(quán)行為，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2022年6月發(fā)布《集體商標(biāo)、證明商標(biāo)管理和保護(hù)辦法（征求意見(jiàn)稿）》予以規(guī)制。其中第二十一條規(guī)定：對(duì)下列以事實(shí)描述方式正當(dāng)使用集體商標(biāo)、證明商標(biāo)中含有的地名的行為，其商標(biāo)的注冊(cè)人無(wú)權(quán)阻止：（一）在店鋪招牌中使用客觀表明地域來(lái)源；（二）在企業(yè)名稱字號(hào)中使用；（三）在配料表、包裝袋等使用表明產(chǎn)品及其原料的產(chǎn)地；（四）其他正當(dāng)使用地名的行為。其中第二十二條規(guī)定：他人以事實(shí)描述方式在特色小吃、菜肴、菜單、櫥窗展示等使用涉及餐飲類(lèi)的集體商標(biāo)、證明商標(biāo)中的地名和商品名稱，屬于正當(dāng)使用行為，其商標(biāo)的注冊(cè)人無(wú)權(quán)阻止。

但值得注意的是，征求意見(jiàn)稿中強(qiáng)調(diào)了商標(biāo)的注冊(cè)人無(wú)權(quán)阻止的前提為使用人“以事實(shí)描述方式正當(dāng)使用”集體商標(biāo)、證明商標(biāo)中含有的地名。因此，在商品或其包裝上使用地名時(shí)，應(yīng)保證商品確產(chǎn)于該地區(qū)，才能夠受到法律保護(hù)。

結(jié)語(yǔ)

根據(jù)上述案例可知，當(dāng)企業(yè)所標(biāo)明商品的名稱、成分特點(diǎn)或產(chǎn)地等標(biāo)識(shí)與他人的在先商標(biāo)構(gòu)成近似時(shí)，使用人應(yīng)當(dāng)就標(biāo)識(shí)本身是否構(gòu)成通用名稱；商品是否確含有標(biāo)識(shí)中的特點(diǎn)或是否來(lái)自標(biāo)識(shí)產(chǎn)地；以及是否對(duì)該標(biāo)識(shí)進(jìn)行突出使用進(jìn)行自我審查。除此之外，還要結(jié)合指定商品或服務(wù)所處行業(yè)的商業(yè)慣例，標(biāo)明、突出使用企業(yè)自己的注冊(cè)商標(biāo)，以區(qū)分商品或服務(wù)的來(lái)源，防止消費(fèi)者發(fā)生混淆、誤認(rèn)。以上考慮因素對(duì)企業(yè)避免侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)方面具有重要的作用。

（原標(biāo)題：對(duì)企業(yè)如何正當(dāng)使用注冊(cè)商標(biāo)中的通用名稱、商品特點(diǎn)或地名的思考）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：商晨

編輯：IPRdaily趙甄校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)如何正當(dāng)使用注冊(cè)商標(biāo)中的通用名稱、商品特點(diǎn)或地名？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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企業(yè)如何正當(dāng)使用注冊(cè)商標(biāo)中的通用名稱、商品特點(diǎn)或地名？

企業(yè)如何正當(dāng)使用注冊(cè)商標(biāo)中的通用名稱、商品特點(diǎn)或地名？