以“金牌衛(wèi)浴”商標(biāo)及不正當(dāng)競爭糾紛案探析未注冊商標(biāo)的維權(quán)保護策略

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“本案通過主張被告擅自改變注冊商標(biāo)顯著部分以及組合使用注冊商標(biāo)，及時地遏止了被告的惡意侵權(quán)使用行為。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：謝有林 陳文熙 廣東哲誠律師事務(wù)所

內(nèi)容提要

原告開平金牌公司依法享有第3378612、22836935號“、”注冊商標(biāo)（以下合并稱“GOLD”商標(biāo)）專用權(quán)。自2007年起經(jīng)過十五年的宣傳推廣和銷售，“GOLD”商標(biāo)、“金牌衛(wèi)浴”標(biāo)識在衛(wèi)浴、潔具行業(yè)內(nèi)已經(jīng)具有較高的市場知名度和品牌影響力。雖然被告深圳金牌公司在第11類及21類持有“”注冊商標(biāo)，但其實際使用的 “”、“”標(biāo)識屬于改變顯著特征、以組合方式使用的行為，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；同時，庭審中原告提交了大量證據(jù)證明“金牌衛(wèi)浴”自使用以來，已經(jīng)與原告的品牌之間建立了穩(wěn)定的聯(lián)系且為公眾所認可。被告在其產(chǎn)品銷售名稱及企業(yè)名稱使用“金牌衛(wèi)浴”標(biāo)識，故意攀附原告具有一定影響的“金牌衛(wèi)浴”標(biāo)識，并導(dǎo)致消費者的誤認和混淆，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。在注冊商標(biāo)權(quán)利沖突及標(biāo)識顯著性有爭議的前提下，本案通過厘清商標(biāo)法及反法的保護重心，以及論證反法對未注冊商標(biāo)的保護依據(jù)，最終商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭的訴求均得到法院支持。

關(guān)鍵詞：知識產(chǎn)權(quán) 訴訟 商標(biāo)侵權(quán) 不正當(dāng)競爭 平行保護說

一、案情簡介

（一）開平金牌潔具有限公司“金牌衛(wèi)浴GOLD”品牌簡介

金牌衛(wèi)浴GOLD肇始于1999年，是一家產(chǎn)品品類齊全、規(guī)模宏大、具專業(yè)化和人性化的國內(nèi)高端全衛(wèi)定制品牌。曾先后獲得 “2014年中國家居產(chǎn)業(yè)百強”、“中國廚衛(wèi)百強之衛(wèi)浴知名品牌10強”、“中國十大工程衛(wèi)浴品牌”、“中國十大衛(wèi)浴品牌”、“2018年中國家居品牌戰(zhàn)略計劃”、“中國全衛(wèi)定制代表力量”等上百項榮譽，并連續(xù)多年獲得“年度十大衛(wèi)浴品牌”等多項在業(yè)內(nèi)具較高知名度的獎項。

2010年12月28日，金牌衛(wèi)浴簽約兩屆奧運會金牌得主、“跳水王子”田亮，共同打造“金”字招牌。近年來更是提出“重細節(jié)，更愛家”品牌理念，從人性需求和細節(jié)關(guān)愛出發(fā)，打造真正關(guān)愛中國家庭健康生活和使用需求的高端定制衛(wèi)浴產(chǎn)品和品牌。

（二）案情概況

原告開平金牌公司依法享有第3378612、22836935號“、”注冊商標(biāo)（以下合并稱“GOLD”商標(biāo)）專用權(quán)。自2007年起經(jīng)過十五年的宣傳推廣和銷售，“GOLD”商標(biāo)、“金牌衛(wèi)浴”標(biāo)識在衛(wèi)浴、潔具行業(yè)內(nèi)已經(jīng)具有較高的市場知名度和品牌影響力。雖然被告深圳金牌公司在第11類及21類持有“”注冊商標(biāo)，但原告開平金牌公司認為其實際使用的 “”、“”標(biāo)識屬于改變顯著特征、以組合方式使用的行為，被告深圳金牌公司未經(jīng)授權(quán)，擅自在其官網(wǎng)、產(chǎn)品說明書、合格證、商品外包裝等載體上宣傳、使用涉嫌侵犯涉案注冊商標(biāo)權(quán)標(biāo)識，并在其產(chǎn)品銷售名稱及企業(yè)名稱中使用“金牌衛(wèi)浴”標(biāo)識，故意模仿和靠近原告的商標(biāo)圖樣及商業(yè)標(biāo)識，企圖使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆效果。因此開平金牌公司向深圳金牌公司提起商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭訴訟。

被告持有的注冊商標(biāo)：

涉訴商標(biāo)及被控侵權(quán)標(biāo)識：

二、爭議焦點

本案核心的爭議焦點：

（一）被告行為是否侵犯了原告享有的注冊商標(biāo)權(quán)；

（二）被告使用“金牌衛(wèi)浴”標(biāo)識的行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭；

三、筆者認為

（一）關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)

被告未經(jīng)授權(quán)，擅自在其官網(wǎng)www.金牌陶瓷.com、產(chǎn)品說明書、合格證、商品外包裝等載體上宣傳、使用侵犯涉案注冊商標(biāo)權(quán)標(biāo)識的行為，故意模仿和靠近原告的商標(biāo)圖樣，企圖使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認為系原告相同或近似商標(biāo)的混淆效果，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

因本案被告已經(jīng)在其侵權(quán)產(chǎn)品上獲得了注冊商標(biāo)，因此原告需要論證侵權(quán)標(biāo)識1“”、侵權(quán)標(biāo)識2 “”均屬于改變顯著特征的組合方式使用的商標(biāo)，不再屬于對其注冊商標(biāo)的使用，根據(jù)法釋〔2020〕19號第一條之規(guī)定，極易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆和誤認，侵害了原告注冊商標(biāo)專用權(quán)，進而方能滿足人民法院民事侵權(quán)的案件受理范圍。

首先， 原告“”、“”注冊商標(biāo)的申請日明顯早于被告持有的第23099131號“”商標(biāo)，且其商標(biāo)的字形、排列以及整體視覺效果與原告在先注冊的第3378612號“”注冊商標(biāo)基本相同。

其次，早在2017年3月之前，原告的商標(biāo)已經(jīng)連續(xù)多年被認定為廣東省著名商標(biāo)，在衛(wèi)浴潔具行業(yè)已經(jīng)獲得較高的知名度和美譽度，被告作為同屬于廣東省內(nèi)珠三角地區(qū)的同行業(yè)經(jīng)營者，且原告的部分銷售市場與被告的銷售區(qū)域完全重合，其不可能不知道原告商標(biāo)的在先注冊和使用情況。

最后，侵權(quán)標(biāo)識2“”則是在侵權(quán)標(biāo)識1的基礎(chǔ)上，增加房屋狀的圖形組合設(shè)計，明顯屬于擅自改變注冊商標(biāo)顯著部分的組合行為，其組合使用后的侵權(quán)標(biāo)識為未注冊商標(biāo)，與原告的兩個涉案注冊商標(biāo)構(gòu)成高度近似，侵權(quán)標(biāo)識2的組合演示如下：

根據(jù)侵權(quán)標(biāo)識2的商標(biāo)構(gòu)成要素可知，該商標(biāo)是由“”與“”英文字母與圖形組合而成。雖然組合的“”圖形商標(biāo)為未注冊商標(biāo)，但司法解釋對組合的情形并沒有限定商標(biāo)客體僅為注冊商標(biāo)，因此無論是注冊商標(biāo)與注冊商標(biāo)的組合還是注冊商標(biāo)與未注冊商標(biāo)的組合均屬于以組合的方式使用注冊商標(biāo)的情形，因此被告將英文商標(biāo)與圖形商標(biāo)進行組合使用，屬于超出注冊商標(biāo)核定使用樣式組合使用注冊商標(biāo)的行為，依法應(yīng)當(dāng)認定其不屬于對注冊商標(biāo)的實際使用。

綜上，經(jīng)過大量的理論和司法判例研究，針對被告改變顯著部分和組合方式使用注冊商標(biāo)的行為進行全面、客觀地闡述，侵權(quán)標(biāo)識1、2的使用行為，已經(jīng)僭越了注冊商標(biāo)的權(quán)利邊界，符合最高人民法院司法解釋關(guān)于侵權(quán)歸責(zé)的要件，迫切需要通過司法裁判，合理劃分注冊商標(biāo)的權(quán)利邊界，貫徹最高人民法院關(guān)于行民交叉案件，民事部分優(yōu)先的司法精神。此外，考慮被告主觀上和客觀上具有抄襲和模仿原告注冊商標(biāo)、企業(yè)字號以及一定影響的商品名稱等不正當(dāng)競爭的惡意，對于被告的侵權(quán)行為進行規(guī)制符合我國當(dāng)前嚴厲打擊注冊商標(biāo)惡意囤積和搶注后進行市場混淆使用的行為。

（二）關(guān)于未注冊商標(biāo)不正當(dāng)競爭侵權(quán)

被告登記并使用含有“金牌衛(wèi)浴”字樣的企業(yè)名稱、及銷售商品時使用“金牌衛(wèi)浴”名稱的行為依法構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。

本案中，原告開平金牌潔具有限公司在先使用的“金牌衛(wèi)浴”未注冊商標(biāo)，由于申請商標(biāo)注冊的時間晚于使用時間，導(dǎo)致其在11類等商品類目的商標(biāo)確權(quán)面臨搶注商標(biāo)的權(quán)利沖突。在商標(biāo)注冊面臨障礙的困境下，原告通過《反不正當(dāng)競爭法》第六條另行開辟維權(quán)訴訟進行救濟。

原告認為被告構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的三個要件為：①開平金牌公司經(jīng)營的“金牌衛(wèi)浴”商品名稱、標(biāo)識在市場上有一定的知名度，為相關(guān)公眾所知悉；②開平金牌公司所主張的“金牌衛(wèi)浴”商品名稱、標(biāo)識具備區(qū)別商品來源的顯著特征；③深圳金牌公司的使用方式構(gòu)成相同或近似使用，并客觀上容易造成相關(guān)公眾的混淆誤認。原告圍繞上述三個要件，提交了大量證據(jù)證明“金牌衛(wèi)浴”自2007年使用以來，已經(jīng)與原告的品牌之間已建立了穩(wěn)定的聯(lián)系且為公眾所認可，據(jù)此人民法院認定原告在先使用的“金牌衛(wèi)浴”標(biāo)識構(gòu)成“有一定影響的標(biāo)識”。成功地將未注冊商標(biāo)“金牌衛(wèi)浴”納入有一定影響的標(biāo)識的權(quán)利客體，進而認定被告的行為構(gòu)成侵害原告有一定影響標(biāo)識的不正當(dāng)競爭行為。

四、判決結(jié)果

（一）被告深圳市金牌衛(wèi)浴陶瓷有限公司立即停止侵害原告開平金牌潔具有限公司第3378612號、第22836935號注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為；

（二）被告深圳市金牌衛(wèi)浴陶瓷有限公司立即停止在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和宣傳中使用“金牌衛(wèi)浴”標(biāo)識的不正當(dāng)競爭行為，并在本判決生效之日起十日內(nèi)停止使用“深圳市金牌衛(wèi)浴陶瓷有限公司”的企業(yè)字號；

（三）被告深圳市金牌衛(wèi)浴陶瓷有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告開平金牌潔具有限公司經(jīng)濟損失及合理費用50000元；

五、案例評析

1、關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)部分，人民法院明確了將注冊商標(biāo)嵌入未注冊圖形商標(biāo)以及在注冊商標(biāo)基礎(chǔ)上增加裝飾性的背景圖案，均可認定為屬于改變注冊商標(biāo)的顯著部分，也構(gòu)成對注冊商標(biāo)的組合使用。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定（2020修正）》規(guī)定，對于注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突，僅在超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標(biāo)的行為方屬于民事侵權(quán)案件的受理范圍。然而，現(xiàn)有的司法判例，對改變顯著特征、組合的方式使用注冊商標(biāo)的認定較為謹慎，尤其對“組合方式”使用究竟是指注冊商標(biāo)間的組合，還是注冊商標(biāo)與未注冊商標(biāo)的組合沒有明確，導(dǎo)致大量職業(yè)搶注人逃避侵權(quán)責(zé)任，違背了嚴格保護的司法精神。

本案中，人民法院明確了將注冊商標(biāo)嵌入未注冊圖形商標(biāo)以及在注冊商標(biāo)基礎(chǔ)上增加裝飾性的背景圖案，均可認定為屬于改變注冊商標(biāo)的顯著部分，也構(gòu)成對注冊商標(biāo)的組合使用。同時，原告請求法院重點考慮原告訴請保護的注冊商標(biāo)在衛(wèi)浴產(chǎn)品領(lǐng)域的知名度、GOLD字母組合作為商標(biāo)主體的顯著性以及被訴侵權(quán)商品購買者將其認定為“金牌馬桶”的評論記錄、被告實際使用上述被訴侵權(quán)標(biāo)識具有攀附原告開平潔具公司的商標(biāo)商譽的主觀惡意等情節(jié)，最終法院判定被告深圳市金牌衛(wèi)浴陶瓷有限公司侵犯了原告“GOLD”注冊商標(biāo)的專用權(quán)，對日后審理注冊商標(biāo)之間權(quán)利沖突案件具有積極指導(dǎo)意義。

2、關(guān)于不正當(dāng)競爭部分，本案明確了《反不正當(dāng)競爭法》第六條第（一）款的保護客體除了商品名稱、包裝、裝潢之外，還包括在先使用且有一定影響的標(biāo)識，并將未注冊商標(biāo)納入了 “有一定影響標(biāo)識”的保護客體。

我國《反不正當(dāng)競爭法》第六條及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，并沒有將未注冊商標(biāo)作為單列的權(quán)利客體進行保護，導(dǎo)致我國長期的司法實踐中，只能將與在先使用且具有一定影響的未注冊商標(biāo)構(gòu)成混淆的行為納入知名商品特有名稱（2019年修改為有一定影響的商品名稱）進行規(guī)制，例如“小蒙羊”火鍋、“周六福”珠寶等。然而這種保護格局仍然存在缺陷，正如西南政法大學(xué)科技法治創(chuàng)新研究中心黃匯教授認為，商標(biāo)法以注冊取得機制為基石，對未注冊商標(biāo)的保護并不完備，為了更好保護未注冊商標(biāo)，宜以“平行保護”理念為統(tǒng)領(lǐng)，實現(xiàn)《反不正當(dāng)競爭法》和《商標(biāo)法》對未注冊商標(biāo)最有效的協(xié)同保護，即無論是從理論還是規(guī)范的視角，《反不正當(dāng)競爭法》都應(yīng)當(dāng)將侵害未注冊商標(biāo)作為重要的調(diào)整對象之一。

本案中，原告開平金牌潔具有限公司在先使用的“金牌衛(wèi)浴”未注冊商標(biāo)，由于申請商標(biāo)注冊的時間晚于使用時間，導(dǎo)致其在11類等商品類目的商標(biāo)確權(quán)面臨搶注商標(biāo)的權(quán)利沖突。在商標(biāo)注冊面臨障礙的困境下，原告通過《反不正當(dāng)競爭法》第六條另行開辟維權(quán)訴訟進行救濟，原告通過提交了大量證據(jù)證明“金牌衛(wèi)浴”自2007年使用以來，已經(jīng)與原告的品牌之間已建立了穩(wěn)定的聯(lián)系且為公眾所認可，據(jù)此人民法院認定原告在先使用的“金牌衛(wèi)浴”標(biāo)識構(gòu)成“有一定影響的標(biāo)識”。本判例打破了將未注冊商標(biāo)納入有一定影響的商品名稱的保護慣例，創(chuàng)新性地將“有一定影響的標(biāo)識”作為與“有一定影響商品名稱、包裝、裝潢”并列的權(quán)利客體，從而將開平金牌公司在先使用且具有一定影響的未注冊商標(biāo)納入“有一定影響的標(biāo)識”保護范圍，理劃清了權(quán)利邊界，從根源上解決了開平金牌公司長期面臨的權(quán)利保護困境，對于日后解決未注冊商標(biāo)的保護，提供了重要的司法裁判指引，具有積極的社會意義。

六、結(jié)語和建議

本案屬于商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭疑難案件，一方面，侵權(quán)人涉嫌搶注了與原告“GOLD”近似的“QOLD”商標(biāo)，在無效宣告終局之前，較難進行民事救濟；另外一方面，由于權(quán)利人面臨商標(biāo)申請注冊的權(quán)利障礙，若不鞏固長期在先使用的權(quán)利，則面臨知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營成果付諸東流。本案通過主張被告擅自改變注冊商標(biāo)顯著部分以及組合使用注冊商標(biāo)，及時地遏止了被告的惡意侵權(quán)使用行為，并通過《反不正當(dāng)競爭法》第六條第（一）項將“金牌衛(wèi)浴”未注冊商標(biāo)認定為有一定影響的標(biāo)識。但也折射了我國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識仍然有待提高，若能及時采取知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)控及注冊布局，則可能會避免后續(xù)產(chǎn)生的累訴。

注：該案獲得2022年廣東知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)會推薦學(xué)習(xí)案例。

注釋：

[1] （2022）粵0303民初19522號民事判決書；

[2] 黃匯《反不正當(dāng)競爭法對未注冊商標(biāo)的有效保護及其制度重塑》載《中國法學(xué)》2022年第5期;

[3] 綜合案例丨擅用“金牌衛(wèi)浴”標(biāo)識生產(chǎn)銷售及作為企業(yè)字號的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭,載《知產(chǎn)寶》2023年1月31日。

（原標(biāo)題：以“金牌衛(wèi)浴”商標(biāo)及不正當(dāng)競爭糾紛案探析未注冊商標(biāo)的維權(quán)保護策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：謝有林 陳文熙 廣東哲誠律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以“金牌衛(wèi)浴”商標(biāo)及不正當(dāng)競爭糾紛案探析未注冊商標(biāo)的維權(quán)保護策略（點擊標(biāo)題查看原文）

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