別人的新型技術(shù)名稱可以注冊(cè)為商標(biāo)嗎？

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“將他人在先發(fā)布的新型技術(shù)名稱申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，能構(gòu)成‘以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)’的情形嗎？”

米其林輪胎在市場(chǎng)上廣受歡迎，在一場(chǎng)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，米其林（中國(guó)）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱米其林公司）宣布推出新型技術(shù)名稱“UPTIS”，短短兩天后，“Uptis”就被李某申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)。

將他人在先發(fā)布的新型技術(shù)名稱申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，能構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形嗎？小知帶你揭曉！

案情簡(jiǎn)介

“UPTIS”是米其林公司研發(fā)的乘用車無(wú)氣移動(dòng)解決方案而獨(dú)創(chuàng)的免充氣輪胎技術(shù)，該詞語(yǔ)源自“Unique Puncture-Proof Tire System”（獨(dú)特的防爆輪胎系統(tǒng)）的縮寫，是該公司獨(dú)創(chuàng)的詞匯，并在全球推介此項(xiàng)技術(shù)的場(chǎng)合進(jìn)行了宣傳性使用。

李某

米其林公司產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上發(fā)布了“UPTIS”，不知道他們注冊(cè)了商標(biāo)沒(méi)有，我先去第12類第1208群組“充氣輪胎的內(nèi)胎、汽車輪胎”商品上注冊(cè)一個(gè)“Uptis”商標(biāo)，嘿嘿，先下手為強(qiáng)！

明明我們先發(fā)布了“UPTIS”這一新型技術(shù)名稱，短短2天后，你就搶注了這一商標(biāo)。不查不知道，你明明是個(gè)經(jīng)營(yíng)日用百貨零售業(yè)務(wù)的個(gè)體工商戶，為啥在“服裝、金融、食品、輪胎、科技產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)服務(wù)、商業(yè)服務(wù)”多個(gè)類別，注冊(cè)了那么多與他人知名品牌近似度極高的商標(biāo)？你肯定有一貫復(fù)制和抄襲我們公司和他人在先知名商標(biāo)的惡意。我認(rèn)為你已構(gòu)成商標(biāo)法第三十二條“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標(biāo)”和第四十四條第一款所指的“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形。

米其林公司

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查后作出涉案裁定，認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)未違反商標(biāo)法第三十二條后半段、第四十四條第一款的規(guī)定。米其林公司不服被訴裁定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，米其林公司不能證明訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日期前，其將“Uptis”作為商標(biāo)使用并具有一定知名度，故訴爭(zhēng)商標(biāo)未違反商標(biāo)法第三十二條的規(guī)定。

但是，根據(jù)在案證據(jù)，除本案前述情形外，李某在Facebook公司宣布推出Facebook Pay移動(dòng)支付、Novi錢包服務(wù)的1-3天后，便在36類網(wǎng)上銀行申請(qǐng)注冊(cè)Facebook Pay、Novi商標(biāo)，在第9類耳機(jī)上注冊(cè)耳靈商標(biāo)，在42類計(jì)算機(jī)服務(wù)上注冊(cè)車好拍商標(biāo)，在25類服裝上申請(qǐng)注冊(cè)Bape品牌猴子圖形。其在多個(gè)類別前后申請(qǐng)注冊(cè)與他人知名品牌近似度極高的商標(biāo)的行為，具有明顯的復(fù)制、抄襲他人商標(biāo)或?qū)崿F(xiàn)商業(yè)信譽(yù)“搭便車”目的之故意，已擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序，損害社會(huì)公共利益，已構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形，被訴裁定對(duì)此認(rèn)定有誤，法院予以糾正。因各方當(dāng)事人在上訴期滿后未提起上訴，目前該案已生效。

法律分析

商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定：“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。”

根據(jù)本案查明的事實(shí)，訴爭(zhēng)商標(biāo)與米其林公司研發(fā)且公開(kāi)使用的“獨(dú)特的防爆輪胎系統(tǒng)”技術(shù)的英文縮寫“Uptis”完全相同，且亦注冊(cè)在第12類“汽車輪胎”商品上，可以認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的商品與在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)所使用的商品構(gòu)成相同或類似商品。

其次，李某在米其林公司舉辦產(chǎn)品發(fā)布會(huì)兩天后，即在相同類別商品上申請(qǐng)注冊(cè)了與米其林公司在先發(fā)布的新型技術(shù)名稱完全相同且并非英文固有詞匯的訴爭(zhēng)商標(biāo)。

第三，李某作為個(gè)體工商戶，經(jīng)營(yíng)范圍為“日用百貨零售”，但卻在經(jīng)營(yíng)范圍外的多個(gè)類別前后注冊(cè)多個(gè)與他人知名品牌近似度極高的商標(biāo)，范圍涵蓋金融、汽車輪胎、服裝、計(jì)算機(jī)服務(wù)等，且多個(gè)商標(biāo)申請(qǐng)日均與對(duì)應(yīng)品牌新聞報(bào)道發(fā)布日相隔甚近，既不符合個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)范圍和資質(zhì)，又未能舉證證明其有正常使用前述商標(biāo)的行為，其搶注其他知名品牌的可能性較高。

同時(shí)，在本案米其林公司集團(tuán)在汽車輪胎制造產(chǎn)業(yè)更具國(guó)際知名度、“Uptis”作為米其林公司發(fā)布的輪胎制造技術(shù)在先的前提下，訴爭(zhēng)商標(biāo)一旦在核準(zhǔn)注冊(cè)的輪胎商品上使用，客觀上容易導(dǎo)致公眾混淆，使公眾誤認(rèn)為該汽車輪胎商品與米其林公司有密切關(guān)聯(lián)性，從而損害米其林公司的利益并對(duì)市場(chǎng)秩序造成一定程度的干擾。

法院綜合考慮在案證據(jù)，認(rèn)定李某非以使用為目的，無(wú)合理或正當(dāng)理由大量申請(qǐng)注冊(cè)并囤積包括訴爭(zhēng)商標(biāo)在內(nèi)的知名注冊(cè)商標(biāo)，具有明顯的復(fù)制、抄襲他人商標(biāo)或?qū)崿F(xiàn)商業(yè)信譽(yù)“搭便車”目的之故意，其行為已屬擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害社會(huì)公共利益，且不正當(dāng)?shù)卣加昧松鐣?huì)公共資源。

因此，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”情形，依法應(yīng)當(dāng)予以無(wú)效宣告。

法官提示

商標(biāo)法第四十四條第一款在規(guī)范商標(biāo)注冊(cè)行為時(shí)具有非常重要的工具性價(jià)值，能有效打擊以不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)的行為，是建立高質(zhì)量商標(biāo)注冊(cè)秩序的重要內(nèi)容。

本案中，商標(biāo)申請(qǐng)人將他人公布的技術(shù)名稱申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，其未對(duì)該商標(biāo)來(lái)源作出合理解釋，也未提供使用證據(jù)，再結(jié)合名下商標(biāo)注冊(cè)使用情況，法院認(rèn)定其屬于“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形。本案的判定，可以有效遏制惡意注冊(cè)商標(biāo)行為，杜絕通過(guò)攀附他人聲譽(yù)謀取商業(yè)利益，凈化商標(biāo)注冊(cè)秩序。

（原標(biāo)題：別人的新型技術(shù)名稱可以注冊(cè)為商標(biāo)嗎？| 以案釋法）

來(lái)源：知產(chǎn)北京

作者：封瑜 吳水蘭

供稿：審判第二庭

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：別人的新型技術(shù)名稱可以注冊(cè)為商標(biāo)嗎？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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