惡意搶注境外商標并起訴他人侵權的司法規(guī)制

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“本案系惡意搶注境外商標并起訴他人侵權的典型案例?！?/span>

惡意搶注境外商標并起訴他人侵權的司法規(guī)制

——揚州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司與蔡XX、蔡XX侵害商標權糾紛案

編者按 >>

本期“知產視野”刊登揚州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司與蔡XX、蔡XX侵害商標權糾紛案，本案系惡意搶注境外商標并起訴他人侵權的典型案例。申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。誠實信用原則是一切市場活動參與者所應遵循的基本準則。任何違背法律目的和精神，以損害他人正當權益為目的，惡意取得并行使權利、擾亂市場正當競爭秩序的行為均屬于權利濫用，其相關權利主張不應得到法律的保護和支持。本案中，揚州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司曾在2009年左右為美國蒙羅維亞公司設計MONROVIA為主題的花盆并生產此款花盆向蒙羅維亞公司供貨，其應當知曉蒙羅維亞公司已有相關公開設計，且登錄該款花盆上載明的蒙羅維亞公司網址，網頁上顯著標有包含“”標識的商標，但揚州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司卻仍將“”標識申請注冊在第21類并在花盆上使用，亦以其享有“”商標權為由提起訴訟。法院經審理認為，揚州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司注冊使用“”商標并提起訴訟的行為有違誠實信用原則，不具有正當性，遂判決駁回其訴訟請求，但法院亦同時在裁判中提醒被訴人尊重他人的知識產權，以避免發(fā)生侵權行為。

裁判要旨

與境外在先商標權人曾長期保持商業(yè)聯系，接觸并知曉他人的在先商標，卻擅自將該境外在先商標中的圖案注冊為圖形商標予以攀附性使用，并起訴他人商標侵權，系有悖誠實信用原則的惡意搶注、攀附使用、惡意訴訟行為。惡意搶注的商標權人通過惡意訴訟行使權利的行為屬于權利濫用，對其主張他人商標侵權的訴訟請求，應判決予以駁回。

案件信息

 一審：宿遷中院（2019）蘇13民初68號民事判決書；　

 二審：江蘇高院（2020）蘇民終1059號民事判決書。

案情摘要

揚州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司（以下簡稱中環(huán)高科公司）成立于2004年6月7日，經國家知識產權局核準，于2018年8月28日注冊取得了第26303104號“”商標，核定使用商品/服務項目為第21類花盆等。

2018年9月11日，中環(huán)高科公司委托代理人通過公證購買的方式，在淘寶網“優(yōu)正園藝”店鋪購買了涉案花盆產品，并于當月19日在公證處對收到的包裹外包裝及內容進行了公證。經一審當庭拆封封存包裹，內有大小不一共四只加侖花盆，花盆中上部位置印制了“”“MONROVIA”標識，在該標識下印制了www.monrovia.com。

經淘寶網披露，“優(yōu)正園藝”店鋪的經營者為蔡XX。2017年6月至2018年4月，“優(yōu)正園藝”的蔡XX多次和中環(huán)高科公司發(fā)生交易，購買中環(huán)高科公司的加侖花盆。

中環(huán)高科公司陳述“2009年前后，美國蒙羅維亞苗圃公司（以下簡稱蒙羅維亞公司）通過一外貿公司與我公司聯系，希望我公司以MONROVIA為主題設計一款花盆，我公司即傾注精力設計并生產了此款花盆向蒙羅維亞公司供貨，該花盆上的網址和英文字母突出了MONROVIA主題，是其外觀的組成部分。數年后該公司不再訂購此款花盆，我公司遂在國內市場銷售?！?/span>

中環(huán)高科公司訴稱，“優(yōu)正園藝”店鋪未經許可，生產、銷售印制其享有注冊商標專用權的“”商標的花盆，構成商標侵權，給其造成了巨大的經濟損失，請求判令該店鋪登記經營者和實際經營者蔡XX、蔡XX停止侵權并賠償中環(huán)高科公司經濟損失50000元及合理維權費用6600元。

蔡XX、蔡XX辯稱，通過侵犯他人在先著作權取得商標注冊，有違誠信原則，不應保護。其銷售涉案花盆主觀上不存在過錯，涉案花盆具有合法來源，故不應承擔賠償責任。“優(yōu)正園藝”店鋪的實際經營者系蔡XX，蔡XX并非本案適格被告。

中環(huán)高科公司提起本案商標侵權訴訟的同時，還起訴蔡XX、蔡XX著作權侵權，宿遷中院經審理于2019年12月9日作出（2019）蘇13民初69號民事判決（以下簡稱69號民事判決），認定：中環(huán)高科公司提供了登記證書以證明其系“”美術作品的著作權人，登記證書載明該作品于2009年2月9日創(chuàng)作，于2009年9月1日首次發(fā)表，登記日期為2017年9月27日。蒙羅維亞公司于1997年9月11日向美國專利及商標局申請注冊“與MONROVIA組合”商標，并于1998年8月18日注冊成功，該商標主要用于農業(yè)和園藝產品等。該公司又于2007年12月5日向美國專利及商標局申請注冊“與MONROVIA組合”商標，并于2009年6月30日注冊成功，該商標主要用于農業(yè)和園藝產品等。雖然蒙羅維亞公司就“與MONROVIA組合”“與MONROVIA組合”申請的是注冊商標，但其亦屬于著作權法上的作品，且現有證據表明該公司創(chuàng)作出了上述作品的時間，早于中環(huán)高科公司取得著作權登記的時間。故對中環(huán)高科公司主張蔡XX、蔡XX侵犯其著作權的訴訟請求不予支持，判決駁回中環(huán)高科公司的訴訟請求，該判決已生效。

法院認為

宿遷中院一審認為：

中環(huán)高科公司雖然享有涉案商標的注冊商標專用權，但其提起訴訟違背誠信原則，對其請求不予支持。

首先，中環(huán)高科公司第26303104號“”商標與他人著作權相沖突，違反了商標法關于申請商標注冊不得與他人在先取得的合法權利相沖突的規(guī)定。根據69號民事判決查明的事實，中環(huán)高科公司就涉案商標圖案所主張的創(chuàng)作時間晚于蒙羅維亞公司的作品發(fā)表時間。

其次，中環(huán)高科公司申請注冊商標存在主觀上的惡意。根據中環(huán)高科公司陳述，其系因與蒙羅維亞公司產生商業(yè)上的聯系而生產涉案造型特征的花盆，其在交易過程中不可能不了解蒙羅維亞公司的公司名稱、生產經營特點等情況，且登錄花盆上載明的網址www.monrovia.com也可以清楚查看到蒙羅維亞公司所注冊的包含“”標識的商標，故中環(huán)高科公司申請注冊涉案商標明顯具有主觀上的不正當性。

綜上，中環(huán)高科公司主張商標侵權缺乏合法的權利依據，對其訴訟請求不予支持，一審法院判決：駁回中環(huán)高科公司的訴訟請求。中環(huán)高科公司不服一審判決，提起上訴。

江蘇高院經審理，判決駁回上訴，維持原判。

評析

所謂商標惡意搶注，是指主觀上明知或應知他人存在在先權益，但依然不避讓地將與相關標志相同或近似的標志申請注冊商標，或不以使用為目的大量申請囤積注冊商標的行為，其損害的利益包括他人在先權益或公共利益。商標惡意搶注一般多見于國內市場，但近年來國內企業(yè)搶注境外商標的現象也開始頻頻出現，主要表現為境外企業(yè)委托我國企業(yè)代為加工生產產品，未在中國銷售也未申請注冊相關商標，或者在中國銷售但僅注冊英文商標而出現未注冊的中文商標被搶注的情形。本案是一起典型的惡意搶注境外商標并起訴他人商標侵權的案件，中環(huán)高科公司雖是涉案小花圖形商標的商標權人，但其客觀上搶注的圖形商標損害他人在先著作權，主觀上存在有悖誠實信用原則的惡意，故該權利的取得和行使不具備實質上的正當性。

一、搶注的圖形商標是否損害他人在先著作權

根據商標法第九條第一款、第三十二條規(guī)定，申請注冊的商標，不得與他人在先取得的合法權利相沖突；申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利。上述在先權利包含在先著作權。圖形商標是否構成對他人在先著作權的損害需要滿足三個條件：一是他人圖形、文字等構成受著作權法保護的作品；二是他人享有著作權的作品創(chuàng)作完成日期早于圖形商標中圖形作品的完成日期；三是圖形商標標識與在先作品構成實質相同。根據上述認定條件，對本案中環(huán)高科公司注冊涉案“”商標是否損害他人在先著作權，具體作如下分析：

首先，涉案境外商標圖案是否系受我國著作權法保護的作品。著作權法所稱作品，是指文學、藝術和科學領域內具有獨創(chuàng)性并能以一定形式表現的智力成果。商標圖案由文字、圖形、顏色、數字、符號、字母或其他組合構成，是以商標形式表現的智力成果。商標圖案是否構成受著作權法保護的美術作品，主要考察其是否系具備“獨創(chuàng)性”的智力成果，故“獨創(chuàng)性”是判斷商標圖案能否成為美術作品的關鍵因素。涉案境外兩個商標中的小花圖案具有獨創(chuàng)性，構成美術作品。同時，根據我國與美國共同參加的《保護文學和藝術作品伯爾尼公約》《世界版權公約》的規(guī)定，上述美術作品的著作權，受我國著作權法保護。

其次，享有著作權的境外作品創(chuàng)作完成日期是否早于涉案圖形商標中美術作品的完成日期。中環(huán)高科公司主張享有商標權的圖形商標中的小花圖案系由其員工2009年創(chuàng)作完成，由該公司享有著作權，并提供了登記日期為2017年9月27日的登記證書，用以證明其系名為《MONROVIA》美術作品“”的著作權人，登記證書載明該作品于2009年2月9日創(chuàng)作，于2009年9月1日首次發(fā)表。而涉案境外含小花圖案的“與MONROVIA組合”“與MONROVIA組合”兩個商標申請注冊日期分別為1997年9月11日、2007年12月5日，表明兩個商標中的小花美術作品的創(chuàng)作完成時間至遲為上述申請注冊日期，均早于中環(huán)高科公司提交的著作權登記證書中載明的創(chuàng)作時間。

最后，涉案圖形商標的圖案與在先作品是否構成實質相同。經比對，中環(huán)高科公司涉案圖形商標的“”圖案與美國蒙羅維亞公司注冊的“與MONROVIA組合”“與MONROVIA組合”兩個商標中的小花圖案幾乎無差異。因此，涉案圖形商標的“”圖案與在先作品構成實質相同。

二、搶注境外商標并提起訴訟的主觀惡意認定

我國商標法等知識產權法律法規(guī)及司法解釋對惡意商標搶注、惡意訴訟的主觀行為要件缺乏明確規(guī)定，加之知識產權自身無形性特征，行為人的不正當意圖在注冊階段難以判斷，從而使搶注商標具有形式上的正當性，導致司法實務中認定行為人主觀“惡意”難度較大?！皭阂狻敝高`反誠實信用原則，主觀上明知或者缺乏注意義務應知而不知兩種狀態(tài)。

2013年修正的商標法第七條第一款規(guī)定，申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。藉本次商標法修改，表明了立法機關對于商標注冊與使用過程中種種不誠信行為的重視。誠實信用原則是一切市場活動參與者所應遵循的基本準則。一方面，它鼓勵和支持人們通過誠實勞動積累社會財富和創(chuàng)造社會價值，并保護在此基礎上形成的財產性權益，以及基于合法、正當的目的支配該財產性權益的自由和權利；另一方面，它又要求人們在市場活動中講究信用、誠實不欺，在不損害他人合法利益、社會公共利益和市場秩序的前提下追求自己的利益。民事訴訟活動同樣應當遵循誠實信用原則。一方面，它保障當事人有權在法律規(guī)定的范圍內行使和處分自己的民事權利和訴訟權利；另一方面，它又要求當事人在不損害他人和社會公共利益的前提下，善意、審慎地行使自己的權利。任何違背法律目的和精神，以損害他人正當權益為目的，惡意取得并行使權利、擾亂市場正當競爭秩序的行為均屬于權利濫用，其相關權利主張不應得到法律的保護和支持。

本案中，中環(huán)高科公司在案件審理中陳述，其曾在2009年左右為美國蒙羅維亞公司設計MONROVIA為主題的花盆，并生產此款花盆向蒙羅維亞公司供過貨。而“與MONROVIA組合”商標早在1998年就已在美國注冊成功，基于中環(huán)高科公司與美國蒙羅維亞公司的商業(yè)往來，其接觸并知曉小花圖案相關公開設計。故中環(huán)高科公司在明知小花圖案設計的情形下卻有悖誠實信用原則，仍將與之實質相同的圖案在國內同類商品上搶注為圖形商標，盡管這種非正常申請的注冊商標具備形式合法性但仍缺乏內在正當性，其在無合法權利基礎下為取得不正當競爭優(yōu)勢而提起民事訴訟，表明具有明顯主觀惡意。

需要強調的是，商標法第七條誠信條款為兜底條款，是對以“不潔之手”取得商標權行為的否定。司法實踐對誠信條款的適用應持謹慎的態(tài)度，堅持窮盡具體條款的解釋，避免架空具體條款。本案在法律適用中一同適用誠信條款與商標法中規(guī)制商標惡意搶注的第九條和第三十二條，將誠信條款作為一種宣示和補充，與其他規(guī)制商標惡意搶注的具體條款一同適用。

三、對惡意搶注并起訴他人商標侵權的規(guī)制

2022年4月，中共中央、國務院印發(fā)《關于推進社會信用體系建設高質量發(fā)展促進形成新發(fā)展格局的意見》，強調要“加大對商標搶注、非正常專利申請等違法失信行為的懲戒力度”。加強對商標包括域外商標搶注行為的規(guī)制，是建設知識產權強國、營造促進國內國際雙循環(huán)良好營商環(huán)境和高質量發(fā)展的必然要求。

本案系惡意搶注人作為“形式正當”的權利主體起訴他人商標侵權，對其規(guī)制主要體現在三個方面。一是司法規(guī)制。本案與惡意搶注人被境外的權利人起訴侵權的案件有所區(qū)別。對于后一類案件，在司法上可通過依法積極適用懲罰性賠償，適用證據披露和舉證妨礙制度等訴訟制度，加大對惡意搶注行為的懲治力度?；谏虡饲謾嘣V訟以及司法審判原理所限，法院在商標侵權糾紛審理中通常僅限于對商標侵權事實本身的認定和對原告訴訟請求作出回應。對于本案而言，中環(huán)高科公司惡意搶注并起訴他人商標侵權，對此最直接的司法規(guī)制措施就是針對其主張他人侵權的訴訟請求，作出駁回訴訟請求的判決。考慮到本案被訴人并非正當使用被控侵權標識，亦不能通過被訴人提起“因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛”訴訟，來加大對惡意搶注行為的打擊力度。二是行政規(guī)制。當前我國商標法律制度對于搶注行為的后果性規(guī)定僅僅為駁回申請或是宣告無效,無法有效地對惡意搶注者進行懲罰與警示。本案中，即便針對中環(huán)高科公司的涉案商標，被訴人、案外人申請?zhí)崞鸹驀抑R產權局主動啟動無效宣告程序，行政層面的懲戒手段也主要是讓其失去本身就不具備實質正當性的權利，搶注人濫用權利的成本遠低于獲利，導致其日后重復侵權甚至以侵權為業(yè)，不能有效遏制惡意注冊現象發(fā)生。三是信用規(guī)制。2022年1月印發(fā)的《國家知識產權局知識產權信用管理規(guī)定》明確將“惡意商標注冊申請行為”列為失信行為，對失信主體實施相應的管理措施。應切實發(fā)揮信用懲戒對惡意搶注行為的規(guī)制作用，在強調事后信用管理懲戒的同時，利用大數據、云計算、人工智能等高新技術，加大對惡意搶注商標申請人、代理人及有關企業(yè)的監(jiān)管，將不誠信行為納入征信系統(tǒng)，強化對失信主體的知識產權領域信用約束。建立健全不敢失信、不能失信、不想失信的長效機制，推動跨領域、跨部門、跨區(qū)域協(xié)同監(jiān)管、聯合懲戒、綜合激勵，形成共建共治的威懾力，使誠實守信成為市場運行的價值導向和各類主體的自覺追求，推動營造良好的知識產權法治環(huán)境、市場環(huán)境和社會環(huán)境。

一審

合議庭：龐文斌　翟新權　徐  寧

法官助理：張立東

二審

合議庭：袁　滔  曹美娟  唐  靜

（原標題：知產視野231 | 惡意搶注境外商標并起訴他人侵權的司法規(guī)制）

來源：江蘇高院

作者：唐靜

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：惡意搶注境外商標并起訴他人侵權的司法規(guī)制（點擊標題查看原文）

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