2023年美國頂尖FRAND / RAND許可進展 第二部分：“過去之靈”與“未來之靈”

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“正如在最近的IP Watchdog SEP名家活動上一位受人敬重的小組成員所表示的，讓歐洲提出影響‘外國’專利的法規(guī)，無助于讓世界貿易組織相信中國正在行為過限?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司

在我們年終總結的第一部分——關于受到以公平、合理和無歧視(FRAND)或合理和無歧視(RAND)為基礎進行許可這一約束的專利的重要進展，我們研究了有關專利池的發(fā)展動態(tài)，并回顧了一些有趣的損害賠償案例和中間判決。在本期文章中，我們將關注在2023年被駁回的兩起反壟斷案件，并探討在政策層面上，未來可能出現(xiàn)的發(fā)展趨勢。

 被駁回的訴訟

u-blox訴IDCC

在2019年，美國司法部的反壟斷部門對一起涉及相同雙方的案件案件進行了干預，該案最終以和解告終。然后，u-blox于2023年1月再次指控InterDigital違反反壟斷法，原因是InterDigital拒絕向u-blox提供基于FRAND條款的新的許可（參見: u-blox AG v. Interdigital Inc., Case No. 23-cv-0002-CAB-AHG (S.D. California)）。這一次，美國司法部沒有進行干預，u-blox提出的反壟斷訴訟請求被駁回，準予被告提出的駁回申請的命令[1]如下:  

“鑒于最近第九巡回法院的先例，原告未能主張違反《謝爾曼法》第2條的反競爭損害。參見FTC v. Qualcomm Inc., 969 F.3d 974, 996 (9th Cir. 2020) (該判決明確指出：“要被認定為違反第2條，被認定的反競爭損害必須是針對競爭本身，而不僅僅是針對競爭對手”)。原告似乎也在2019年與被告簽訂的專利許可協(xié)議中放棄了反壟斷的訴訟請求。[Doc. No. 36-4]。因此，原告以《謝爾曼法》第2條為由提起的訴訟在此被駁回”。

Cathy Ann Bencivengo法官還準予了InterDigital提交的要求駁回u-blox提起的違約訴訟請求的申請，但留有修改再提交的余地。在u-blox于8月25日提交修改后的訴狀之后，InterDigital再次提出了駁回申請。隨后，法院發(fā)出了一項陳述理由令（Order to show Cause）[2]，u-blox選擇了自愿撤訴。陳述理由令指出，法院認為其缺乏對該案件標的物的管轄權，因為“本案面臨的唯一問題是基于州法律的違約訴訟請求”，并且不存在多樣性管轄權。關于州法律訴訟請求，陳述理由令進一步指出，“雖然違約訴訟請求涉及專利許可協(xié)議，但法院認為該爭議并非源于美國專利法，因此不符合第1388(a)條的規(guī)定?！? 

關于：高通反壟斷訴訟   

2023年，另一起被駁回的反壟斷案件是在加州北部地區(qū)法院對高通提起的集體訴訟（In Re: Qualcomm Antitrust Litigation, Case No. 17-md-02773-JSC (N.D. California)）。該案件與美國聯(lián)邦貿易委員會（FTC）訴高通的案件并行進行。在FTC案件中，Koh法官原本裁定高通違反了反壟斷法，但這一裁決后來被第九巡回上訴法院推翻（其后Koh法官被任命為第九巡回上訴法院法官）。Koh法官對集體訴訟的準予也被第九巡回法院撤銷[3]，并且鑒于第九巡回法院在FTC案件中的裁決，案件被發(fā)回重審并指示地區(qū)法院重新考慮其結論。

在案件被發(fā)回重審并提交第二次修改后的起訴書后，高通作出回應，提出了駁回請求。該請求被法院部分批準，部分駁回，最終只留下兩項訴訟請求：“（1）原告指控高通與設備制造商的獨家芯片供應合同違反了加州的《卡特賴特法案》（Cartwright Act），（2）原告主張根據加州不正當競爭法（“UCL”）和加州商業(yè)和職業(yè)法典第17200條，認為這些合同構成了不正當競爭”。高通隨后針對這兩個方面成功地提出了簡易判決申請。正如在關于簡易判決申請的命令（Order Re: Motion for Summary Judgment）[4]的結論部分中所闡釋的那樣，對于原告而言，一個關鍵問題在于原告希望在專家調查結束后轉換理論：

訴訟經常涉及策略上的選擇。本次多地區(qū)訴訟（MDL）程序也不例外。當原告選擇單獨依據“無許可、無芯片”的反壟斷損害理論，而不是在單獨的獨家經營理論下，還另外提供專家證言來證明反壟斷損害來提起訴訟時，原告作出了一種策略上的選擇。當原告選擇基于一份新的專家報告來反對簡易判決時，盡管法院已經明確拒絕重啟專家調查，原告作出了另一種策略上的選擇。在本案的情況下，剝奪原告的選擇權將違反《聯(lián)邦民事訴訟法》第1條，并可能導致無休止的重復訴訟。因此，基于上述原因，本院決定行使其自由裁量權，批準高通的簡易判決申請。

政策

ITA, NIST和USPTO倡議

美國商務部和美國專利商標局（USPTO）聯(lián)合發(fā)布了一則通知[5]，題為“ITA [國際貿易管理局]-NIST [國家標準與技術研究所]-USPTO關于標準的聯(lián)合合作倡議;公眾意見聽取會與征求意見的通知”(“通知”)。此倡議旨在促進“美國政府對于關鍵和新興技術的國家標準戰(zhàn)略”[6]，其重點在于“標準和知識產權的交叉”。

作為第一步，美國政府機構在9月安排了一次意見聽取會，邀請了利益相關方對“通知”中提出的12個問題作出答復，同時也鼓勵答復者“討論其他相關話題”。此舉類似于歐洲委員會所推薦的法規(guī)一樣，并特別提現(xiàn)了對中小企業(yè)的關注，如下列問題所反映出的(著重部分后加)：

1.外國司法管轄區(qū)的知識產權政策是否威脅到下面任一項：美國在國際標準制定中的領導地位、參與度、和/或依賴于能夠隨時獲得標準必要專利許可的能力的美國中小企業(yè)（SMEs）的成長？

6. 美國是否有特定的知識產權法律或政策，這些法律或正常是否抑制了依賴于許可以及實施標準的SMEs的成長?

7. 如果存在這種情況，建議商務部應進一步探討哪些措施可以促進有關知識產權與標準的良性互動，包括但不限于：

a. 為SMEs提供教育指導，讓他們更多地參與到標準中：…

關于意見聽取會證詞的摘要，請參閱IP Watchdog總裁兼首席執(zhí)行官Gene Quinn撰寫的以下文章 (“實施方在USPTO關于標準的公開傾聽會議上的言論忽略了商業(yè)現(xiàn)實”[7]) 和主編Eileen McDermott 撰寫的以下文章(“就USPTO RFC關于標準和IP提出意見的截止日期延長”[8])。

這些機構還邀請了利益相關方作出書面評論，最初截止日期定于9月29日，后延至2023年11月6日。包括Harfang IP在內的所有提交意見都可以在這里[9]找到。值得注意的是，盡管重點提到了中小企業(yè)實施方的參與，實際上參與的SME卻寥寥無幾。所幸的是，許多大型實施方提交了評論，這可能反映了他們對未來潛在競爭對手的關切。正如之前所述，希望通過Avanci和Sisvel等組織的努力，可以讓聯(lián)邦機構相信目前無需急于采取立法或額外的政策聲明。

 OPPO訴諾基亞

最近，重慶市第一中級人民法院在對OPPO訴諾基亞[10]一案中（案號（2021）渝01民初1232號）作出的判決，對受公平、合理及非歧視性（FRAND）或合理及非歧視性（RAND）原則約束的專利許可造成了顯著影響。據媒體報道[11]，該判決確定了中國（第二區(qū)）的許可費應為“第一區(qū)”的一半。這種劃分暗示，中國法院不僅為諾基亞在中國的專利許可費定了標準，而且也影響了其在美國及其他國家專利的許可費用。預見到這一結果，創(chuàng)新促進委員會(C4IP)，其成員包括Andrei Iancu, David Kappos， Paul Michel法官(退休)， Kathleen O 'Malley法官(退休)和Frank Cullen，在回應上述通知的評論[12]中發(fā)表了以下聲明：

C4IP同樣對中國法院在其管轄范圍之外的全球爭議中為維護權威而做出的努力感到不安。例如，中國法院發(fā)出的禁止當事人在其他國家提起訴訟的命令，被視為一種不適當的權力擴張。更廣泛地看，中國考慮的強制許可框架與歐盟的做法共享相同的根本問題。這種單邊的努力加強了具有跨境影響的許可規(guī)則，構成了對權力的不恰當篡奪。應該允許美國等主權法域根據本國國家利益調整專利政策。

對于通知中的問題2 ，即“為了減輕與知識產權和標準有關的不利的外國政策的影響，商務部可以采取哪些措施”時，Harfang IP也含蓄地表達了對這一事態(tài)發(fā)展的關切，部分評論如下:

為了減輕與知識產權和標準有關的任何不利的外國政策/法規(guī)的影響，商務部可以做的一件事情是，確保（可能作為條約義務）此類外國政策/法規(guī)不適用于美國專利。

“國際貿易委員會針對法律事務委員會提出的歐洲議會和理事會關于標準必要專利的條例的提案的意見草案”[13]（即，歐洲委員會所提出的關于受到在FRAND或RAND基礎上作出許可這一承諾約束的專利許可的條例）也表達了類似的關切。具體來說，意見草案提出的一項修正是將條例的適用范圍限制在“歐盟內有效的專利……”。正如在最近的IPWatchdog SEP名家活動中，一位受人敬重的小組成員（我們相信是David Kappos）所表示的，歐洲推動可能影響“外國”專利的法規(guī)，無助于使世界貿易組織相信[14]中國正在采取越權行動。因此，美國應避免重復歐洲和中國的做法，而應持續(xù)遵循國際間的尊重與禮讓。

注釋：
[1]https://casetext.com/case/u-blox-ag-v-interdig-2
[2]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/12/Order-to-Show-Cause.pdf
[3]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/12/1-Vacating-Class-Certification.pdf
[4]https://casetext.com/case/in-re-qualcomm-antitrust-litig-4  
[5] https://www.federalregister.gov/documents/2023/09/11/2023-19667/joint-ita-nist-uspto-collaboration-initiative-regarding-standards-notice-of-public-listening-session
[6]https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/US-Gov-National-Standards-Strategy-2023.pdf
[7]https://ipwatchdog.com/2023/09/21/implementer-arguments-at-the-uspto-public-listening-session-on-standards-ignore-business-realities/id=167030/
[8]https://ipwatchdog.com/2023/09/27/deadline-comments-uspto-rfc-standards-ip-extended/id=167344/
[9]https://www.regulations.gov/docket/PTO-C-2023-0034/comments
[10] https://www.chinaiplawupdate.com/wp-content/uploads/2023/12/Oppo-v.-Nokia-Chongching-First-Intermediary-Court.pdf
[11]https://www.natlawreview.com/article/chongqing-no-1-intermediate-peoples-court-sets-global-frand-rate-5g-seps-0707unit
[12]https://www.regulations.gov/comment/PTO-C-2023-0034-0025
[13]https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/INTA-PA-753729_EN.pdf
[14]https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/611-5.pdf&Open=True

（原標題：2023年美國頂尖FRAND / RAND許可進展 第二部分：“過去之靈”與“未來之靈”）

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本系列英文原文首次已在IPWatchdog上發(fā)表，點擊“閱讀原文”查看本篇文章英文原文。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：2023年美國頂尖FRAND / RAND許可進展 第二部分：“過去之靈”與“未來之靈”（點擊標題查看原文）

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