周美華：醫(yī)療器械專利無效攻守之道

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“北京三聚陽光知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團(tuán)有限公司法律業(yè)務(wù)總監(jiān)周美華在GIPC 2024全球醫(yī)藥醫(yī)療知識(shí)產(chǎn)權(quán)生態(tài)大會(huì)上，做醫(yī)療器械專利無效攻守之道的主題分享。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

近日，在由IPR Daily及IPR Daily GLOBAL聯(lián)合主辦的GIPC 2024全球醫(yī)藥醫(yī)療知識(shí)產(chǎn)權(quán)生態(tài)大會(huì)上，北京三聚陽光知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團(tuán)有限公司法律業(yè)務(wù)總監(jiān)周美華結(jié)合此前的案例，對(duì)專利無效策略運(yùn)用和專利無效技術(shù)操作進(jìn)行講解，對(duì)醫(yī)療器械專利無效攻守之道做了主題分享。

北京三聚陽光知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團(tuán)有限公司法律業(yè)務(wù)總監(jiān)周美華

以下為演講實(shí)錄：

今天分享的主題是專利無效攻守之道，在專利無效方面，醫(yī)療器械和其他任何領(lǐng)域一樣，具有很多共性，所以今天我從實(shí)戰(zhàn)案例的角度和大家分享我們是怎么進(jìn)行專利無效的處理。今天我主要分享兩方面的內(nèi)容，一方面結(jié)合案例分享專利無效的策略運(yùn)用，另一方面通過案例分享專利無效的技術(shù)操作的相關(guān)問題。

PART 1
專利無效策略運(yùn)用

分享的第一個(gè)案件是某企業(yè)與北京億馬先鋒汽車科技有限公司專利無效案，該案是一個(gè)有關(guān)鋰離子電池的案件，入選了2023年度專利復(fù)審無效十大案件。我們通過專利公開不充分的方式把涉案專利宣告全部無效。在電池單元相互連接的動(dòng)力電池領(lǐng)域，一個(gè)電池單元發(fā)生爆炸后，不希望其爆炸的熱量傳遞到其他的電池單元，從而引起其他電池相關(guān)的問題。最終通過熱量相對(duì)傳播的方式在案件當(dāng)中解決，寫了一個(gè)公式，這個(gè)案子有幾個(gè)較為典型的意義。

第一，對(duì)于預(yù)測(cè)性較低的技術(shù)方案，如果技術(shù)方案中包含參數(shù)的計(jì)算公式是在諸多特定條件或者理想條件下推導(dǎo)得出，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容無法合理推知其能否取得預(yù)期的技術(shù)效果，則說明書需要記載相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)加以證明，否則說明書無法滿足充分公開的要求。第二，如果說明書的描述不完整，僅給出某種設(shè)想或任務(wù)，并未給出實(shí)現(xiàn)該設(shè)想或任務(wù)的具體技術(shù)手段，而本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的描述或依賴現(xiàn)有技術(shù)手段又不能實(shí)現(xiàn)該設(shè)想或任務(wù)，進(jìn)而無法實(shí)現(xiàn)本專利的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，達(dá)到預(yù)期的技術(shù)效果，則說明書沒有滿足充分公開的要求。

近年來，通過公開不充分、不支持的方式進(jìn)行無效案件的數(shù)量有所提升。此前理論界或?qū)崉?wù)界認(rèn)為，專利無效案件大多通過新穎性和創(chuàng)造性進(jìn)行無效專利，今天這個(gè)結(jié)論依然成立。但是現(xiàn)在會(huì)越來越關(guān)注案件的說明書公開是否充分、權(quán)利要求書能否得到說明書的支持等等角度。另外，審查員的審查也趨于嚴(yán)格。實(shí)際上權(quán)利要求書能否得到說明書的支持，是一個(gè)能夠很好地衡量專利創(chuàng)新和自由實(shí)施之間界限的維度。所以現(xiàn)在很多國(guó)外專利進(jìn)入中國(guó)時(shí)，尤其關(guān)注專利公開不充分、支持修改超范圍等相關(guān)的問題。

在奧克斯與格力的實(shí)用新型專利無效案件中，奧克斯在寧波中院起訴格力侵犯其專利權(quán)，索賠1000萬元。格力公司提出了幾個(gè)反制措施，第一是發(fā)起基本的反制措施——專利無效；第二，針對(duì)該專利提起專利權(quán)屬訴訟，格力認(rèn)為該專利是格力公司的前員工離職后到達(dá)奧克斯發(fā)明創(chuàng)造的，所以職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)屬于格力公司。但在寧波中院同一天下達(dá)的兩個(gè)判決中，其中之一駁回了格力公司關(guān)于專利權(quán)屬的訴訟請(qǐng)求，同時(shí)判決格力公司侵權(quán)成立，按照奧克斯索賠1000萬頂額判賠。處于弱勢(shì)的格力發(fā)起了進(jìn)一步的反制措施，包括對(duì)專利無效提起行政訴訟、對(duì)專利權(quán)屬、侵權(quán)訴訟進(jìn)行上訴，同時(shí)又發(fā)起了新的專利無效。

事實(shí)上，專利無效在民事案件中的占比很高，專利無效是解決專利民事糾紛的一個(gè)非常重要的手段?；氐桨咐?，在眾多反制措施存在的情況下，理清哪一條路可以幫助客戶快速解決糾紛是非常重要的，這是一個(gè)方向性的問題。

專利行政訴訟的審查周期很長(zhǎng)，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院專利行政訴訟一審的審結(jié)周期是一年左右，但其實(shí)它的審結(jié)周期是1—2年一個(gè)案件。所以格力公司想要通過專利行政訴訟翻盤，在時(shí)間上劃不來。因?yàn)榍謾?quán)糾紛二審大概率在一年內(nèi)結(jié)案，而行政訴訟的一審、二審兩個(gè)程序下來大概需要2—3年的時(shí)間，在這種情況下行政訴訟即使贏了，可能侵權(quán)訴訟已經(jīng)結(jié)案了，在時(shí)間效益上劃不來。撤案率方面，2023年以及前些年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院撤銷無效決定的概率都非常低。從概率學(xué)以及從案件的實(shí)際角度、時(shí)間角度來看，這個(gè)策略也是行不通的，不能快速解決它的糾紛。專利權(quán)屬方面，專利權(quán)屬可能會(huì)導(dǎo)致專利申請(qǐng)?jiān)趪?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有程序的終止，無法做出新的無效，它的程序是相互矛盾的。另外專利行政訴訟，因?yàn)樵谇暗臒o效是在部分無效的基礎(chǔ)上做出的，沒有進(jìn)行修改的部分無效，不成文的規(guī)定是如果行政訴訟沒有生效，代表著在后無效無法確定審查的版本，所以行政訴訟也會(huì)導(dǎo)致無效在后不成文的終止，它的程序是相互矛盾的。

我們拿到案子后給出的建議是全心全意地打新一輪的無效，因?yàn)闊o效的周期是5—6個(gè)月，如果找到非常好的證據(jù)，就可以最大程度、最快速度地解決糾紛。最后格力聽取了我們的建議，撤回了行政訴訟、權(quán)屬訴訟，保留侵權(quán)訴訟二審，集中全力打第三次無效，在第三次無效案件中我們?cè)趪?guó)外找到了新穎性證據(jù)。所以如我們所預(yù)期，最后宣告專利權(quán)全部無效，用4個(gè)月的時(shí)間解決了格力的該案糾紛。這個(gè)案子非常完美地呈現(xiàn)了在專利糾紛過程中程序的復(fù)雜性以及程序之間的相互交織影響，我們?cè)跒槠髽I(yè)制定應(yīng)訴策略的時(shí)候要充分考慮相關(guān)的因素，才能找到合適的出路。

接下來分享的是一個(gè)我們此前代理的無效臺(tái)達(dá)的案件，該案有在先無效決定56908號(hào)對(duì)涉案專利維持有效的基礎(chǔ)，后來臺(tái)達(dá)又針對(duì)我們的客戶發(fā)起訴訟，索賠4800萬。我們?cè)谠摪钢性俅伟l(fā)起第二次專利無效，在第二次無效中但凡有在前無效，我們都要分析在前的無效宣告到底因?yàn)槭裁淳S持。在該案中我們發(fā)現(xiàn)，傳感器的設(shè)置位置在殼體外表面，在前的無效決定中認(rèn)為傳感器位于殼體的外表面，是用于感知?dú)んw內(nèi)部的溫度，而這一點(diǎn)從在前的專利文本中很難檢索出來。這種情況之下，我們最為重要的工作策略是要找到傳感器位于殼體的外表面，是用于感知?dú)んw內(nèi)部溫度的證據(jù)。后來我們?cè)谝粋€(gè)光刻機(jī)里面找到了相關(guān)證據(jù)，第二輪宣告全部無效，這個(gè)策略的制定是非常重要的。
    
我們?cè)賮矸窒硪粋€(gè)在2017年獲得全國(guó)專利復(fù)審十大無效的案件，深圳的一家公司針對(duì)摩拜在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院和北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局分別發(fā)起了專利侵權(quán)訴訟和專利侵權(quán)投訴?，F(xiàn)在分享的是專利侵權(quán)投訴的案件，當(dāng)時(shí)摩拜正處于關(guān)鍵的階段，摩拜的訴求是想要快速解決糾紛，且不能影響投資人對(duì)于摩拜公司的投資信心。

這個(gè)專利主要保護(hù)的是臨時(shí)用戶進(jìn)入到小區(qū)之后，和小區(qū)的門禁控制系統(tǒng)以及業(yè)主之間三方互動(dòng)開門的技術(shù)。摩拜的開鎖技術(shù)是兩方，但在專利權(quán)要求文字部分并沒有清晰明確地表示其是三方還是兩方，所以在全要素的解釋上專利權(quán)人還存在一線生機(jī)。如果做擴(kuò)大性解釋，摩拜是可能侵權(quán)的，所以我們當(dāng)時(shí)制定的策略，第一在專利侵權(quán)階段進(jìn)行權(quán)利要求的解釋，讓它認(rèn)定權(quán)利要求真正的解釋范圍跟專利是不同的。但我們認(rèn)為如果只是這樣一個(gè)策略，會(huì)讓權(quán)利人有較大的發(fā)揮空間，所以我們又發(fā)起了專利無效。當(dāng)權(quán)利要求存在多種可能解釋的時(shí)候，我們?cè)跍?zhǔn)備證據(jù)的時(shí)候也一定會(huì)考慮各種不同解釋、證據(jù)的組合。因?yàn)槲覀冋业搅藘煞交?dòng)的新穎性證據(jù)，直接把權(quán)利要求明確為說明書所認(rèn)為三方互動(dòng)的形式。所以在無效口審后，專利權(quán)人未等無效結(jié)論做出就主動(dòng)撤銷了對(duì)摩拜的指控，用了不到4個(gè)月的時(shí)間解決了糾紛。2017年12月26日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出無效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告專利權(quán)全部無效。侵權(quán)投訴案和專利無效案也分別獲得了當(dāng)年的專利復(fù)審無效十大案件和北京市專利行政保護(hù)十大典型案例。

在我們代理的ATL涉訴1.05億鋰電池專利宣告無效案和ATL涉訴5000萬元專利宣告無效案中，1.05億的案子是通過專利創(chuàng)造性的證據(jù)宣告無效的，而5000萬的案子是通過權(quán)利要求得不到說明書的支持的一些方式來無效。在兩個(gè)案子中，技術(shù)操作的層面非常多，在一些權(quán)利要求存在多種可能的基礎(chǔ)之上，盡可能把各種可能的方式考慮到位。5000萬的案子充分告訴我們?cè)谧鰺o效的過程中不能放棄任何一個(gè)細(xì)節(jié)點(diǎn)，我們可能要把無效的所有理由從頭到尾捋一遍，看看這個(gè)案子當(dāng)中適用哪一種情形。

PART 2

專利無效技術(shù)操作

專利無效技術(shù)操作，重要的內(nèi)容包括專利保護(hù)范圍的確定、證據(jù)公開時(shí)間和公開內(nèi)容的認(rèn)定以及專利創(chuàng)造性的判斷。
   
“濕態(tài)覆膜砂”專利無效及行政訴訟案件中，既有侵權(quán)訴訟，也有專利無效和行政訴訟。該案件的主題是保護(hù)濕態(tài)覆膜砂，其專利無效的過程很曲折，但是曲折之處在于什么？主題名稱到底對(duì)保護(hù)范圍產(chǎn)生什么樣的影響？我們應(yīng)該怎么樣在訴訟當(dāng)中實(shí)際操作？在“濕態(tài)覆膜砂”案的無效階段找到的證據(jù)是干態(tài)覆膜砂，但是也加了有機(jī)油脂，在我們?nèi)∽C當(dāng)中濕態(tài)覆膜砂和干態(tài)覆膜砂具有不同的特性，內(nèi)涵和外延、產(chǎn)品的特性不一樣，所以無效合議組接納了我們的意見，認(rèn)為這兩個(gè)是完全不一樣的產(chǎn)品，維持有效。但在行政訴訟一審的時(shí)候就推翻了，認(rèn)為在干態(tài)覆膜砂和濕態(tài)覆膜砂的制備的過程中都會(huì)加有機(jī)油脂，兩者是一樣的產(chǎn)品。在二審過程中我們致力于向法官解釋清楚一個(gè)問題，第一是干態(tài)覆膜砂和濕態(tài)覆膜砂在特性上到底有何不同，用證據(jù)證明常溫條件下哪些形態(tài)不一樣。第二是為什么會(huì)出現(xiàn)干態(tài)覆膜砂在制備過程中雖然加了有機(jī)油脂，但是在成品依然呈現(xiàn)出跟濕態(tài)覆膜砂不一樣的特性，我們找了非常關(guān)鍵的一個(gè)證據(jù)證明他們兩者工藝條件的不同導(dǎo)致了在制備過程中原料一樣成品形態(tài)不一樣。

這個(gè)案子充分體現(xiàn)了在專利保護(hù)范圍確定過程中，一定要把主題名稱作為一個(gè)重要的考量因素，有時(shí)主題名稱范圍被其技術(shù)特征涵蓋，有時(shí)主題名稱本身隱含了一些技術(shù)特征，這需要我們挖掘并且通過證據(jù)證明。

以上就是我的分享內(nèi)容，謝謝！

（原標(biāo)題：周美華：醫(yī)療器械專利無效攻守之道）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：周美華：醫(yī)療器械專利無效攻守之道（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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