商業(yè)秘密的秘密性與專利的新穎性創(chuàng)造性的關(guān)系

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“專利認定與商業(yè)秘密認定標準不存在必然的法律因果關(guān)系。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘煒上海正策律師事務(wù)所合伙人/律師

商業(yè)秘密的秘密性與專利的新穎性創(chuàng)造性的關(guān)系

近日，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭就浙江某動力公司與某威公司因雇員跳槽引發(fā)的商業(yè)秘密侵權(quán)糾紛案做出二審終審判決，推翻一審法院裁判，認定原告浙江某動力公司商業(yè)秘密主張成立，被告某威公司與原告的跳槽員工構(gòu)成商業(yè)秘密侵權(quán)。

該案判決書提出了一個裁判觀點：專利認定與商業(yè)秘密認定標準不存在必然的法律因果關(guān)系。

主要案情：原告浙江某動力公司的兩名員工跳槽到被告某威公司，之后某威公司申請一件實用新型專利，發(fā)明人為該兩名員工，浙江某動力公司發(fā)現(xiàn)該實用新型專利為公司技術(shù)秘密，遂起訴。案件審理期間，該實用新型專利被國知局宣告無效，無效決定顯示，專利權(quán)利要求1和2，因與作為現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1技術(shù)方案實質(zhì)性相同，不具有新穎性，權(quán)利要求3至10，不具有創(chuàng)造性。

判決書記載：“評判特定技術(shù)信息是否具備秘密性的標準與評判專利新穎性、創(chuàng)造性的標準不同，即便該專利技術(shù)方案在申請日（或者優(yōu)先權(quán)日）相對于現(xiàn)有技術(shù)缺乏新穎性或創(chuàng)造性，也不必然意味著該技術(shù)方案所體現(xiàn)的技術(shù)信息在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時已為本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知悉和容易獲得。本案中，案涉技術(shù)信息主要記載于案涉實用新型專利說明書具體實施例及附圖中，案涉實用新型專利權(quán)利要求僅體現(xiàn)了案涉技術(shù)秘密部分內(nèi)容，案涉實用新型專利無效決定中對案涉實用新型專利權(quán)利要求是否具備新穎性、創(chuàng)造性的判斷并不必然影響本院針對案涉技術(shù)信息是否具備秘密性的判斷?！?/p>

總結(jié)下判決書這段話幾個要點：1、評判特定技術(shù)信息是否具備秘密性的標準與評判專利新穎性、創(chuàng)造性的標準不同。2、評判的時間點不同，專利的新創(chuàng)性以申請日為判斷時間點，商業(yè)秘密侵權(quán)以被訴侵權(quán)行為發(fā)生時為判斷時間點。3、評判的范圍不同，專利的無效僅限于權(quán)利要求，并未涵蓋專利的說明書。

關(guān)于第2點，如果導致專利因新創(chuàng)性被無效的對比文件的公開時間也早于被訴侵權(quán)行為發(fā)生時間，裁判結(jié)果是否必然會發(fā)生顛覆性變化呢？筆者認為不會，對比文件早于侵權(quán)行為發(fā)生時間只是必要條件，技術(shù)信息是否因此不具備商業(yè)秘密的秘密性還需進一步分析。

關(guān)于第3點，發(fā)明人通常會將創(chuàng)新點寫入權(quán)利要求中，僅在說明書中公開的技術(shù)信息，一般是發(fā)明人認為其新創(chuàng)性不如權(quán)利要求中的技術(shù)方案，因此在專利權(quán)利要求因不滿足新創(chuàng)性被無效的情形下，說明書中的技術(shù)信息很可能也會被認定為不滿足新創(chuàng)性。此外，商業(yè)秘密司法解釋規(guī)定商業(yè)秘密具體內(nèi)容是需要權(quán)利人明確的，如果權(quán)利人提出此類抗辯，似乎應(yīng)由其明確說明書中公開的哪些技術(shù)信息是權(quán)利要求未保護的。因此，權(quán)利人主張權(quán)利要求與說明書所記載的技術(shù)信息范圍不同來進行抗辯能獲得支持的難度還是比較大的。

關(guān)于第1點，評判秘密性與專利新創(chuàng)性標準的關(guān)系則比較復雜。

專利是通過向公眾公開發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容而換取一定期限的壟斷保護，是對權(quán)利人向社會作出貢獻的一種壟斷性獎勵，商業(yè)秘密則只是用于保護權(quán)利人免受違反公平、誠信原則以及商業(yè)道德的不正當競爭的侵害，只要能帶來競爭優(yōu)勢，即使新創(chuàng)性較低也應(yīng)予以保護，因此專利的創(chuàng)新性門檻應(yīng)高于商業(yè)秘密。

美國第五巡回上訴法院的Cataphote Corporation v. Hudson商業(yè)秘密訴訟案，法官在判決書中寫道：雖然商業(yè)秘密無需達到可專利性標準所要求的的獨特或新穎程度，但它必須至少具有一定的原創(chuàng)性，以將其與日常知識區(qū)分開來。借用我們之前在判決中的表述：“商業(yè)秘密的客體必須是秘密。行業(yè)中屬于公共或通用知識的物品或方法不能被當作自己的秘密?！比绻粋€方法或創(chuàng)意太過常見、眾所周知或容易確定，以至于它缺乏任何新穎性、獨特性和獨創(chuàng)性，它必然缺乏使其在法律上可認定為商業(yè)秘密所必需的秘密要素。

專利（指發(fā)明和實用新型專利）需要具備新穎性和創(chuàng)造性，新穎性主要指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)，創(chuàng)造性是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)是非顯而易見的?，F(xiàn)有技術(shù)是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。

1、“秘密性”與“現(xiàn)有技術(shù)”的關(guān)系

商業(yè)秘密的保密性即為“不為公眾所知悉”，這與現(xiàn)有技術(shù)的定義從字面上看屬于互斥關(guān)系。

根據(jù)專利審查指南，現(xiàn)有技術(shù)的公開方式包括出版物公開、使用公開和其他方式公開。

商業(yè)秘密司法解釋給出了為公眾所知悉的情形：（一）該信息在所屬領(lǐng)域?qū)儆谝话愠ＷR或者行業(yè)慣例的；（二）該信息僅涉及產(chǎn)品的尺寸、結(jié)構(gòu)、材料、部件的簡單組合等內(nèi)容，所屬領(lǐng)域的相關(guān)人員通過觀察上市產(chǎn)品即可直接獲得的；（三）該信息已經(jīng)在公開出版物或者其他媒體上公開披露的；（四）該信息已通過公開的報告會、展覽等方式公開的；（五）所屬領(lǐng)域的相關(guān)人員從其他公開渠道可以獲得該信息的。

可以看出現(xiàn)有技術(shù)的公開方式與為公眾所知悉的情形實質(zhì)上基本一致。因此，可以明確，現(xiàn)有技術(shù)不具有秘密性。

2、“秘密性”與“新穎性”的關(guān)系

根據(jù)專利審查指南，專利的新穎性審查原則包括與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)內(nèi)容相同或者僅僅是簡單的文字變換、上下位概念、慣用手段的直接替換、數(shù)值和數(shù)值范圍有重疊等。如果與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)內(nèi)容相同或者僅僅是簡單的文字變換，那應(yīng)認定為公有技術(shù)，慣用手段的直接替換也應(yīng)作為公有技術(shù)為宜，這兩種情形應(yīng)認定為不具有秘密性。其他不具有新穎性的情形，如上下位概念、數(shù)值和數(shù)值范圍有重疊，則需要根據(jù)具體情況進行分析，一般不能因技術(shù)信息不具有新穎性而直接否定秘密性。

3、“秘密性”與“創(chuàng)造性”的關(guān)系

兩年前上海律協(xié)曾組織一次活動，上海知識產(chǎn)權(quán)法院的范靜波法官作了關(guān)于商業(yè)秘密司法實務(wù)若干問題探討的分享，期間范法官提出過一個問題，商業(yè)秘密司法解釋中對于不為公眾所知悉的認定是指不為所屬領(lǐng)域的相關(guān)人員普遍知悉和容易獲得的，這里的“容易獲得”與專利法中的“創(chuàng)造性”的是什么關(guān)系？范法官的觀點是傾向于認為商業(yè)秘密不需要達到專利的創(chuàng)造性高度的要求。

作者認同這個觀點。對于創(chuàng)造性，由于需要具有實質(zhì)性特點和進步，而且往往需要多個現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合進行比對，因此認定技術(shù)秘密應(yīng)不需達到具備專利創(chuàng)造性的高度，即不能以技術(shù)信息不具備創(chuàng)造性而直接否定秘密性。

4、最后

商業(yè)秘密侵權(quán)糾紛案件中，對于被訴侵權(quán)的員工明顯是將原公司技術(shù)信息拿到新公司使用的情形，感覺法院一般會更傾向于降低秘密性的門檻，畢竟在這種情形下如果因秘密性問題而不予保護，似乎也有違公平原則。

還有另外一個問題，在實踐中某些領(lǐng)域解決某一技術(shù)問題或?qū)崿F(xiàn)某種功能的現(xiàn)有技術(shù)往往數(shù)量龐大，如何選擇使用也可能具有較大挑戰(zhàn)，因此即使某個技術(shù)信息屬于現(xiàn)有技術(shù)，公司對該技術(shù)信息的選用也可能構(gòu)成競爭優(yōu)勢，員工跳槽后帶到新公司也會損害原公司的利益。這種情形下，能否認定公司所采用的技術(shù)信息屬于商業(yè)秘密？當然，也可從另外一個角度看這個問題，構(gòu)成法定商業(yè)秘密的是技術(shù)選型信息，而不是所選定的技術(shù)本身，只是這種情形下權(quán)利人的舉證難度就更高了。

（原標題：商業(yè)秘密的秘密性與專利的新穎性創(chuàng)造性的關(guān)系）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）作者：潘煒上海正策律師事務(wù)所合伙人/律師

編輯：IPRdaily趙甄校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商業(yè)秘密的秘密性與專利的新穎性創(chuàng)造性的關(guān)系（點擊標題查看原文）

商業(yè)秘密的秘密性與專利的新穎性創(chuàng)造性的關(guān)系

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