淺析商標行政訴訟中對英文商標含義的認定

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“本文試分析商標行政訴訟中對英文商標含義的認定標準?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：常虹 林達劉知識產(chǎn)權(quán)

隨著我國對外開放程度的不斷加深，無論是外國企業(yè)來我國開展業(yè)務還是我國企業(yè)出海開展業(yè)務,在進行品牌布局時不少企業(yè)都會選擇申請注冊英文商標。而英文商標能否獲得注冊, 其含義是一個重要審查因素, 因為它涉及商標可注冊性的多種情況，比如一個英文商標如果具有某種含義，可能會因為缺乏顯著性、帶有欺騙性、有不良影響等絕對理由被駁回，還有可能因為含義與在先中文商標相同近似以相對理由被駁回。近年來，我國對英文商標的審查標準趨嚴，有不少英文商標因含義帶有欺騙性或有不良影響而被引用商標法第十條第（七）項或第（八）項駁回，這兩種情況，該英文商標不僅不能獲得注冊，使用也是被禁止的，需要企業(yè)特別引起注意。本文試分析商標行政訴訟中對英文商標含義的認定標準。

一、相關(guān)法律規(guī)定

中國商標法實施條例規(guī)定，商標為英文或者包含英文的，應當說明含義。然而，這并不意味著國家知識產(chǎn)權(quán)局必須嚴格按照申請人的解釋來審查。否則,申請人就可以將有含義的說成是無含義的,有描述性的說成沒有描述性的,或用該詞的生僻含義加以解釋,以規(guī)避注冊風險。所以申請人在申請書中的對英文商標含義的說明只能作為審查員審查時的參考。實際上，審查員還會根據(jù)自己的經(jīng)驗和審查實踐，結(jié)合消費者的認知，來做出最終的判斷。

對于“英文商標含義”的判斷問題，我們可以參考英文商標顯著性判斷的有關(guān)規(guī)定，即《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第八條：訴爭商標為英文標志時，人民法院應當根據(jù)中國境內(nèi)相關(guān)公眾的通常認識，對該英文商標是否具有顯著特征進行審查判斷。標志中英文的固有含義可能影響其在指定使用商品上的顯著特征，但相關(guān)公眾對該固有含義的認知程度較低，能夠以該標志識別商品來源的，可以認定其具有顯著特征。

從上訴規(guī)定中可以看出判斷英文商標的含義不僅取決于其字面含義，還受到相關(guān)公眾的通常認知水平的影響。

二、司法實踐中對英文商標含義的認定標準

認定英文商標的含義看似簡單，只要一查字典便知，但在商標行政訴訟中其實存在很多問題，經(jīng)常會出現(xiàn)爭議。比如一詞多義的情況如何認定、兩個單詞拼在一起如何認定、適用不同條款時認定標準是否一致等等。讓我們通過幾個相關(guān)案例來分析法院的認定標準。

2.1 以整體判斷為基本原則

在“BIODERMA”商標申請駁回復審行政糾紛案1中，國家知識產(chǎn)權(quán)局、北京知識產(chǎn)權(quán)法院和北京市高級人民法院均將“BIODERMA”拆分為詞根“BIO”與“DERMA”，而將其含義認定為“生物真皮”。而最高人民法院再審認為：對訴爭商標的顯著性需以標志整體構(gòu)成要素和含義進行判斷，不能對特定要素進行片面拆分與割裂。雖然“BI0”有生物的含義，“DERMA”有“真皮”的含義，但根據(jù)再審查明的事實，“DERMA”并非常用詞根，以中國相關(guān)公眾對英文商標的一般認知水平和能力，通常不會將“BIODERMA”理解為“生物真皮”。判斷訴爭商標的顯著性，應主要從其整體構(gòu)成要素和含義進行考量，拆分之后的詞根釋義組合不能簡單機械地作為“BIODERMA”具有固有含義的認定依據(jù)?！癇IODERMA”在常用英漢詞典以及專業(yè)醫(yī)學詞典中均未收錄含義。百度翻譯、谷歌和金山詞霸、有道詞典等網(wǎng)絡在線詞典均將“BIODERMA”譯為“貝德瑪”，必應詞典將其譯為“貝德瑪”“法國貝德瑪”，可以佐證訴爭商標發(fā)揮了識別、區(qū)別商品來源的作用。

從上述判例中我們可以看出對于多個字母構(gòu)成的英文商標應以整體判斷為基本原則，不應任意拆分。但申請人通過大小寫字母、連接號、間隔號或空格等方式故意引導消費者將該商標分成若干部分理解的,則應該對各部分分別進行判斷。例如，在“eDisk”商標駁回復審行政糾紛案2中，北京市高級人民法院認為“eDisk”由“e”和“Disk”組成，其中“e”通常被作為英文“電子”的代用字符使用，“Disk”也為一電子產(chǎn)品的名稱，雖順昱公司稱二者的結(jié)合為其首先使用，但由于“eDisk”的第二個字母D采用大寫，易使消費者按照英文的認讀規(guī)律自然將“e”與“Disk”分開認讀，故申請商標在電子產(chǎn)品上對二者的結(jié)合使用雖為自創(chuàng)，但未改變兩部分分別為指定使用商品通用名稱的內(nèi)涵，缺乏顯著性的認定不違反“整體審查”的原則。前述情況是比較好理解的，除此之外，即使沒有以特殊方式將英文商標分成若干部分，但以相關(guān)公眾通常認知水平容易將英文商標識別為若干部分來理解的，也需要對各部分分別進行判斷，否則申請人就可以通過將多個單詞拼接在一起的方式回避對商標含義的審查。例如，法院在“supershot ”案3中認為 , 消費者容易將該商標含義理解為 “超強噴射” , 用在噴射注模機商品上直接描述了該商品的功能特點,因此維持了原商評委作出的駁回決定 。

2.2 結(jié)合具體使用環(huán)境進行判斷

英語單詞往往具有多種含義，在字典中除了本義，可能還會有引申義和比喻義。許多單詞的引申義或者比喻義可能比本義使用得更廣泛。所以英文商標具體是其中哪種含義不可一概而論，需要結(jié)合語境和指定商品等具體情況以相關(guān)公眾的通常認知程度為標準進行判斷。例如，在“潤豐千里世界腦庫Run Feng Qian Li World Talent Bank及圖”駁回復審行政糾紛案4中，原商評委認為其中“bank”一詞具有“銀行”的含義，而商標申請人并非銀行，使用“銀行”一詞與申請人名義不符，使用在指定服務上易導致消費者對服務來源產(chǎn)生誤認容易造成消費者誤認，違反了商標法第十條第（七）項的規(guī)定。而北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為根據(jù)中國公眾的外文認知水平和能力，單詞“Bank”雖有“銀行”之意，但亦可與其他詞語組合搭配，用來表達“庫存、庫”等含義，如“a bank of knowledge”可譯為 “知識寶庫”，“a blood bank”可譯為“血庫”等。因此，對于訴爭商標中“Bank”一詞應當基于具體語境進行理解，其與單詞“Talent”搭配使用與訴爭商標中“腦庫”一詞形成了對應關(guān)系，不違反商標法第十條第（七）項的規(guī)定。

2.3 審查標準的嚴格化

近年來，國家知識產(chǎn)權(quán)局及法院對英文商標含義的審查越發(fā)嚴格。往往一個單詞有一個含義存在欺騙性或不良影響的情況，就會適用商標法第十條第（七）項或第（八）項等絕對理由駁回。比如，“gaming”既有 “游戲”也有“賭博”的含義，“游戲”的含義比“賭博”更為常用，過去含“gaming”的商標一般不會因其有“賭博”的意思被駁回，但在最近的實務中卻出現(xiàn)了多個含“gaming”的商標因含有“賭博”的意思存在不良影響而被駁回的例子。又如，就含有“green”的商標，北京市高級人民法院曾指出5：“Green”本意為“綠色”，“環(huán)?！睘槠湟旰x，但并不代表商品的功能、質(zhì)量，相關(guān)公眾一般不會認為使用“綠色”一詞的商品質(zhì)量就會高于其他商品。但在近兩年的判決6中北京市高級人民法院也有相反的認定：“Green”有綠色的、綠化、環(huán)保的等多種含義，將其使用在訴爭商標指定使用的“化妝品、美容面膜、唇膏、口紅”等商品上，依據(jù)社會公眾的日常生活經(jīng)驗和認知，易認為帶有訴爭商標標志的前述商品使用了綠色、環(huán)保成分，或者商品品質(zhì)是環(huán)保、無害的，從而導致消費者對商品的原料、品質(zhì)等產(chǎn)生誤認。雖然對英文商標含義的認定根據(jù)具體案件的情況結(jié)論有所不同是正常現(xiàn)象，但也可以看出在近年的案件審理中標準確實是更加嚴格了。

2.4 網(wǎng)絡釋義的采用

在認定英文商標固有含義時，除了參照正式出版的權(quán)威字典、文獻外，近年來網(wǎng)絡詞典中的釋義也越發(fā)收到重視。審查員在判斷英文商標含義時為提高審查效率往往會先通過百度翻譯等網(wǎng)絡手段查詢再進行綜合判斷。然而網(wǎng)絡詞典收錄的釋義往往較權(quán)威字典更為廣泛，有一些含義可能只在小范圍人群中流行，并未形成社會共識，這也使得英文商標的注冊變得更為困難。例如、筆者代理的“SKIN VAPE”商標駁回復審7行政糾紛案件，國家知識產(chǎn)權(quán)局將其含義認定為“皮膚吸電子煙”，引用商標法第十條第（七）項的規(guī)定駁回了該注冊申請，雖然在行政訴訟中筆者主張“SKIN VAPE”在過去有多個注冊案例，均未被以該理由駁回，權(quán)威詞典中從未收錄過“VAPE”一詞，該詞“吸電子煙”的含義僅在網(wǎng)絡詞典可以查詢到，并且根據(jù)問卷調(diào)查，一般公眾的絕大部分也沒有將“VAPE”識別為“吸電子煙”的含義，但一二審及再審法院還是判定根據(jù)相關(guān)公眾普遍能夠接觸到的檢索方式的檢索結(jié)果， “VAPE”如今對于相關(guān)公眾更為了解的常見含義為 “吸電子煙”或 “ 電子水煙”，根據(jù)相關(guān)公眾的認知，訴爭商標使用在殺菌劑、抗菌洗手液等復審商品上，容易導致相關(guān)公眾對商品特性的誤認。從該案中可以看出，由于互聯(lián)網(wǎng)時代比起查閱紙質(zhì)字典，一般公眾往往通過網(wǎng)絡查詢英文含義，國家知識產(chǎn)權(quán)局和法院現(xiàn)在也傾向于以網(wǎng)絡詞典釋義來判斷一般公眾的通常認知。

綜上所述，英文商標的含義不僅取決于商標在詞典中的含義，還受到消費者認知、具體使用環(huán)境等因素的影響。在申請注冊英文商標前，為避免被駁回除了事先檢索是否存在在先商標外，最好對其含義也進行查詢分析，避免被引用絕對理由駁回。

注釋：
1、（2022）最高法行再4號
2、（2005）高行終字第349號
3、（2003）一中行初字第191號
4、（2018）京73行初8287號
5、（2016）京行終4186號判決
6、（2023）京行終4870號
7、（2024）最高法行申10266號

（原標題：淺析商標行政訴訟中對英文商標含義的認定）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：常虹 林達劉知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析商標行政訴訟中對英文商標含義的認定（點擊標題查看原文）

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