關于技術秘密刑事案件中合理許可使用費的討論

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“本文結合辦案經歷嘗試討論《知產刑事案司法解釋三》的 ‘合理許可使用費’與評估的‘許可使用價值’或‘虛擬許可價值’之間的關系?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：張耀宏 田旸

2020年可以說是商業(yè)秘密新規(guī)大年，最高院《關于審理侵犯商業(yè)秘密民事案件適用法律若干問題的規(guī)定》（簡稱“《商密民事案司法解釋》”）、最高院最高檢《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（三）》（簡稱“《知產刑事案司法解釋三》”）和《刑法修正案（十一）》相繼發(fā)布。最具突破性的修改包括《知產刑事案司法解釋三》第五條[1]引入“合理許可使用費”來計算非法獲取商業(yè)秘密但還未披露、使用的違法行為所造成的損失，從而解決了之前無法對實施這種行為的侵權人進行刑事打擊的頑疾。繼而，《刑法修正案（十一）》將侵犯商業(yè)秘密罪[2]由原來的結果犯調整為行為犯，侵權行為是否給商業(yè)秘密權利人造成重大損失不再是商業(yè)秘密犯罪的構成要件，從法律層面為知產刑事案司法解釋三》第五條第一款第（一）項提供依據。從此，“合理許可使用費”或稱“虛擬許可價值”與技術秘密刑事犯罪捆綁在一起，頻繁進入公眾視線，而且不時出現(xiàn)商業(yè)秘密尚未被披露、使用或允許他人使用但許可使用費評估值上億的刑事案件。

鑒于這類案件主要依賴于“評估”的合理許可使用費計算損失，而這個很多時候評估出的巨額損失又與權利人的實際損失不匹配，筆者結合自己的辦案經歷嘗試討論《知產刑事案司法解釋三》的 “合理許可使用費”與評估的“許可使用價值”或“虛擬許可價值”之間的關系，歡迎同仁批評指正。

一、技術秘密的許可使用費

技術秘密作為一種技術類知識產權，與專利類似，權利人可將其轉讓或許可給他人使用；他人為了獲得使用技術秘密的權利，一般都要付出相應對價，這個對價便是許可使用費。在真實的經濟市場，許可使用費是交易雙方通過談判磋商確定的。成熟交易中，許可使用費通常以“入門費+銷售提成”的方式實現(xiàn)。有些醫(yī)藥領域的復雜交易中，在“入門費+銷售提成”的基礎上，還會附加里程碑費用，即如果出現(xiàn)通過某期臨床、拿到上市許可證之類的里程碑事件時，被許可方還應額外支付一筆費用給許可方。

許可使用費的這種構成方式與技術產業(yè)化的規(guī)律有關。以專利為例，將申請文件中的書面技術落地變成可實際工業(yè)化的技術既需要時間（如中試），還存在最終無法成功產業(yè)化的風險。所以，如果一開始就要求被許可方支付全部許可費，被許可方一般都難以接受。即便是技術秘密，雖然一般是經過實踐可落地的成熟技術，但從作為載體的技術資料轉化為現(xiàn)實的生產線也需要時間，這在化工領域尤其常見。

除了與許可年限（銷售提成中體現(xiàn)）有關，許可使用費還與許可類型、地域范圍等相關。通常，按獨占、排他和普通許可這三種類型收取的許可使用費應逐漸降低。

二、技術秘密的合理許可使用費——參照真實的許可使用協(xié)議

在真實交易中，經交易雙方認可的許可使用費一般也就無所謂“合理”與否。“合理許可使用費”是知識產權司法訴訟中為計算侵權損害賠償而創(chuàng)設的概念。

根據《反不正當競爭法》（2019修訂）第十七條[3]，侵害他人技術秘密按照權利人的實際損失或侵權獲利計算損害賠償?！渡堂苊袷掳杆痉ń忉尅返诙畻l[4]進一步規(guī)定，權利人可以請求參照商業(yè)秘密許可使用費確定實際損失，這一規(guī)定可以說是參照了《專利法》（2020修正）第七十一條[5]，因為早在2007年最高院《關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》中就規(guī)定了可以參照確定侵犯專利權的損害賠償額的方法來確定商業(yè)秘密侵權的損害賠償[6]。

盡管《專利法》和商業(yè)秘密相關的司法解釋中早有此規(guī)定（即參照許可使用費計算損害賠償），但我國卻鮮有民事案件真正援用這一規(guī)定，這與我國知識產權運營轉化市場不活躍有一定關系。在極少數參照許可使用費確定損害賠償的民事案件中，法院對原告證據的要求也非常高：例如對于可參照的許可協(xié)議，原告需提供發(fā)票、納稅憑證等來證明該許可協(xié)議是真實且實際已經履行的；如果許可交易雙方存在關聯(lián)關系，這種許可協(xié)議一般也不被采納。在許可協(xié)議能被接受的基礎上，原告還要進一步舉證該許可協(xié)議中的許可方式、范圍、期限等與涉訴侵權行為之間存在可比性[7]。由此可見，專利和技術秘密的民事侵權案件如果參照許可使用費計算損害賠償，該許可使用費必須是真實存在且實際履行的許可使用費。

在《知產刑事案司法解釋三》引入“合理許可使用費”之前，技術秘密刑事案件中也偶有參照許可使用費來確定損失的。在邢某等侵犯浙江石金玄武巖纖維有限公司（石金公司）技術秘密案[8]中，邢某以不正當手段獲取石金公司技術秘密后并使用，評估機構以市場法鑒定出涉案技術秘密的許可使用費，具體是參照與石金公司具有接近技術的四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司（航天拓鑫公司）的3份技術許可合同中的數據，而這3份合同登記在西南綜合產權交易所。也就是說，該案雖然是根據評估結果確定損失，但評估機構所評估出的許可使用費仍是基于真實存在且實際履行的許可使用協(xié)議。

綜上，我國知識產權民事案件以及在《知產刑事案司法解釋三》引入“合理許可使用費”之前的少數技術秘密刑事案件中，如果基于許可使用費確定損害賠償，該許可使用費需要是真實存在且實際履行的許可使用費。在此基礎上，原告或評估機構還要舉證或論述所參照的許可協(xié)議中的許可方式、范圍、期限等與涉訴侵權行為之間存在可比性，從而保證如此確定的損害賠償額應是合理的。

關于這種計算方法，美國則通過判例發(fā)展出15個Georgia Pacific因素[9]來確定合理的許可費率，從而更具有可操作性。

三、技術秘密的合理許可使用費——虛擬許可價值

對于《知產刑事案司法解釋三》中的“合理許可使用費”，在該《<解釋三>的理解與適用》[10]一文中，也強調了“合理許可使用費應當綜合考慮涉案商業(yè)秘密權利人或者其他商業(yè)秘密權利人許可使用相同或者類似商業(yè)秘密收取的費用、不正當手段獲取商業(yè)秘密后持有的時間等因素認定”。這說明《知產刑事案司法解釋三》中的“合理許可使用費”出臺本意與上述民事法律法規(guī)中的許可使用費本質上是沒有區(qū)別的。但由于大多數案件中沒有相關的許可使用交易可供參照，民事審判選擇以其他方法（如法定賠償）確定損害賠償；刑事案件因為沒有法定賠償作為退路，實踐中又往往依賴于評估機構做出的損失評估結果作為認定證據，所以自《知產刑事案司法解釋三》施行后以“合理許可使用費”認定損失的案件反而開始變得常見。

例如在號稱寧波地區(qū)涉案金額最高的知產刑事案中，寧波博威公司的原6名員工被認定為非法獲取并攜帶博威公司的技術資料至新公司，完成生產線規(guī)劃、可行性研究后即被抓。案件涉及博威公司的11項銅合金技術，其虛擬許可價值經評估鑒定為1.69億。關于該案網上新聞報道很多，但筆者無法找到其判決書，也無從了解1.69億虛擬許可價值的評估細節(jié)。

在廖生堡、詹謙與上海悅蘇資產公司侵犯商業(yè)秘密刑事案[11]中，廖某離職前將原生物公司涉及呋喃酮技術的資料上傳到百度云盤，并被利誘將資料交給詹某，詹某公司欲委托原生物公司的加工商制造設備被發(fā)現(xiàn)。評估公司采用成本法及收益法對該生物公司的呋喃酮專有技術的普通許可使用權進行評估，得出普通許可使用權價值為858.99萬元。法院按該虛擬許可價值對相關主體進行定罪量刑。

在丘思琦、鄭湘林侵犯商業(yè)秘密刑事案[12]中，丘某、鄭某是音王電聲公司的前員工，其中鄭某騙得卡迪克調音臺技術資料并備份，但未實際使用。評估機構采取成本法和收益法進行評估，成本法評估的虛擬許可價值為1143.5萬元，收益法評估的虛擬許可價值為182萬元，評估報告采取收益法認定價值作為鑒定意見。

從這些案件中可以看出，對于司法解釋規(guī)定的“合理許可使用費”，法院或判決會稱之為“虛擬許可價值”，并且都是基于評估意見確定的。而評估意見中采用收益法或成本法，這說明市場上大概率不存在相關的實際許可交易。

結合如上述《知產刑事案司法解釋三》中“合理許可使用費”的出臺本意，筆者認為這些判決中提及的“虛擬許可價值”應理解為在沒有實際存在的許可使用協(xié)議參照的情況下，假定在侵權行為發(fā)生前，技術秘密的權利人和侵權人作為理性的市場參與主體商業(yè)磋商技術許可事宜，并達成一致的許可使用費。實際上，美國司法審判采用的Georgia Pacific因素首先就會考慮權利人和侵權人針對涉案技術已經做出的許可[13]，所以按其確定的合理許可費率并非本文此小節(jié)所述的“虛擬許可價值”。既然是假定權利人和侵權人作為理性的市場參與主體商業(yè)磋商技術許可事宜，那么前述第一小節(jié)中關于許可使用費的構成（如入門費+銷售提成）和考量因素（如許可類型、年限）理論上應該都適用于“虛擬許可價值”的確定。

那么，現(xiàn)在需要回答的問題就是：如上刑事判決中采納的評估價值是否是《知產刑事案司法解釋三》出臺本意的“合理許可使用費”，也即此處的“虛擬許可價值”。

四、評估的許可(使用權)價值≠《知產刑事案司法解釋三》中的“合理許可使用費”

在丘思琦、鄭湘林侵犯商業(yè)秘密刑事案中，判決書非常難得地披露了一些評估細節(jié)：權利人的損失在于許可侵權人使用商業(yè)秘密的機會喪失，評估鑒定采取的收益法，系從一定的產品銷售規(guī)模產生的收益入手，計算未來可能取得的收益，再通過一定的技術分成率，得出該評估對象在一定的經營規(guī)模下于評估基準日的公允價值。通過收益法評估上述商業(yè)秘密自評估基準日起未來的許可使用價值，既充分考量了商業(yè)秘密剩余經濟壽命期、折現(xiàn)率、 技術分成率、技術貢獻度和未來收益期內的收益額等因素，也考慮了音王電聲公司相關產品的技術、市場、經營以及財務等風險因素。鑒定意見認定的商業(yè)秘密技術貢獻度100%系指評估鑒定的技術對整體技術(公知技術除外)的貢獻程度，技術貢獻度、商業(yè)秘密許可使用價值均系根據資產評估基本準則認定，評估方式科學、合理、審慎，本院對上述鑒定意見予以采信。

可以看到，評估機構評估的是商業(yè)秘密自評估基準日起未來的許可使用價值，有時評估機構也稱其為“許可使用權”、“許可使用權價值”或“許可價值”，但反而不會說所評估的是“合理許可使用費”。這個許可使用權是假定從評估基準日起未來一定收益期內的許可權利，化工領域最常見的就是假設收益期為10年。

例如，從圣奧化學公司與陳某、運城晉騰公司侵害技術秘密糾紛[14]中可以看到，在關聯(lián)刑事案中評估機構采用收益法評估江蘇圣奧生產橡膠防老劑4020的全套工藝技術在2012年4月21日的許可價值為 20154萬元，并且評估人員在刑事庭審中確認該價值為“10年的排他許可價值”。換句話說，評估機構評估的是假定權利人和侵權人通過平等磋商達成許可，自評估基準日起許可10年的許可費。但是到該刑事案2013年10月22日判決，陳某等持有并使用圣奧公司的技術秘密不過3年（該案2007年也有竊取行為，但從公開信息不好判斷評估機構所評估的技術是否包含2007年竊取的技術）。當然，在后來的民事案中法院參照該評估許可價值確定損害賠償并不為過，因為刑事案后陳某依舊先后通過2個公司一直生產橡膠防老劑至民事案的二審庭審中（2022年）。

然而，假設陳某在2013年刑事案發(fā)后就金盆洗手徹底不干了，此種情形能否也適用評估做出的假定10年的許可使用價值呢？樸素的認知告訴我們：2012年10月搭建好生產線開始投產至2013年就徹底停產，還是一直持續(xù)經營到2022年，這兩種情形給圣奧公司造成的實際損失存在巨大區(qū)別。如果兩種情形都依據假定10年的許可價值，邏輯上應該是講不通的?！?lt;解釋三>的理解與適用》中已經強調了“合理許可使用費”的確定中要考慮不正當手段獲取商業(yè)秘密后持有的時間，但評估意見卻是根據行業(yè)特點假設出一個固定年限的許可使用期，與個案的實際情況完全脫節(jié)，這應該是不符合“合理許可使用費”的出臺本意。

筆者還注意到，在圣奧化學公司與陳某、運城晉騰公司侵害技術秘密糾紛中，評估人員在刑事庭審中確認評估做出的價值為“10年的排他許可價值”。而在廖生堡、詹謙與上海悅蘇資產公司侵犯商業(yè)秘密刑事案中，評估公司得出的是普通許可使用權價值。但是，從丘思琦、鄭湘林侵犯商業(yè)秘密刑事案的評估描述中，完全看不出評估過程考慮了許可類型。知產領域的從業(yè)者都知道，真實交易中許可類型一定會顯著地影響到許可使用費，排他許可的使用費理應會遠高于普通許可的使用費。所以，評估過程如果沒有體現(xiàn)出對許可類型的考慮，這應該也是不符合“合理許可使用費”的出臺本意。

根據丘思琦案，在評估意見的“許可使用價值”計算中，評估機構會推算假定侵權企業(yè)在一定經營規(guī)模下未來收益期（例如10年）內的收益額，而且這種推算的收益額在后續(xù)的幾年內每年都相同，完全不考慮市場變化。有的案件，在權利人某年的產能已經僅為設計產能20-30%的情況下（此時侵權產品并未上市），仍將侵權人在下一年的產能推算為設計產能的60%、80%或100%，這顯然是不合理的。最高院在深圳花兒綻放網絡科技股份有限公司、浙江盤興數智科技股份有限公司等侵害技術秘密案[15]中也以此為原因之一拒絕采納評估價值。

至于技術分成率、技術貢獻率，與個案情況就更相關，本文在此不做討論。但上述分析已經表明評估意見的“許可(使用權)價值”并非《知產刑事案司法解釋三》中的“合理許可使用費”。

五、“民嚴刑松”的現(xiàn)狀反證了“合理許可使用費”在刑事案件中可能被錯用

如本文第二小節(jié)闡述的，技術秘密民事侵權案中只有在相關可比的真實許可協(xié)議存在的情況下，法院才會參照許可使用費確定損害賠償。當權利人主張以關聯(lián)刑事案件已采信的評估價值（虛擬許可價值）作為計算損失的依據時，有些民事判決明確表示不支持。

例如，在后續(xù)音王電聲訴丘思琦、鄭湘林等的民事案件[16]中，音王公司欲以刑事案件中確定的虛擬許可價值損失作為依據，主張該民事案件中有關卡迪克調音臺技術的實際損失，法院以鄭某的侵權行為未造成權利人的實際損失為由不予支持。

又如，在長沙馳芯半導體科技有限公司訴黃某侵害商業(yè)秘密糾紛[17]中，馳芯公司請求按關聯(lián)刑事案件中評估的許可使用費181萬元計算賠償，法院以黃某既未披露涉案技術秘密，也未使用或允許他人使用該技術秘密為由拒絕參照刑事證據的評估價值，最終酌定賠償額18萬元（含維權開支）。

即使在圣奧化學公司與陳某、運城晉騰公司侵害技術秘密糾紛中采納了評估許可價值確定損失賠償，這是因為此案中2013年刑事案終結后，陳某依舊先后通過2個公司一直在生產橡膠防老劑至2022年。結合其他證據，法院相信這2個公司這么多年的銷售利潤足以超過評估的許可價值。

由此可見，實務中證明標準僅為“高度蓋然性”的技術秘密侵權民事案件對于損失賠償的確定，卻采用了比證明標準為“排除合理懷疑”的技術秘密刑事犯罪案件更嚴格的適用尺度，這著實值得深思。民事案件中的損失賠償以填平為原則，懲罰為輔；對于非法獲取技術秘密，但尚未披露或使用的侵權行為，由于其擾亂市場競爭秩序、破壞法治環(huán)境、打擊權利人的創(chuàng)新動力，民事案件法官也會在考慮商業(yè)秘密的性質、商業(yè)價值、研究開發(fā)成本、創(chuàng)新程度、能帶來的競爭優(yōu)勢以及侵權人的主觀過錯、侵權行為的性質、情節(jié)、后果等因素的基礎上酌定賠償。但是，鮮有民事案件會認定出一個駭人聽聞的賠償數額。

為了加強商業(yè)秘密保護，侵犯商業(yè)秘密罪已被修改為情節(jié)犯，并且對于非法獲取但尚未披露或使用的犯罪行為采用“合理許可使用費”定損，這個立法初衷肯定是好的。但是，刑事案件實務中定損主要依賴于評估意見，而評估意見中的許可（使用權）價值動輒上億的數額，對于民事案件法官來說從內心就無法確信，這也反證了評估出的許可（使用權）價值并非是《知產刑事案司法解釋三》中的“合理許可使用費”。如果《知產刑事案司法解釋三》中的“合理許可使用費”是如上討論的評估許可價值，這也有違刑事案件應保持謙抑性的原則。

由此可見，規(guī)范技術秘密侵權案件中“合理許可使用費”的評估已經非常有必要，否則實務中“民嚴刑松”的倒掛情形還會擴散蔓延，罪與罰不相匹配。另一方面，技術秘密糾紛中的侵權自然人往往是具有良好教育背景的技術人員，這批人在尚未披露、使用非法獲取的技術秘密情況下如果因高額的評估許可使用價值而身陷囹圄可能并非《知產刑事案司法解釋三》的規(guī)定本意。

注釋：

[1]第五條  實施刑法第二百一十九條規(guī)定的行為造成的損失數額或者違法所得數額，可以按照下列方式認定：
（一）以不正當手段獲取權利人的商業(yè)秘密，尚未披露、使用或者允許他人使用的，損失數額可以根據該項商業(yè)秘密的合理許可使用費確定；
（二）以不正當手段獲取權利人的商業(yè)秘密后，披露、使用或者允許他人使用的，損失數額可以根據權利人因被侵權造成銷售利潤的損失確定，但該損失數額低于商業(yè)秘密合理許可使用費的，根據合理許可使用費確定；

[2]《刑法》第二百一十九條：有下列侵犯商業(yè)秘密行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：　　
“（一）以盜竊、賄賂、欺詐、脅迫、電子侵入或者其他不正當手段獲取權利人的商業(yè)秘密的；　　
“（二）披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業(yè)秘密的；　　
“（三）違反保密義務或者違反權利人有關保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密的。　　
“明知前款所列行為，獲取、披露、使用或者允許他人使用該商業(yè)秘密的，以侵犯商業(yè)秘密論。

[3]第十七條　因不正當競爭行為受到損害的經營者的賠償數額，按照其因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以計算的，按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。經營者惡意實施侵犯商業(yè)秘密行為，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。賠償數額還應當包括經營者為制止侵權行為所支付的合理開支。

經營者違反本法第六條、第九條規(guī)定，權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節(jié)判決給予權利人五百萬元以下的賠償。

[4]《商業(yè)秘密民事案司法解釋》第二十條  權利人請求參照商業(yè)秘密許可使用費確定因被侵權所受到的實際損失的，人民法院可以根據許可的性質、內容、實際履行情況以及侵權行為的性質、情節(jié)、后果等因素確定。

[5]《專利法》第七十一條 侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。對故意侵犯專利權，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。

[6]最高院《關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》（已失效）第十七條  確定反不正當競爭法第十條規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權的損害賠償額的方法進行。

[7]北京市高級人民法院《關于侵害知識產權及不正當競爭案件確定損害賠償的指導意見及法定賠償的裁判標準》第1.9條；江蘇省高級人民法院發(fā)布的《侵犯專利權糾紛案件審理指南 2010》第7.1.2.4 節(jié)

[8]（2019）浙07刑終924號

[9]Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)

[10]林廣海、許常海，《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（三）》的理解與適用

[11]（2021）閩0203刑初596號，筆者沒有找到判決書；（2022）閩02刑終167、168、169號刑事裁定書

[12](2021)浙02刑初35號

[13]Factor 1: The royalties received by the patent owner for the licensing of the patent-in-suit, proving or tending to prove an established royalty; Factor 2: The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent-in-suit.

[14](2022)   最高院知民終816號

[15]（2021）最高法知民終2298號，“涉案價值評估鑒定中2020年預估銷售收入與2019年預估銷售收入相同，有違市場規(guī)律。綜上，價值評估鑒定多項數據難以令人信服，不應采信”。

[16]（2021）浙02民初1093號

[17]（2024）湘民終257號

（原標題：關于技術秘密刑事案件中合理許可使用費的討論）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：張耀宏 田旸

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：關于技術秘密刑事案件中合理許可使用費的討論（點擊標題查看原文）

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