專家熱議專利新司法解釋征求意見稿

【小D導讀】 ?

最高人民法院曾于2009年12月發(fā)布《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，在依法保護專利權人利益、激勵科技創(chuàng)新等方面發(fā)揮了重要作用。

5年來，專利司法實踐中又不斷涌現出新的問題。為確保專利法的正確實施，細化和統(tǒng)一專利審判標準，及時回應科技創(chuàng)新對專利審判的新期待，最高人民法院決定再次起草有關專利侵權判定標準的司法解釋，并于前不久發(fā)布了《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（公開征求意見稿）（下稱征求意見稿）。日前，最高人民法院知識產權審判庭在北京召開專利侵權司法解釋（二）征求意見座談會，來自中央有關部門、法院、中介機構、企業(yè)的代表40余人就相關問題進行了熱烈討論。最高人民法院知識產權審判庭宋曉明庭長出席會議并講話，王闖副庭長主持會議。針對此次座談會的熱議問題，本報特刊登部分專家觀點，以饗讀者。 焦點一：專利明顯無效時侵權訴訟的處理 征求意見稿相關規(guī)定 第五條　權利要求記載的文字含義清楚，但說明書的相應描述與其根本沖突，且不屬于本解釋第四條規(guī)定的情形的，人民法院應當根據權利要求的記載確定專利權的保護范圍。權利要求含義不明，運用法定的解釋方法仍無法確定其限定的專利權保護范圍，且不屬于本解釋第四條規(guī)定的情形的，人民法院可以裁定駁回起訴。當事人舉證證明在專利侵權訴訟的裁判作出前無效宣告請求人基于上述事由請求專利復審委員會宣告該專利權無效的，人民法院可以裁定中止訴訟。 專家觀點 董琤　國家知識產權局條法司副司長 對專利明顯無效時侵權訴訟的處理，涉及到人民法院對權利要求的范圍進行直接認定的問題，主要是兩個方面：說明書是不是支持了權利要求，權利要求是不是清楚。我們要考慮的是，人民法院直接根據權利要求的記載確定它的范圍是否妥當？因為專利權的有效性還是應當由國家知識產權局專利復審委員會來依法進行審查、確定，所以我認為，在第五條第三款中的規(guī)定是十分必要的，可以引導當事人在涉案專利可能存在上述缺陷的時候，及時向專利復審委員會提起無效宣告請求。 崔哲勇　國家知識產權局專利復審委員會研究處處長 當出現相關專利的權利要求記載的文字清楚但與說明書有根本沖突的情況時，我們不能判定權利要求本身是合法有效的，因為它可能是不可以實施的，或者說它本身作為一個完整的技術方案是存在缺陷的，這個時候要根據說明書去判斷它的發(fā)明實質是什么。所以這種情況下，如果僅僅因為說明書與權利要求記載存在沖突，就拋棄說明書而直接以權利要求來限定權利保護范圍，可能會存在一些問題。 閆文軍　中國科學院大學教授 我認為應該把這一條款的適用范圍進行限制，并不是說所有的權利要求含義不明的情況都可以裁定駁回起訴，而應當把它限定在一個范圍內，比如限定在因為使用了沒有確切含義的修飾用語，如強、弱、高、低等，導致權利要求不清楚，無法確定其保護范圍的，這種情況下可以裁定駁回起訴。如果是因為其他的原因導致權利要求不清楚的，我認為還是需要通過專利權無效宣告程序解決。 王新華　中科專利商標代理有限公司副總經理 實踐中，我們發(fā)現實用新型專利中經常會出現權利要求和說明書脫節(jié)的情況，比如權利要求過于寬泛，脫離了說明書所披露的發(fā)明或相應的技術方案。從專利的說明書來看，根本就沒有做出什么創(chuàng)造性的東西，但是權利要求保護范圍是十分明確的，如果直接按照權利要求確定保護范圍，會對現有的實用新型專利造成巨大沖擊。 焦點二：外觀設計侵權案中一般消費者的界定 征求意見稿相關規(guī)定 第十七條第二款　一般消費者，是指被訴侵權產品的直接購買者。人民法院在認定一般消費者對于外觀設計所具有的知識水平和認知能力時，應當考慮授權外觀設計的設計空間，即設計者在創(chuàng)作特定產品外觀設計時的自由度。設計空間較大的，一般消費者通常不容易注意到不同設計之間的較小區(qū)別；設計空間較小的，一般消費者通常更容易注意到不同設計之間的較小區(qū)別。 專家觀點 任曉蘭　國家知識產權局專利復審委員會訴訟處副處長 該條款將一般消費者界定為被訴侵權產品的直接購買者，而被訴侵權產品的直接購買者與法定的、對于這一類產品有基本了解的一類人可能還是有一些差別的：第一，對外觀設計來說，相關主體應當同實用新型專利和發(fā)明專利的主體相對應；第二，如果將一般消費者界定為直接購買者這樣一小類人群，可能會忽略掉對外觀設計具有平均認知能力的這樣一類型的主體所具有的一個基本的特性；第三，該條款還限定了一個設計空間概念，對于直接購買者來說，讓他來界定這樣一類產品的設計空間是非常困難的；第四，如果能夠把審查授權過程中的主體和侵權判定過程中的主體能統(tǒng)一起來會更好一些。 郭禾　中國人民大學法學院教授 我們在談一般消費者的概念的時候，實際上就是為了確定主觀判定的標準。到底應該怎么去判定兩件外觀設計相似？我們之所以把外觀設計放進專利的范疇里，就是把它當成一種智力成果來看待，就是把它當做一種創(chuàng)作來看待。在這里，一般的消費者，嚴格說應該就是一個普通設計人員，是對設計有一定了解，而且能看懂相關設計的一類人。在后面的設計空間跟設計特征都是基于這個一般消費者的概念的界定而引出的。 馮曉青　中國政法大學教授 首先，在定義一般消費者概念的時候可能會引起一些歧義，到底是個案里面實實在在的購買者，還是這一類產品的直接購買者？其次，不管是哪一種情況，直接將一般消費者限定為直接購買者，在定義上應該還需要完善。因為外觀設計專利侵權判斷關鍵是看一般消費者會不會把侵權產品當成相關權利人的產品，有沒有可能產生混淆。所以對一般消費者的界定，只需要對一般的外觀設計本身有一點認知就可以了。 馬云鵬　北京市第二中級人民法院法官 對一般消費者的認定問題，其實就是確定判斷主體的問題。對判斷主體的確定，最終落腳點是在對一般消費者認知能力的界定上--一般消費者應當能夠對現有設計有大概的了解，但是又不會注意到特別細微的區(qū)別。我認為還是可以延續(xù)2009年專利司法解釋中對一般消費者的解釋，直接對這一類人的認知能力作一下界定就可以了，而不必具體到是哪一群體。 焦點三：關于間接侵權的規(guī)定 征求意見稿相關規(guī)定 第二十五條　明知有關產品系專門用于實施發(fā)明創(chuàng)造的原材料、零部件、中間物等，未經專利權人許可，將該產品提供給無權實施該專利的人或者依法不承擔侵權責任的人實施，權利人主張該提供者的行為屬于侵權責任法第九條規(guī)定的幫助侵權行為的，人民法院應予支持。 專家觀點 閆文軍 在間接侵權的情況下，直接侵權人的注意義務應該是注意到相關產品是不是落入到其他人的專利權保護范圍，而對涉嫌間接侵權人的注意義務的要求不應與直接侵權人相同。因此，應該限制一下間接侵權人的責任，比如第一款中“或者依法不承擔侵權責任的人實施“后面再加一個限制條件“并且明知其他人的實施行為落入了權利人的保護范圍”，這樣限制一下間接侵權人承擔責任的條件會更為合理。 賈慶忠　永新專利商標代理有限公司專利代理人 我建議把“或者依法不承擔侵權責任的人”刪掉，因為無論是共同侵權，還是教唆侵權、幫助侵權，間接侵權人承擔侵權責任的前提條件都是造成了相關的侵害結果。而對專利來說，相關的侵害結果的發(fā)生就是造成了專利法第十一條規(guī)定的制造、使用、銷售專利侵權產品。如果沒有這樣的行為，對專利權人是沒有這種侵害結果的發(fā)生的。因此，要追究所謂間接侵權人的責任，還是應當以有直接侵權行為的存在為前提條件的。 張艷　 IBM亞太地區(qū)知識產權法律總監(jiān) 二十五條把間接侵權規(guī)定的比較到位。我不贊成刪掉“或者依法不承擔侵權責任的人”這一條件，一個很重要的原因是，中國的專利法與其他國家的法律其實存在一個不同的地方，中國專利法在規(guī)定侵權責任的時候是加上以生產經營為目的這樣一個限制條件的。因為存在只有以生產經營為目的才能認定侵權的這樣一個限制條件，所以就存在著大量的個人用戶實際上都不在侵權之列的，但是大量的產品恰恰就是賣給個人用戶的。目前的寫法實際上解決了現行法存在的一些問題。 蔣洪義　北京聯德律師事務所律師 我認為第二十五條規(guī)定的意義就在于，由于有“依法不承擔侵權責任”的這一類人的存在，所以對專利權人而言可能并不公平。之所以在第二十五條中把將相關產品提供給依法不承擔侵權責任的人實施認定為一種侵權行為，就是為了充分保障專利權人的利益。但我有一點意見，把相關產品提供給無權實施該專利的人實施與提供給依法不承擔侵權責任的人實施，這兩種行為應該區(qū)分開來，因為這兩種行為應該承擔的責任是不同的。 焦點四：實施標準專利侵權的抗辯 征求意見稿相關規(guī)定 第二十七條　非強制性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉專利的信息，被訴侵權人以其實施該標準而無需專利權人許可為由主張不構成專利侵權的，人民法院一般不予支持。但是，專利權人違反公平、合理、無歧視的原則，就標準所涉專利的實施許可條件惡意與被訴侵權人協(xié)商，被訴侵權人據此主張不停止實施行為的，人民法院一般應予支持。標準所涉專利的實施許可條件，應當由專利權人、被訴侵權人協(xié)商確定；經充分協(xié)商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院應當根據公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術領域、標準的性質、標準實施的范圍、相關的許可條件等因素，確定上述實施許可條件。法律、行政法規(guī)對實施標準中的專利另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 專家觀點 張廣良　中國人民大學法學院副教授 對于一件標準必要專利而言，如果侵權人已經承諾按“公平、合理、無歧視”這樣一個標準來支付許可使用費的話，我認為侵權人完全可以繼續(xù)實施相關專利，因為他已經承諾支付費用或者提供擔保。因此在這種條件下，權利人有沒有進行惡意協(xié)商，不應該作為是否停止實施行為的一個條件。 姚捷　香港鴻鵠律師事務所駐上海代表處合伙人 對于有沒有必要刪除關于專利權人惡意協(xié)商的規(guī)定的問題，我有一點意見，假如我們保留這一規(guī)定的話，是否也可以對于潛在的標準所涉專利的實施者和被許可方同樣也有善意協(xié)商的要求，這樣就會實現利益的平衡。因為現在有一些專利權人事實上也非常無奈，相關專利實施方可能不需要經過專利權人的同意就可以實施相關標準涉及的專利，如果專利權人無法獲得相應的禁令的話，就會非常被動。 艾宏　阿斯利康醫(yī)藥公司法律顧問 對于第二十七條中提到的公平、合理、無歧視原則，我認為這個原則的實施需要兩個最基本的前提條件，要有一個善意的或者是非惡意的權利人，同時還要具備一個善意的或者是非惡意的被許可人，也就是說這兩方在公平、合理、無歧視原則實現的商業(yè)現實當中應該具有同等的地位。如果在二十七條中僅僅將惡意指向了權利人，而沒有對潛在被許可人的惡意制約機制，那么很可能就會導致變相的強制許可，因為似乎這二者出現了某種程度的競合。 閆文軍 因為無法達成協(xié)議而向法院起訴的情況在美國等國家也存在，但這種訴訟的背景是，標準必要專利的專利權人此前已經就專利許可條件向所有的潛在被許可人作出過承諾。如果協(xié)商不成，參加相關標準的潛在被許可人可以以違約為由向法院起訴，然后法院首先確定專利權人是否違約，如果違約，法院進一步會確定相關專利的合理的實施許可條件。第二，這一規(guī)定有可能導致實施相關標準必要專利的潛在被許可方更多地選擇不與專利權人協(xié)商，而是直接向法院起訴，這樣可能會導致標準必要專利的專利權人忙于應訴。

來源：國家知識產權戰(zhàn)略網 ?記者：趙世猛整理：IPRdaily 趙珍網站：www.islanderfriend.com ? IPRdaily小秘書個人微信號：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實務干貨分享、定期私密線下活動、更有機會加入知識產權界最大云社區(qū)【IPer社群班級】與全球知識產權優(yōu)秀精英深度交流。

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