新《商標法》施行后申請人需要關注的四大重點問題

【小D導讀】

對于我國的商標申請人來講，聲音商標是一個新生事物。其他一些國家或地區(qū)已經(jīng)將聲音乃至氣味等納入商標申請注冊范疇，例如美國米高梅電影公司所拍影片片頭的獅吼聲、諾基亞手機的開機音樂等。

自2014年5月1日起，新《商標法》與《商標法實施條例》同步施行。相對于舊《商標法》及其《實施條例》，新法與新條例針對商標注冊程序比較煩瑣、商標確權時間過長等問題進行了修改，簡化了商標確權流程，縮短了商標注冊周期，在程序設置上為申請人提供更多便利。為加深廣大商標申請人對新《商標法》的理解，更加高效便捷地申請注冊商標，筆者從申請人的角度出發(fā)，對新法施行后在商標申請注冊中需要關注的幾個重點問題予以梳理，希望有所裨益。

一、關注新增聲音商標構成要素，考慮注冊新型商標

根據(jù)舊《商標法》第八條的規(guī)定，可以作為商標申請注冊的有“任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的可視性標志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志和顏色組合，以及上述要素的組合”。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，各種新型商標層出不窮。除了傳統(tǒng)的文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色等商標構成要素，聲音、氣味、動態(tài)等新型要素逐漸進入公眾視野。新《商標法》回應經(jīng)濟發(fā)展對新商標構成要素的需求，將較為成熟的聲音要素納入商標構成要素中。新《商標法》刪除了對商標注冊要素可視性的要求，規(guī)定“任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的標志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請注冊”。這一條描述中出現(xiàn)了“等”字，說明除法律明確規(guī)定的要素之外，更多的新型商標構成要素也有可能獲得認可。

針對新《商標法》增加的聲音商標要素，新《商標法實施條例》對聲音商標申請注冊的要求作了具體規(guī)定。根據(jù)規(guī)定，聲音商標是指由足以區(qū)別商品或服務來源的聲音本身構成的商標?？梢杂梢魳沸再|(zhì)的聲音構成，例如一段樂曲；也可以由非音樂性質(zhì)的聲音構成，例如自然界的聲音、人或動物的聲音；還可以由音樂性質(zhì)與非音樂性質(zhì)兼有的聲音構成。注冊聲音商標對于顯著特征的要求較高，即該聲音是在消費過程中能夠加以識別的。

對于我國的商標申請人來講，聲音商標是一個新生事物。其他一些國家或地區(qū)已經(jīng)將聲音乃至氣味等納入商標申請注冊范疇，例如美國米高梅電影公司所拍影片片頭的獅吼聲、諾基亞手機的開機音樂等。

聲音商標與傳統(tǒng)商標不同，其顯著性需要通過大量的使用才能確立。也就是說，聲音商標的注冊一定是在聲音商標經(jīng)過大量、長期的使用，獲得了相關領域消費者的廣泛認可，其顯著性與可識別性在實踐中已經(jīng)得到確認之后，方可提交注冊申請，審查通過后才能獲得法律保護。這一點需要申請人引起足夠的重視，不要誤以為任何聲音均可申請注冊成為商標。

近年來流行“市場未動，商標先行”的說法，在申請注冊聲音商標時就不適用了，應改為“先聞于野，后達于朝”。聲音商標如果能夠獲得核準注冊，某種意義上就是對申請人商品（或服務）市場地位、知名度、美譽度的一種確認。此外，聲音商標的審查與其他商標采取一致的審查標準，不因為是新型商標而有所不同。具體來講，就是禁用條款審查、顯著性審查、相同近似審查仍然是必不可少的環(huán)節(jié)。以禁用條款審查為例，與我國或外國的國歌、軍歌，政府間國際組織的會歌等旋律相同近似的聲音，宗教音樂或暴恐等有不良影響的聲音都不會獲得通過。以顯著性審查為例，僅僅直接表示商品或服務內(nèi)容、消費對象及其他特點的聲音，會因缺乏顯著性被駁回。如有必要，商標局會發(fā)出審查意見書，申請人需要配合聲音商標的審查，提供使用證據(jù)并對其顯著性特征作出說明。

二、關注商品分類表適用規(guī)定，考慮商標注冊電子申請

新《商標法》明確規(guī)定“商標注冊申請人應當按規(guī)定的商品分類表填報使用商標的商品類別和商品名稱，提出注冊申請”。與舊《商標法》相比，新《商標法》進一步確立了商品分類表的重要地位。同時，在商標注冊的審查和核準中，新《商標法》規(guī)定“同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請”，這也涉及運用商品分類表對相同、近似商標進行判斷的問題。

一些商標申請人對商品分類表可能比較陌生，新《商標法》施行后應關注和了解此表。商品分類表的全稱為《類似商品和服務區(qū)分表》。我國于1994年8月9日加入了旨在建立共同的商標注冊用商品和服務國際分類體系的《尼斯協(xié)定》，其為一個多國參加的國際公約，全稱是《商標注冊用商品和服務國際分類尼斯協(xié)定》。該協(xié)定在商標注冊中采用的商品和服務分類表即為“尼斯分類表”。尼斯分類表定期修訂，一是根據(jù)實際情況增加新的商品，二是將已列入分類表的商品按照新的現(xiàn)實需要進行調(diào)整，使得商品更加符合經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。

我國目前在商標審查中使用的商品分類表為尼斯分類第十版，自2012年1月1日起實行，正式的稱呼為“類似商品和服務區(qū)分表（基于尼斯分類第十版）”，且相關的內(nèi)容在2013年、2014年都有少許的修訂。因此，商標申請人需要注意，新《商標法》中提到的“商品分類表”目前就是指“類似商品和服務區(qū)分表（基于尼斯分類第十版）”（下稱第十版商品分類表）。

由于商品分類表每一版都會針對實際情況進行較大幅度的調(diào)整，為了使商標注冊順利進行，申請人務必按照最新的商品分類表申請注冊商標。筆者在運用第十版商品分類表進行實際審查時，曾經(jīng)遇到申請人因采用已過時的第七版商品分類表申請注冊商標而遇到近似商標，導致注冊被駁回的情況。

新《商標法》第二十二條規(guī)定“商標注冊申請等有關文件，可以以書面方式或者數(shù)據(jù)電文方式提出”。舊《商標法》對以何種形式提交商標注冊申請沒有明確規(guī)定，在實際操作中主要以書面方式提交商標注冊申請等文件，數(shù)據(jù)電文方式提交申請僅作為書面方式的補充。由于此前法律并未明確數(shù)據(jù)電文的效力以及受到網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)處理能力限制等原因，商標局在接受電子申請時有一定的數(shù)量限制。新《商標法》明確規(guī)定書面方式與數(shù)據(jù)電文方式申請具有同等效力，確認了數(shù)據(jù)電文方式與書面方式申請文件的法律效力，為全面接受電子申請?zhí)峁┝朔梢罁?jù)和保障。

數(shù)據(jù)電文方式申請注冊商標并不是新鮮事物，早在2009年商標局即對外公布了《商標網(wǎng)上申請試用辦法》，并接受商標網(wǎng)上申請。與新《商標法》配套施行的新《商標法實施條例》明確規(guī)定“商標注冊的申請日期以商標局收到申請文件的日期為準”。書面方式提交商標申請需要準備大量的紙質(zhì)材料，遞交送達、受理接收等環(huán)節(jié)都需要一定時間且存在不確定因素。相比傳統(tǒng)的書面方式，數(shù)據(jù)電文方式具有方便、快捷的優(yōu)勢，可以在完成相關數(shù)據(jù)材料后第一時間提交給商標局，并通過計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)直接確定申請時間。由于我國商標申請量連年大幅增長，相同、近似商標的同日申請也越來越多。同日申請的商標申請?zhí)幚硇枰?jīng)歷提交使用證據(jù)、協(xié)商、抽簽等復雜程序，花費大量時間且結果不可控，對相關申請人來說無疑是一種煎熬。因此，盡早確立商標申請的在先權具有重要意義。使用數(shù)據(jù)電文方式申請注冊商標，可以為申請人節(jié)約時間并確立在先申請權，筆者建議申請人在有條件的情況下盡量采取數(shù)據(jù)電文方式提交商標注冊申請。

三、關注商標注冊期限，考慮審查中可能遇到的問題

舊《商標法》對商標注冊審查期限沒有明確規(guī)定。新《商標法》第二十八條規(guī)定：“對申請注冊的商標，商標局應當自收到商標注冊申請文件之日起九個月內(nèi)審查完畢，符合本法有關規(guī)定的，予以初步審定公告?！?

新《商標法》從法律層面對商標審查期限作出規(guī)定，要求商標局在無法定理由的情況下必須在時限內(nèi)完成商標的注冊審查工作。這意味著申請人在提出商標注冊申請并獲得受理后，如果一切順利，可以在一年左右的時間獲得核準并拿到商標注冊證書。新《商標法》關于時限的規(guī)定，使廣大申請人對注冊商標所需時間有了明確的預期，也為商標局合理配置商標審查資源、構建規(guī)范高效的商標注冊機制提供了法律依據(jù)。

對商標申請人來說，在看到新《商標法》明確規(guī)定商標注冊審查期限的同時，也必須了解法定審查期限的適用條件和審查期限中止的相關事項以及申請過程中可能遇到的問題。由于商標注冊過程涉及環(huán)節(jié)眾多，相關法律規(guī)定較為復雜，本文不再贅述，僅就申請人最有可能遇到和容易產(chǎn)生疑問的商標被駁回（包括全部駁回和部分駁回）及同日申請問題進行簡要說明。

商標注冊申請被駁回是申請人最可能遇到的情況。2013年我國商標申請量超過188萬件，預計2014年將超過200萬件，每年被駁回的商標數(shù)以10萬件計。駁回涉及兩種情況，即全部駁回與部分駁回。對于駁回、部分駁回的商標，商標局會向申請人下發(fā)商標駁回通知書，書面告知申請人商標被駁回的時間、理由、具體項目等內(nèi)容。根據(jù)新《商標法》規(guī)定，如果申請人對全部駁回不服，可以在規(guī)定時限內(nèi)向商標評審委員會提出商標駁回復審申請。如果申請人對部分駁回不服，可以申請對商標進行分割（編者注：關于商標分割問題可參考2014年11月20日本版刊登的《關于一標多類及分割程序的理解與適用》），針對駁回部分提出駁回復審。顯然，進入駁回復審程序的商標需要花費額外的時間來審理。新《商標法》第三十四條規(guī)定：“商標評審委員會應當自收到申請之日起九個月內(nèi)做出決定，并書面通知申請人。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務院工商行政管理部門批準，可以延長三個月?！鄙暾埲巳鐚ι淘u委作出的決定仍然不服，可以在收到商評委決定通知后的規(guī)定時限內(nèi)向人民法院起訴。

商標的同日申請是申請人最容易產(chǎn)生疑問的情況。商標同日申請是指兩個或者兩個以上的申請人，在同一種商品（服務）或者類似商品（服務）上，以相同或者近似的商標，在相同日期申請注冊的情況。如果商標局在審查中發(fā)現(xiàn)同日申請的情況，則正常的商標注冊期限中止，進入同日申請?zhí)幚沓绦?。很多申請人對此不太了解，個別申請人認為此時仍應適用九個月審查時限，因此要求加快審查進度。實際上，對于商標同日申請的情況，商標局首先會要求申請人在規(guī)定時間內(nèi)（收到通知之日起30日內(nèi)）提供實際使用證據(jù)。如證據(jù)無效或未能提供證據(jù)，商標局將要求各申請人就同日申請的商標進行協(xié)商（收到通知之日起30日內(nèi)），如協(xié)商未果，商標局將組織各方申請人參加商標同日申請抽簽，并根據(jù)抽簽結果確定在先申請權?？梢姡虡送丈暾埖奶幚砹鞒膛c正常的商標審查相比，增加了不少環(huán)節(jié)，且某些環(huán)節(jié)（如商標局對雙方使用證據(jù)的確認、對協(xié)商協(xié)議的審查等）耗時無法確定，客觀上造成商標同日申請?zhí)幚淼臅r間大大超出正常商標審查的九個月期限。

四、關注異議申請人范圍調(diào)整，考慮異議救濟程序

舊《商標法》第三十條規(guī)定，對初步審定的商標“任何人均可以提出異議”；第三十三條規(guī)定商標局作出異議裁定后，當事人不服的，可以向商標評審委員會申請復審。所有自然人和法人都納入異議申請人的范疇，沒有對異議申請人的范圍作出限定，與初步審定公告的商標有無利害關系、異議理由是否為絕對理由等因素皆不影響異議的提出；異議裁定后，對結果不服的異議申請人和被異議人都有權提出異議復審，被異議商標即進入異議復審程序，暫不公告。

新《商標法》對異議申請人和異議程序作出重大改變。第三十三條規(guī)定在先權利人、利害關系人認為違反相對理由的，或者“任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定”（即絕對理由）的，可以向商標局提出異議。第三十五條規(guī)定商標局作出異議無效準予注冊決定后，發(fā)給商標注冊證，并予公告。異議人不服的，可以向商標評審委員會請求宣告該注冊商標無效，商標局作出異議有效不予注冊決定后，被異議人不服的，可以向商標評審委員會申請復審。新《商標法》以是否為利害關系人、違反理由的種類（絕對理由還是相對理由）為標準對異議申請人的范圍進行劃分，并以商標局異議裁定的有效與否對異議救濟及后續(xù)商標注冊程序進行區(qū)分。

新《商標法》異議制度的調(diào)整變化對于商標申請人順利獲得商標注冊具有積極意義。舊《商標法》施行過程中，出現(xiàn)了大量非在先權利人與非利害關系人對已經(jīng)初步審定的商標提出異議的案例，惡意異議案件也不鮮見。新《商標法》對異議申請人資格作出限制并明確規(guī)定了異議理由，同時調(diào)整優(yōu)化了異議復審的程序，一方面，讓申請人的商標早日獲得注冊，盡快獲得保護，防止商標異議程序濫用；另一方面，對注冊不當?shù)纳虡耍词巩愖h申請人不能再提出異議復審，也可以通過無效程序乃至后續(xù)的司法程序得到救濟。新的異議制度既保護了廣大商標申請人的正當權益，又維護了正常的注冊秩序。

下面以兩個案例簡要說明異議制度的調(diào)整變化。

◎案例一

某自然人甲與D公司、E公司皆無利害關系，但其認為D公司初步審定公告的某圖形商標與E公司已經(jīng)注冊的某圖形商標近似而提出異議。對D公司而言，自然人甲既非在先權利人又非利害關系人，異議理由也無關公序良俗或禁用條款，其對D公司的商標提出異議有“狗拿耗子”之嫌。由于舊《商標法》對異議人身份及理由無限制，自然人甲的確可以對D公司初步審定公告的圖形商標以相對理由（兩件商標近似）提出異議，而根據(jù)新《商標法》規(guī)定，商標局對于自然人甲這種與D、E兩公司無利害關系，且僅以相對理由提出異議的，將不予受理。此種情況下，D公司的初審商標可以順利地獲得核準并拿到注冊證。當然，如果自然人甲確實認為初審商標有上述問題，可以直接通知E公司，由E公司作為利害關系人向商標局提出異議。

◎案例二

2012年7月，商標局初步審定了中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司申請的國酒茅臺商標，山西杏花村汾酒廠股份有限公司等數(shù)家公司認為該商標有不良影響，向商標局提出異議并獲得受理。此案例中國酒茅臺商標被異議的理由為絕對理由（不良影響），無論任何單位或個人在新、舊《商標法》施行時都可以此為由提出異議。該商標系北京某商標代理機構代理，商標局向其發(fā)出異議答辯通知書，要求代理機構及時通知茅臺酒廠在規(guī)定期限內(nèi)答辯。茅臺酒廠在規(guī)定期限內(nèi)向商標局提交了異議答辯材料。該案目前仍在審理中。按照新《商標法》的異議程序規(guī)定，如果商標局裁定異議理由不成立，則國酒茅臺商標將獲準注冊并公告，異議人只能向商評委請求宣告該注冊商標無效。如果異議成立，茅臺酒廠不服，可依據(jù)新《商標法》第三十五條之規(guī)定向商評委申請異議復審。

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如何申請注冊商品商標或服務商標（摘錄）

5.以聲音標志申請注冊商標的，應當在申請書中予以聲明，并在商標圖樣框里對聲音商標進行描述，同時報送符合要求的聲音樣本，以及在商標注冊申請書“商標說明”欄中說明商標的使用方式。

（1）聲音商標的描述。應當以五線譜或者簡譜對申請用作商標的聲音加以描述并附加文字說明；無法以五線譜或者簡譜描述的，應當使用文字進行描述。

（2）聲音樣本的要求：

①通過紙質(zhì)方式提交聲音商標注冊申請的，聲音樣本的音頻文件應當儲存在只讀光盤中，且該光盤內(nèi)應當只有一個音頻文件。通過數(shù)據(jù)電文方式提交聲音商標注冊申請的，應按照要求正確上傳聲音樣本。

②聲音樣本的音頻文件應小于5MB，格式為wav或mp3。

（3）商標描述與聲音樣本應當一致。

來源：中國工商報作者：溫海星（國家工商總局商標局）編輯：IPRdaily Alisa

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