新商標法施行后首例商標先用權抗辯成功

原標題：美發(fā)店員工家屬搶注商標起訴禁用并索賠被駁 ? 【小D導讀】

法院經(jīng)審理認為：尚丹尼中心自2008年成立以來，一直以尚丹尼作為商業(yè)標識予以使用，這種標識經(jīng)過長期使用已經(jīng)可以界定為商標性使用，即已構成未注冊商標。

中國法院網(wǎng)訊 (石巖)　　成立于2008年、在北京擁有四家門店的北京尚丹尼美發(fā)中心(以下簡稱尚丹尼中心),一直使用“尚·丹尼造型”門頭及指示牌，但卻突然遭到前員工家屬譚女士的起訴，要求該中心禁用“尚丹尼”字樣，并賠償各項損失20萬元，原因是譚女士在同類服務注冊了尚丹尼文字商標。今天（12月8日）上午9時許，北京朝陽區(qū)人民法院作出一審判決，認定尚丹尼中心使用在先并已在一定范圍內具有一定影響，其在先使用行為符合《商標法》第59條第3款的規(guī)定，譚女士無權禁止尚丹尼中心繼續(xù)使用尚丹尼商標，并據(jù)此駁回了譚女士的全部訴訟請求。

尚丹尼中心于2008年1月11日核準成立。2011年5月、2013年3月、2013年5月該中心建外店、三里屯店、王府井店陸續(xù)開業(yè)。尚丹尼中心的四家店面均經(jīng)營理發(fā)業(yè)務，四家店面的門頭、路邊指示牌均使用“尚·丹尼造型”字樣。

2008年1月至今，尚丹尼中心一直通過大眾點評網(wǎng)以“尚·丹尼造型”名義推廣其多家店面，并提供團購服務，其尚丹尼建國門店大眾點評網(wǎng)累計點評1960次，并被標注為五星服務。大眾點評網(wǎng)上多家店面地址也以“尚丹尼造型”作為位置指向標。另外，尚丹尼中心還通過新浪微博進行推廣，并購買“微博卡企業(yè)版服務”促進微博粉絲到店消費。

2010年10月至2011年2月，原告譚女士的丈夫邵先生在尚丹尼中心工作。

2012年8月16日，譚女士提出尚丹尼商標注冊申請。2014年1月，經(jīng)商標局核準譚女士在第44類服務注冊了“尚丹尼”文字商標，該類服務包括醫(yī)療按摩、美容院、理發(fā)店、保健、化妝師、芳香療法、動物飼養(yǎng)、庭園設計、眼鏡行、衛(wèi)生設備出租等，商標注冊有效期為2014年1月14日至2024年1月13日。

譚女士主張，尚丹尼中心未經(jīng)其許可，擅自使用尚丹尼商標，侵犯了其商標專用權，要求判令尚丹尼中心立即停止在經(jīng)營場所使用尚丹尼字樣，銷毀帶有尚丹尼字樣的產(chǎn)品宣傳資料、店面招牌，停止使用尚丹尼進行網(wǎng)絡宣傳，要求尚丹尼中心賠償經(jīng)濟損失18.5萬、律師費1萬、公證費5000元。

尚丹尼中心辯稱，該中心是尚丹尼商標及字號的在先權利人，經(jīng)不斷推廣已經(jīng)具有良好的口碑和一定的影響力，譚女士并未實際使用注冊商標，其系中心前員工的愛人，其行為屬于惡意搶注，請求法院駁回譚女士的訴訟請求。

法院經(jīng)審理認為：尚丹尼中心自2008年成立以來，一直以尚丹尼作為商業(yè)標識予以使用，這種標識經(jīng)過長期使用已經(jīng)可以界定為商標性使用，即已構成未注冊商標。尚丹尼中心盡管未進行商標注冊，但是根據(jù)其進行網(wǎng)絡推廣的事實，可以確認其將尚丹尼作為商標使用已經(jīng)在一定范圍內具有了一定影響。雖然尚丹尼中心使用尚丹尼商標的服務范圍與譚女士享有商標專用權的涉案商標屬于相同服務，且商標標識一致。但是，尚丹尼中心在譚女士申請涉案商標注冊前，已經(jīng)在理發(fā)服務上使用未注冊商標尚丹尼多年，尚丹尼中心屬于使用在先。譚女士就其主張權利的涉案尚丹尼文字商標并未實際使用。綜上，尚丹尼中心對涉案商標的使用行為符合《商標法》第59條第3款的規(guī)定，譚女士無權禁止尚丹尼中心在涉案使用范圍內繼續(xù)使用尚丹尼商標。

同時，法院指出尚丹尼中心對尚丹尼商標的使用不得超出涉案范圍，譚女士亦可以要求尚丹尼中心在使用涉案商標時適當附加區(qū)別標識以區(qū)別服務來源。

最終，朝陽法院一審判決駁回了譚女士的全部訴訟請求。宣判后，譚女士一方未明確表示是否上訴。

據(jù)悉，修訂后的《商標法》自今年5月1日正式實施。修訂后的《商標法》第59條第3款，是我國《商標法》首次確立商標先用權規(guī)則。本案是新《商標法》實施以來首例適用該條款判決保護商標先用權的案例。

鏈接：《商標法》第五十九條第三款：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！?

來源：中國法院網(wǎng)訊 ?記者：石巖編輯：IPRdaily 趙珍

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