當(dāng)電商平臺遇上近似商標(biāo) 該如何解決？

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【小D導(dǎo)讀】

近似商標(biāo)“誤殺”的風(fēng)險，往往會讓電子商務(wù)平臺處于兩難的境地——一方面是權(quán)利人的維權(quán)通知，另一方面又要維護(hù)入駐商家的正當(dāng)交易。

電子商務(wù)平臺上的商標(biāo)侵權(quán)商品問題，雖然時有發(fā)生，但處理起來并不存在多少難點：只要權(quán)利人能夠提供相關(guān)商標(biāo)證書、向電子商務(wù)平臺舉報存在侵犯商標(biāo)權(quán)商品的情況，這些侵權(quán)產(chǎn)品一般很快就會被下架。

然而，如果平臺上出現(xiàn)商標(biāo)近似的商品，這又該如何解決呢？

“men\'s story”商標(biāo)的所有人吳江，最近就遇上了這樣的一個難題。

Manstory與men\'s story

吳江告訴法治周末記者，他自己有一家內(nèi)衣工廠，為了經(jīng)營需要，于2007年向工商行政管理總局商標(biāo)局申請，在“商品和服務(wù)分類”的第25類上注冊了“men\'s story”商標(biāo)，并于2009年獲得商標(biāo)注冊證。

“商標(biāo)注冊第25類所包含的商品，主要是服裝、鞋、帽等。我注冊的‘men\'s story’商標(biāo)，除了涵蓋一般的服飾類別外，還包括了‘襪’這一項?！眳墙f。

一次偶然的機會，吳江發(fā)現(xiàn)，在京東商城[微博]上，有一家名為“Manstory盟獅圖旗艦店”的入駐商家，在售賣印有“Manstory”標(biāo)識的男襪。而吳江覺得，“Manstory”與自己所注冊的“men\'s story”商標(biāo)，存在近似的情況。

經(jīng)過在商標(biāo)局網(wǎng)站上的查詢，吳江了解到，“Manstory”曾在2013年申請過商標(biāo)注冊，同樣是申請注冊在第25類，但是被駁回了。

“從文字上看，‘Manstory’與‘men\'s story’只差了幾個字母，肯定是會構(gòu)成近似商標(biāo)的，我的商標(biāo)注冊在前，這個商標(biāo)就不可能申請下來。”吳江認(rèn)為。

在得知“Manstory”并非注冊商標(biāo)的情況下，吳江認(rèn)為，入駐在京東商城的第三方商家售賣“Manstory”男襪的行為，侵犯了自己的商標(biāo)權(quán)，并開始通過京東客服主張自己的權(quán)益；但這個過程，卻并不輕松。

吳江透露，從2014年5月5日起，他已經(jīng)多次向京東客服投訴，“Manstory”男襪在京東商城上的銷售，侵犯了自己的合法權(quán)益：“我將‘men\'s story’的商標(biāo)注冊證、‘Manstory’商標(biāo)申請被駁回的相關(guān)材料，都通過郵件發(fā)送給了京東客服。京東客服曾表態(tài)會將入駐商家的侵權(quán)商品下架，但幾個月過去了，到目前為止，‘Manstory’商標(biāo)男襪依然在京東商城上售賣。”

對于京東商城的態(tài)度，吳江很不解：“此前在亞馬遜[微博]網(wǎng)站上，我也發(fā)現(xiàn)有入駐商家售賣‘Manstory’男襪的情況，當(dāng)時我也是這樣跟亞馬遜的客服進(jìn)行投訴，很快他們就將這個商品給下架了。但不知為何，京東商城卻沒有及時處理這樣的情況?！?

對于吳江的說法，法治周末記者向京東商城公關(guān)部的工作人員進(jìn)行了核實。該工作人員表示，京東確實接到了吳江的投訴，并一直在處理此事，不過由于此類近似商標(biāo)涉嫌侵權(quán)的認(rèn)定，需要結(jié)合很多材料才能作出判斷，在沒有完全確認(rèn)存在侵權(quán)前，也不能斷然下架相關(guān)商品。

“目前查明，‘Manstory’男襪本身存在一些不合規(guī)之處，已經(jīng)做了下架處理?！痹摼〇|工作人員透露。

該京東工作人員向法治周末記者強調(diào)，京東商城重視平臺入駐商家的合規(guī)情況。她向法治周末記者出示了《京東JD.COM開放平臺賣家積分管理規(guī)則》，其中針對賣家的商標(biāo)侵權(quán)行為，有明確的處罰規(guī)定——賣家出售商品涉嫌不當(dāng)使用他人商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等合法權(quán)利，每次扣4分。

“京東會在商家入駐前對其相應(yīng)的品牌資質(zhì)進(jìn)行審核；并且，如果遇到商標(biāo)權(quán)侵權(quán)的情況，權(quán)利人可通過我們的知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)系統(tǒng)進(jìn)行維權(quán)投訴?！痹摼〇|工作人員說。

近似商標(biāo)侵權(quán)情況復(fù)雜

“Manstory”與“men\'s story”，僅僅在個別字符上存在差異的兩個標(biāo)識，是否存在侵權(quán)問題？

西南政法大學(xué)教授、知識產(chǎn)權(quán)研究中心副主任鄧宏光表示，根據(jù)商標(biāo)法第57條的規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，是構(gòu)成侵權(quán)的。

“而對于銷售商而言，銷售侵害他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的行為，也構(gòu)成侵權(quán)。”鄧宏光說。

由于“Manstory”也曾申請過商標(biāo)注冊，雖然最終被駁回申請，但對于其被駁回前的這段時間，“Manstory”男襪的銷售，是否就是正當(dāng)?shù)模?

中國電子商務(wù)研究中心高級特約研究員、浙江金道律師事務(wù)所律師張延來告訴法治周末記者，銷售商品侵犯他人商標(biāo)權(quán)與銷售者是否申請商標(biāo)、商標(biāo)申請是否被批準(zhǔn)，都沒有關(guān)系：“只要銷售商品上所使用的標(biāo)識，與他人注冊商標(biāo)標(biāo)識一致或近似，就構(gòu)成侵權(quán)?！?

不過張延來也提醒，例如上述‘Manstory’與‘men\'s story’之間是否近似從而構(gòu)成侵權(quán)，要看具體二者的實際文字樣式而定。

北京薪評律師事務(wù)所執(zhí)行主任張韜律師表示，某個標(biāo)識在申請商標(biāo)注冊的初期，可能并不知道該標(biāo)識是否存在對其他已注冊商標(biāo)侵權(quán)的情況；但在該標(biāo)識使用前，使用人應(yīng)當(dāng)檢索，是否存在與同種類商品上已注冊商標(biāo)相同或者近似的情況。

“如果沒有進(jìn)行這樣的檢索就盲目使用，就存在侵權(quán)風(fēng)險，并不能以使用者不知道侵犯他人商標(biāo)權(quán)為由來免責(zé)?！睆堩w說。

另外，張韜認(rèn)為，吳江所遇到的這種情況，在法律實務(wù)上，還存在著非常復(fù)雜的情況需要考慮。

“由于‘Manstory’申請商標(biāo)被駁回了，如果該駁回理由是因為與‘men\'s story’近似，那么‘Manstory’的侵權(quán)就非常容易認(rèn)定；如果駁回‘Manstory’商標(biāo)申請的理由并不是因為與‘men\'s story’近似，那么‘Manstory’的侵權(quán)風(fēng)險就會小很多?！睆堩w表示。

“還有一點需要考慮的情形是，‘Manstory’標(biāo)識雖然未能申請商標(biāo)，但是否存在在先使用的情況？”張韜說，“如果‘Manstory’標(biāo)識在‘men\'s story’注冊成商標(biāo)之前，已經(jīng)投入使用、并在一定區(qū)域內(nèi)有了一定影響力，那么即便‘men\'s story’注冊成商標(biāo)，‘Manstory’標(biāo)識還是可以在原先的范圍內(nèi)使用、但使用范圍不能擴大，‘men\'s story’商標(biāo)的所有人并不能對此主張權(quán)利，只能要求‘Manstory’在使用時增加區(qū)別標(biāo)識，從而讓消費者可以區(qū)分二者?！?

電商平臺適用避風(fēng)港原則

“當(dāng)前，我國電子商務(wù)開展的主要形式，還是以商家入駐平臺為主。主要原因在于，我國中小型企業(yè)、中小型商家、地方性代理和經(jīng)銷商數(shù)量非常多，品牌企業(yè)自建銷售渠道和經(jīng)銷商的能力不足、管控不夠成熟，所以就會出現(xiàn)很多網(wǎng)店，在各大電子商務(wù)平臺上開展業(yè)務(wù)?！币子^智庫分析師王小星表示。

對于自家平臺上的入駐商家售賣這種存在侵犯他人商標(biāo)權(quán)風(fēng)險的商品，電子商務(wù)平臺應(yīng)當(dāng)如何處理？

鄧宏光認(rèn)為，首先需要明確的是，不能苛求電子商務(wù)平臺對于入駐店家售賣商品的商標(biāo)是否侵權(quán)進(jìn)行把關(guān)：“像這種相關(guān)商品的商標(biāo)是否構(gòu)成侵權(quán)的問題，往往十分專業(yè)，不可能要求電子商務(wù)平臺在事前對所有商品進(jìn)行審查。”

張韜告訴法治周末記者，電子商務(wù)平臺對于入駐商家，主要是對其是否具有相關(guān)的經(jīng)營資質(zhì)、主體身份進(jìn)行審查，很難對其所售賣的商品是否具有相應(yīng)的商標(biāo)權(quán)進(jìn)行管控。

“且不說事先對于平臺上所有商品審查其商標(biāo)權(quán)幾乎不可行，哪怕是發(fā)生吳江遇到的這種近似商標(biāo)權(quán)糾紛的情況，電子商務(wù)平臺如何進(jìn)行認(rèn)定，都有著不小的難度?！睆堩w說，“對于是否構(gòu)成近似商標(biāo)的判斷，往往是一個度的問題，就算是不同法院、不同工商行政管理部門，判斷結(jié)果都有可能不一樣。因此在是否構(gòu)成近似商標(biāo)的認(rèn)定上，還是應(yīng)當(dāng)以司法判決為最終判斷依據(jù)?！?

然而，張韜也表示，雖然電子商務(wù)平臺在近似商標(biāo)的判斷上存在難度，但一旦商標(biāo)權(quán)人向電子商務(wù)平臺發(fā)出通知，主張有入駐商家售賣侵權(quán)商品、并提供了相關(guān)的權(quán)利證明，電子商務(wù)平臺依然應(yīng)當(dāng)有所作為。

張韜指出，根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法》第27條的規(guī)定，第三方交易平臺經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)采取必要手段保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等權(quán)利，對權(quán)利人有證據(jù)證明平臺內(nèi)的經(jīng)營者實施侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等權(quán)利的行為或者實施損害其合法權(quán)益的其他不正當(dāng)競爭行為的，應(yīng)當(dāng)依照侵權(quán)責(zé)任法采取必要措施。

“這里的必要措施，就是侵權(quán)責(zé)任法第36條所規(guī)定的，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)在接到權(quán)利人通知后，采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施，也就是我們常說的‘避風(fēng)港原則’；否則，電子商務(wù)平臺將承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任，至于具體責(zé)任的認(rèn)定，則需根據(jù)案情判斷?！睆堩w說。

適時引入第三方鑒定機制

即便電子商務(wù)平臺有義務(wù)在接到權(quán)利人的投訴或者通知后，對于涉嫌侵權(quán)的商品進(jìn)行下架處理，但由于近似商標(biāo)的認(rèn)定存在很大的不確定性，因而有可能發(fā)生實際上并不存在近似商標(biāo)侵權(quán)、卻因為權(quán)利人的通知而下架相關(guān)商品的情況。

“這也就是為什么電子商務(wù)平臺在接到近似商標(biāo)侵權(quán)投訴卻沒有及時處理的原因之一：害怕將不存在近似商標(biāo)侵權(quán)情況的商品下架、造成誤判，這樣對于入駐商家的正常交易而言，也是一種損害?！睆堩w說。

張韜坦言，這種“誤殺”的風(fēng)險，往往會讓電子商務(wù)平臺處于兩難的境地——一方面是權(quán)利人的維權(quán)通知，另一方面又要維護(hù)入駐商家的正當(dāng)交易：“因為存在這樣的風(fēng)險，所以我們也應(yīng)當(dāng)明確，如果發(fā)生了誤下架的情況，應(yīng)當(dāng)由誰來承擔(dān)責(zé)任”。

張韜指出，我國法律對此目前并沒有明確的規(guī)定，不過可以參考《最高人民法院關(guān)于審理利用信息網(wǎng)絡(luò)侵害人身權(quán)益民事糾紛案件適用法律若干問題的規(guī)定》中的相關(guān)條款。

該司法解釋的第7條規(guī)定：“其發(fā)布的信息被采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等措施的網(wǎng)絡(luò)用戶，主張網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者承擔(dān)違約責(zé)任或者侵權(quán)責(zé)任，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者以收到通知為由抗辯的，人民法院應(yīng)予支持?！?

張韜認(rèn)為，比照這條規(guī)定，如果發(fā)生誤下架商品的情況，電子商務(wù)平臺可以以收到相關(guān)權(quán)利人的通知為由進(jìn)行抗辯免責(zé)。

但這并不能從根本上解決電子商務(wù)中較為疑難的近似商標(biāo)侵權(quán)等問題。張韜提出，在今后的司法實踐中，在商標(biāo)近似度的判斷上，可以引入第三方專業(yè)評估或者鑒定機構(gòu)，對于這些問題給出專業(yè)意見，推動第三方鑒定機制的建立、健全。

“電子商務(wù)平臺發(fā)現(xiàn)這種侵犯商標(biāo)權(quán)的疑難問題，也可以考慮與工商管理部門建立聯(lián)動機制和評判標(biāo)準(zhǔn)，從而對個案進(jìn)行具體評判?！睆堩w說。

而具體到吳江所遇到的問題，張韜建議，若其向京東商城投訴無果的情況下，可以考慮向工商行政管理部門舉報，或者向法院起訴，并且可以通過申請訴前禁令的方式，禁止涉嫌侵權(quán)人的生產(chǎn)和銷售。

來源：法治周末記者：李含編輯：IPRdaily ?趙珍 IPRdaily小秘書個人微信號：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實務(wù)干貨分享、定期私密線下活動、更有機會加入知識產(chǎn)權(quán)界最大云社區(qū)【IPer社群班級】與全球知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)秀精英深度交流。

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