如何認定加工承攬合同中的商標侵權(quán)行為

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【小D導(dǎo)讀】

實踐中的加工承攬合同類型多樣，包括加工、定做、修繕、勞務(wù)等多種形式，其中對于商標侵權(quán)行為的認定在理論上和司法實踐中均存在一定的探討空間。以下筆者僅以相關(guān)案例為出發(fā)點進行相關(guān)討論。

A裝飾公司承攬了某商業(yè)大樓的內(nèi)部裝修工程，裝修過程中，A裝飾公司采購了某品牌石膏板并用于商業(yè)大樓的裝修。B公司經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，A裝飾公司使用的石膏板為侵犯B公司注冊商標專用權(quán)的產(chǎn)品，遂向工商行政管理部門進行舉報。工商行政管理部門對A裝飾公司采購的石膏板進行了查封。后B公司向人民法院提起訴訟，要求A裝飾公司停止侵權(quán)，賠償原告經(jīng)濟損失10萬元。

關(guān)于A裝飾公司的行為是否侵犯了B公司的注冊商標專用權(quán)，存在兩種意見：

第一種意見認為，A裝飾公司的行為不構(gòu)成侵權(quán)。

首先，A裝飾公司并沒有直接進行銷售，僅是在裝修工程中使用了侵犯B公司注冊商標專用權(quán)的石膏板，是一種使用行為。A裝飾公司從其他銷售商購入該石膏板，也是商標侵權(quán)行為的受害者。其次，A裝飾公司在裝修工程中使用石膏板，裝修完工后外觀上看不出石膏板的品牌，屬于隱蔽工程，并不會引起消費者的混淆誤認。

第二種意見認為，A裝飾公司在裝修工程中使用侵犯B公司注冊商標專用權(quán)的產(chǎn)品，屬于侵犯B公司注冊商標專用權(quán)的行為。

首先，該案中A裝飾公司將商業(yè)大樓的裝修工程作為勞動成果向合同方提供，石膏板用于裝修工程，已成為勞動成果的一部分，A裝飾公司實施的是一種經(jīng)營行為。其次，A裝飾公司作為專業(yè)從事裝修工作的企業(yè)，應(yīng)當具備辨識相關(guān)產(chǎn)品真?zhèn)蔚哪芰?，在未進行審查核實的情況下，通過非正規(guī)進貨渠道購入侵犯他人注冊商標專用權(quán)的產(chǎn)品，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。最后，我國商標法意義上“混淆的可能”主要指混淆了特定標識與權(quán)利人之間的聯(lián)系，損害了商標所具有的指示來源功能及其背后的商譽。該案中，A裝飾公司在履行加工承攬合同過程中，作為勞動成果的一部分，向他人銷售了侵犯B公司注冊商標專用權(quán)的產(chǎn)品，該銷售行為已混淆了侵權(quán)產(chǎn)品的來源，破壞了商標的指示功能，損害了B公司的權(quán)益，至于銷售完成后即裝修完工后該混淆是否仍然存在并不影響對該案侵權(quán)行為的定性。

筆者贊同第二種觀點。

加工承攬合同是承攬方按照定作方提出的要求完成一定工作，定作方接受承攬方完成的工作成果并給付約定報酬的協(xié)議。承攬方向定作方提供的是勞動成果，如果使用了侵犯他人注冊商標專用權(quán)的產(chǎn)品，將該產(chǎn)品作為向定作方提供的勞動成果的一部分，則實為銷售行為，屬于我國現(xiàn)行商標法第五十七條第一款第（三）項規(guī)定的情形，即銷售侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的，屬侵犯他人注冊商標專用權(quán)的行為。

涉外貼牌加工行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)理論及實務(wù)界中爭議較多。持肯定意見的觀點認為，根據(jù)我國現(xiàn)行商標法的相關(guān)規(guī)定，承攬方有義務(wù)在合理范圍內(nèi)，審查其產(chǎn)品商標是否侵犯國內(nèi)注冊商標專用權(quán)。如果知道或應(yīng)當知道侵權(quán)，但仍然生產(chǎn)或繼續(xù)生產(chǎn)，無論外國公司是否提供外國商標權(quán)證明，仍然構(gòu)成侵權(quán)。持否定意見的觀點認為，因為貼牌產(chǎn)品并不在國內(nèi)銷售，產(chǎn)品會進入兩個沒有交集的市場，涉外貼牌加工與我國的商標權(quán)不存在沖突，從我國現(xiàn)有的國情出發(fā)，不宜認定構(gòu)成侵權(quán)。

在承攬方已盡到注意義務(wù)的情況下，筆者贊同第二種意見。理由如下：首先，我國經(jīng)濟尚不發(fā)達，自主品牌少，尚處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中，涉外貼牌行為具有一定的普遍性；其次，承攬方的加工行為是經(jīng)過授權(quán)并訂立加工承攬合同基礎(chǔ)之上的，有合法的基礎(chǔ)；第三，貼牌加工的產(chǎn)品并不直接進入中國境內(nèi)的流通領(lǐng)域，產(chǎn)品上的標識在中國境內(nèi)不發(fā)揮商標的識別功能。貼牌加工不是與商品流通相聯(lián)系的商標使用行為，不屬于我國現(xiàn)行商標法意義上的商標使用，不會產(chǎn)生混淆產(chǎn)品來源、破壞商標指示功能的效果，也不會在客觀上損害我國商標權(quán)利人的商標權(quán)益。

據(jù)此，筆者認為，涉外貼牌加工行為不同于一般的生產(chǎn)行為，其具有合法授權(quán)的基礎(chǔ)，生產(chǎn)商已盡相應(yīng)的注意義務(wù)，且附加的商標標識只是具備了商標使用的形式，但基于商標權(quán)的地域性特征，其不具備在我國“用于識別商品來源”的功能性要件，故此類行為不應(yīng)認定為商標意義上的使用行為。

來源：國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng) 作者：王華棟 ?山東省菏澤市中級人民法院編輯：IPRdaily 趙珍

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