論新商標(biāo)法中的“容易導(dǎo)致混淆”的內(nèi)涵

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文/ IPRdaily特約撰稿人袁博上海市第二中級法院

【小D導(dǎo)讀】

“容易導(dǎo)致混淆”（即“混淆可能性”）是貫徹商標(biāo)保護的一根紅線和主軸，在商標(biāo)侵權(quán)案件中具有決定性的指導(dǎo)價值。

在舊的商標(biāo)法中，侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)主要考慮商標(biāo)標(biāo)識本身，即應(yīng)考察標(biāo)識本身的屬性，如外觀、呼叫、含義等是否構(gòu)成近似，換言之，應(yīng)以標(biāo)識本身為準(zhǔn)，是否會導(dǎo)致消費者混淆商品的來源不是應(yīng)該考慮的主要方面。由于這種思維過于注重對注冊商標(biāo)符號本身的保護，而漠視了對商標(biāo)所代表的商譽的保護，被有的學(xué)者稱為“符號保護”。[1]為了克服這一弊端，新商標(biāo)法特別將國際通行的“混淆可能性”融入到了商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)之中。為了貫徹這一轉(zhuǎn)變，除了第57條的條文變化外，新商標(biāo)法還有兩個條文也進行了配合性的修正：第48條，給商標(biāo)使用增加了“用于識別商品來源”的限定，顯然，指示商品來源是商標(biāo)間發(fā)生混淆的前提條件；第64條，新增了注冊商標(biāo)專用人不能證明起訴侵權(quán)之前三年內(nèi)實際使用過注冊商標(biāo)，也不能證明侵權(quán)行為受到其他損失的，被訴侵權(quán)人不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的內(nèi)容，這是因為，權(quán)利受到侵害是商標(biāo)發(fā)生混淆的結(jié)果，而商標(biāo)如果沒有實際使用，就不會給消費者造成誤認和混淆，自然不會帶來實際的侵害。

因此，“容易導(dǎo)致混淆”（即“混淆可能性”）是貫徹商標(biāo)保護的一根紅線和主軸，在商標(biāo)侵權(quán)案件中具有決定性的指導(dǎo)價值。具體而言，判定商標(biāo)侵權(quán)需要考慮如下四個方面：

一、商標(biāo)侵權(quán)需要標(biāo)識在經(jīng)營活動中與產(chǎn)品結(jié)合，僅僅是登記行為不導(dǎo)致商標(biāo)意義上的混淆

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第(一)項規(guī)定“將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的，屬于給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為”，根據(jù)這一規(guī)定，使用與他人相同或相似商標(biāo)作為企業(yè)字號在相同或相似商品上使用，如構(gòu)成侵權(quán)均須以容易使相關(guān)公眾造成誤認為要件，而是否造成誤認，并不能僅以注冊登記作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際使用狀況綜合加以判斷。換言之，如果企業(yè)僅僅只有注冊登記字號行為而無實際經(jīng)營行為，就會因為沒有發(fā)生混淆結(jié)果的可能性而不會發(fā)生侵權(quán)結(jié)果。

例如，在寶鋼集團有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司與青島寶鋼五金制品有限公司商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案中，“寶鋼”既是原告的企業(yè)字號，也是原告享有權(quán)利的注冊商標(biāo)。被告寶鋼五金公司成立于2006年7月26日，經(jīng)營范圍為：制釘;加工五金工具、模具、機械零部件。寶鋼集團公司和寶鋼股份公司認為寶鋼五金公司在企業(yè)名稱中使用“寶鋼”二字侵犯了其商標(biāo)權(quán)并構(gòu)成不正當(dāng)競爭，故此向法院提起訴訟，要求寶鋼五金公司停止在企業(yè)名稱中使用“寶鋼”二字。一審法院認為，寶鋼集團公司和寶鋼股份公司僅提交了寶鋼五金公司的工商登記材料，而未提交其他實際使用的證據(jù)，因此無法證明寶鋼五金公司在實際經(jīng)營中使用了“寶鋼”二字，進而無法證明寶鋼五金公司的實際使用行為造成了相關(guān)公眾的誤認，侵犯了寶鋼集團公司和寶鋼股份公司的合法權(quán)益。二審法院維持了一審判決，并強調(diào)，相關(guān)公眾在購買商品或服務(wù)時，是以標(biāo)注在商品或服務(wù)上的商業(yè)標(biāo)識以及這些商業(yè)標(biāo)識在商業(yè)活動中的具體使用情況來進行區(qū)分和選擇，而并非依賴于企業(yè)在工商部門的登記注冊情況。寶鋼五金公司登記注冊其企業(yè)名稱的行為并不屬于對企業(yè)名稱進行商業(yè)使用的范疇，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆或誤認，也不會損害到寶鋼集團公司和寶鋼股份公司的商標(biāo)權(quán)和企業(yè)名稱權(quán)，不構(gòu)成商標(biāo)法及反不正當(dāng)競爭法意義上的侵權(quán)行為，無需承擔(dān)侵權(quán)民事責(zé)任。

二、商標(biāo)侵權(quán)不但需要標(biāo)識與產(chǎn)品在經(jīng)營活動中結(jié)合，而且需要有實際經(jīng)營的可能性，否則不導(dǎo)致混淆

商標(biāo)侵權(quán)不但需要標(biāo)識與產(chǎn)品在經(jīng)營活動中結(jié)合，而且需要有實際經(jīng)營的可能性。這是因為，在商標(biāo)注冊時的產(chǎn)品或服務(wù)類別是由申請人自由指定的，而很多商品或服務(wù)的經(jīng)營我國另有特別的經(jīng)營主體資格限制，而對于申請人是否實際有這些資質(zhì)并不是商標(biāo)局的審查范圍，這就在實踐中造成了一種現(xiàn)象：一些企業(yè)或者個人有意無意的在一些特種經(jīng)營范圍內(nèi)注冊商標(biāo)，注冊成功后并不實際使用，卻據(jù)此指控其他經(jīng)營主體（通常為特種行業(yè)內(nèi)的國企）侵犯其商標(biāo)權(quán)。對于這種注冊行為，由于注冊主體并不符合國家政策法規(guī)的經(jīng)營條件而不可能在實際經(jīng)營活動中在注冊類別上使用商標(biāo)，因此不會導(dǎo)致相關(guān)消費者的混淆，因此也不會導(dǎo)致侵權(quán)的后果。

例如，在帥揚與廣西北部灣銀行商標(biāo)侵權(quán)案中，自然人帥揚于2004年8月向國家商標(biāo)局申請注冊“桂花guihua”文字商標(biāo)，并與2008年1月獲得核準(zhǔn)注冊，商標(biāo)核定服務(wù)項目為第36類，包括保險、銀行、金融服務(wù)、信用卡服務(wù)、借款服務(wù)、信用卡發(fā)放等，有效期自2008年至2018年。2003年12月，南寧市商業(yè)銀行（現(xiàn)廣西北部灣銀行）開始向社會公眾發(fā)放桂花借記卡，2008年，廣西北部灣銀行在重組基礎(chǔ)上成立并繼續(xù)沿用桂花借記卡。在該借記卡上，分兩行分別印刷“桂花借記卡”和“GUIHUA DEBIT CARD”，均使用同一字體和字號。帥揚據(jù)此認為北部灣銀行侵犯了其商標(biāo)權(quán)并訴至法院。法院認為，帥揚雖然取得注冊商標(biāo)核定使用在第36類服務(wù)商標(biāo)上，但是我國現(xiàn)行的法律和金融政策不允許自然人經(jīng)營商業(yè)銀行、發(fā)放信用卡等金融服務(wù)業(yè)務(wù)，因此，帥揚不可能經(jīng)營借記卡業(yè)務(wù)，其本人也在庭審中承認其商標(biāo)并未投入實際經(jīng)營。因此，由于沒有構(gòu)成實際侵害，最終駁回其訴訟請求。

三、商標(biāo)侵權(quán)不但需要標(biāo)識在產(chǎn)品上有實際經(jīng)營的可能性，而且要使消費者事實上造成誤認，否則不導(dǎo)致混淆

由于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)必須要有“混淆可能性”這一實際損害后果發(fā)生，因此，如果雖然行為主體在類似商品上使用與他人類似的商標(biāo)，但事實上不會發(fā)生使消費者誤認混淆的可能性，則同樣不構(gòu)成侵權(quán)。根據(jù)不同層次，可將“不會使消費者發(fā)生誤認混淆”分成兩種情況。

（一）在物理層面上不會使消費者發(fā)生混淆

這是指，由于商品本身包裝、商標(biāo)貼附等情況，使得消費者在外觀物理層面上就不會對商品來源發(fā)生混淆，通常發(fā)生于封閉環(huán)境下的標(biāo)識使用。

例一：包裝內(nèi)的商品形狀不構(gòu)成對他人立體商標(biāo)的侵犯。在輝瑞公司立體商標(biāo)案中，輝瑞產(chǎn)品有限公司向國家商標(biāo)局申請注冊了指定顏色為藍色的菱形立體商標(biāo)，核定使用商品為第5類醫(yī)藥制劑、人用藥、抗生素、醫(yī)用營養(yǎng)品、凈化劑、獸醫(yī)用制劑等。而江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)了一種用于男性勃起功能障礙的“甲磺酸酚妥拉明分散片”，包裝盒正、反面標(biāo)有“偉哥”和“TM”字樣，“偉哥”兩字有土黃色的菱形圖案作為襯底、生產(chǎn)廠家為“江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司”、生產(chǎn)日期為2005年4月14日；盒內(nèi)藥片的包裝為不透明材料，其上印有“偉哥”和“TM”、“江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司”字樣，藥片的包裝有與藥片形狀相應(yīng)的菱形突起。藥片為淺藍色、近似于指南針形狀的菱形，并標(biāo)有“偉哥”和“TM”字樣。北京市第一中級人民法院一審認為，涉案立體商標(biāo)的與被控侵權(quán)產(chǎn)品的立體形狀構(gòu)成近似，被告商標(biāo)侵權(quán)成立。北京市高級人民法院二審認為，雖然該藥片的包裝有與藥片形狀相應(yīng)的菱形突起，但消費者在購買藥片時并不能據(jù)以識別該藥片的外部形態(tài)，由于包裝于不透明材料內(nèi)的藥片并不能起到表明來源和生產(chǎn)者的作用，因此即使其外部形狀與涉案立體商標(biāo)相近似，但不會使消費者產(chǎn)生混淆，故而侵權(quán)不成立。

例二：電子產(chǎn)品通電狀態(tài)下才有的程序圖標(biāo)不構(gòu)成對他人平面商標(biāo)的侵犯。在蘋果公司商標(biāo)案中，美國蘋果公司向中國商標(biāo)局分別注冊了若干圖形商標(biāo)，核定使用的商品為移動電話等第9類商品。2013年，被告人馬某開始生產(chǎn)類似蘋果手機的智能手機，后被公安機關(guān)查獲，共計生產(chǎn)2400余部，經(jīng)查，涉案手機在處于通電和使用狀態(tài)下，該手機觸摸屏幕上分別指代不同功能的按鈕分別用蘋果公司的相應(yīng)的圖形注冊商標(biāo)標(biāo)示。深圳市寶安區(qū)檢察院認為馬某的行為涉嫌構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪，提起公訴。深圳市寶安區(qū)人民法院經(jīng)審理后認為，馬某的上述對商標(biāo)的使用，是作為指示用戶操作智能手機的功能按鈕，不屬于商標(biāo)性使用，因而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和假冒注冊商標(biāo)罪。

（二）在心理層面上不會使消費者發(fā)生混淆

這是指，雖然行為主體在正常環(huán)境下在類似商品上使用與他人類似的商標(biāo)，但由于消費者由于消費經(jīng)驗和灌注了較高的注意力，因而同樣不會發(fā)生誤認混淆的情形。

例一：模型產(chǎn)品上的使用 很多玩具廠商或者模型廠商，會推出基于真實商品而設(shè)計制造的商品，為求逼真，這些商品不可避免會帶有真實商品上所附著的商標(biāo)，由于比例相差明顯，相關(guān)的消費者一般不會認為模型上所附著的真實商品的商標(biāo)是模型的真正來源，因此，這種使用應(yīng)當(dāng)視為一種附帶性的非商標(biāo)性使用。正如歐共體法院法官在德國OPEL案判決中所表述的那樣，忠實地按照原型車制造模型車在德國已經(jīng)有一百多年的歷史，具有普通認知的玩具產(chǎn)品消費者早已習(xí)慣接受以實物車位模型的縮微模型，消費者一般不會講真車生產(chǎn)企業(yè)與模型車上的生產(chǎn)企業(yè)相互聯(lián)系，而只會認為模型車隊真車商標(biāo)的使用是一種忠誠的復(fù)制和模仿，因而真車商標(biāo)的本質(zhì)功能并未受到實質(zhì)影響，這種行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。[2]

例二：在高檔商品上的使用。 在汽車類商品上使用的韓國現(xiàn)代汽車商標(biāo)“”和日本本田汽車商標(biāo)“”,雖然在外形上非常相似，由于兩種商標(biāo)都形成了穩(wěn)定的消費群體，并且由于汽車類的消費者注意力水平較高，不會產(chǎn)生混淆，由于彼此不存在市場利益的不當(dāng)損害，因此也不存在侵權(quán)。

四、商標(biāo)侵權(quán)不要求標(biāo)識一定使用在正品上，使用在贈品上也可能導(dǎo)致混淆

商標(biāo)侵權(quán)要求商標(biāo)實際使用在與他人相似的商品上。這就產(chǎn)生了一個問題，在贈品上而非正品上使用他人商標(biāo)，可能發(fā)生混淆嗎？實踐中，一些知名企業(yè)為了促銷其產(chǎn)品，往往會以贈送非賣品的形式進行商業(yè)推廣，由于這些非賣品往往并非經(jīng)營者注冊商標(biāo)核定范圍內(nèi)的商品類別，這些企業(yè)往往會采取一個辦法，即在贈品商品上也使用正品的商標(biāo)。例如，“白鳥”牌電腦廠商在贈送的POLO衫上也使用“白鳥”商標(biāo)，這是否會侵犯“百鳥”POLO衫生產(chǎn)商的商標(biāo)權(quán)呢？答案是肯定的。

原因在于，盡管此種情形下的商標(biāo)使用并非完全意義上的用于該類商品的經(jīng)營（并非在該類商品上的商業(yè)環(huán)境下的真實交易活動，而是贈品，不是作為獨立交易對象進入市場流通的商品），而是為了促進其他類別商品的銷售，因此并非完整意義上的“商標(biāo)使用”。但是，商品交易并不限于買賣契約關(guān)系，還包括以營利為目的的各種交易形態(tài)。不能認為沒有支付對價的贈品，就不是商標(biāo)法上的商品。從整體上看，贈品屬于和其他產(chǎn)品捆綁銷售，用以企業(yè)商業(yè)推廣和積累商譽之用，并且，贈品上的商標(biāo)，仍然可以表征贈品來源，并且其質(zhì)量也受到商標(biāo)法、產(chǎn)品質(zhì)量法等法律法規(guī)的監(jiān)督，與一般商品無異，其商標(biāo)也發(fā)揮著質(zhì)量保障的作用，因此，從宏觀上看，贈品并不因為其沒有對價性而失去商品地位，其從整體上來看仍然屬于市場交易的對象，自然附著其上的商標(biāo)也發(fā)揮著正常作用，屬于商標(biāo)使用。因而，在贈品上使用與他人相似商品上相似的商標(biāo)，仍然可能導(dǎo)致混淆從而構(gòu)成侵權(quán)。

[1] 李琛：《名教與商標(biāo)保護》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2005年第5期。 [2] See Aam Opel AG v. Autec AG., Opinion of Mr Advocate General Ruiz-Jarabo ColomerCase C-48/05, para.23,24.

作者：袁博編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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