我們在提供具體知識產(chǎn)權項目服務時應注意哪些問題？（二）

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【小D導讀】

【講座介紹】趙艷紅：本次講座雖然題目為知識產(chǎn)權服務業(yè)若干問題探討，但其實主要是我個人多年工作的一些體會和感受，這些感受不僅有知識產(chǎn)權服務機構要注意的若干問題的分享，還有企業(yè)在知識產(chǎn)權管理以及與服務機構合作過程中，需要注意的一些問題的分享。

? 組織者：張楚教授主講人：趙艷紅老師（靜然開放）參與者：知識產(chǎn)權產(chǎn)業(yè)鏈微信群 500群友時間：2015年3月8日星期日 15:30-17:00 記錄人：張文越（中國行為法學會研究員）

1、如何寫專利申請

當企業(yè)給你一些技術交底書的時候，我們該如何為企業(yè)撰寫這些專利申請？

A、首先，我想提醒的是，你弄明白這些技術了嗎？——在這里面，有一點非常重要，我們一定要注意理解客戶的這些技術的發(fā)明思想是什么？發(fā)明點在哪里，它都能用在哪里？

有一個例子：某個客戶曾經(jīng)申請一項專利，該專利本來既可以采取先完成 A操作，再采取B操作的操作方式，也可以采取A和B同時操作的方式，還可以采取先進行一部分A操作，再進行A和B同時操作的方式。但是，代理機構撰寫這個申請時，卻處理成：在采取A操作的同時采取B操作。使客戶申請的權利要求保護范圍一下子被壓縮了很多。

——提醒，當我們拿到客戶的技術交底書時，無論我們多么忙，客戶催的多么急，一定要弄清楚技術的發(fā)明點發(fā)明思想在哪里。

B、你弄明白這些技術的背景及相應的研發(fā)進程了嗎？（之前有什么，后面還有什么）

客戶在研發(fā)時，往往是有一個進程的。了解這些進程，可以有助于你明白，什么時間申請一個什么樣的專利，保護到什么程度，公開到什么程度，進行一個合理的安排。當我們拿到客戶技術交底書時，應當問一問客戶，以前申請過哪些相關專利，研發(fā)進行到什么程度，之后還將進行哪一方面的研發(fā)，現(xiàn)在完善了沒有？

C、你弄明白企業(yè)將這些技術申請專利對企業(yè)的價值在哪里嗎？對產(chǎn)品、市場、行業(yè)的價值在哪里？（適合以專利形式保護？在哪獲得保護？保護對象可以延伸到哪些領域）

獲得這些信息很重要，可以讓我們判斷，客戶給我們的這些技術，適不適合以專利的形式進行保護，在哪兒進行保護，應當申請什么樣的專利，保護的對象和范圍是什么？

上面是專利申請文件撰寫時，應當注重的一些問題。

2、如何提供侵權風險分析

下面講一下，如果給企業(yè)進行侵權風險分析時，應當如何給企業(yè)提供更優(yōu)質的服務。

（1）若有侵權，我們是不是還可以告訴他們一些需要思考的問題和進一步要做的工作：

第一，從該專利保護范圍看規(guī)避的可行性；

第二，從專利文本質量看專利的無效可能性；

第三，雙方的知識產(chǎn)權實力比對及籌碼分析等。

（2）如果是國外市場的專利侵權風險分析，我們是不是還可以提供該專利的同族信息給客戶參考？

我們告訴客戶哪一個專利可能侵權時，有沒有把該專利的同步信息也告訴給客戶了呢？

我們是不是還可以把檢索到的公知技術給客戶參考，讓企業(yè)知道，一旦被訴侵權，是否有公知技術可以用于抗辯？

（3）如果客戶還在不斷改進階段，我們是不是可以給客戶增加一些宏觀層面的專利壁壘統(tǒng)計分析，這樣可使客戶在技術研發(fā)過程或項目決策時，不但明晰所設計方案目前可能存在的侵權風險，也明晰在后續(xù)的改進中可能需要突破的專利壁壘以及需要提前規(guī)避繞行的風險專利？

3、如何處理無效請求？

當客戶讓我們幫做一個無效請求的時候，我們怎么做？

下面，我們分享一下，如果客戶要求做無效請求時，我們應該做什么。我們不能只想如何把這個專利干掉的問題，還應該跟客戶溝通，如果該專利無法無效，如何有利客戶做出規(guī)避的可能？

比如，有這樣一個專利要求，某擋風板有兩個電機來驅動，客戶希望規(guī)避掉，變成一個電機來驅動。

比如，我們有兩個對比文件：一個對比文件不但與專利技術實際最為接近，其也公開了兩個電機來驅動擋板；另一個對比文件，其公開的是擋風板采取一個電機來驅動并且還未公開一些其他特征。那么，我們該怎樣選擇證據(jù)和最接近對比文件？

——考慮到最大無效可能，第一個對比文件我當然要用，但考慮規(guī)避，第二個對比文件我也要用，我就是要將客戶要規(guī)避的這一點作為區(qū)別特征迫使專利權人去爭辯，是一個電機好還是兩個電機好。

結論：我們在證據(jù)和無效理由上不但要考慮如何最大可能的使該專利無效掉，還要考慮如何有利于企業(yè)在一旦侵權專利沒有被無效的情況下，怎樣有利做出規(guī)避的問題。（比如無效理由，無效證據(jù)，最接近現(xiàn)有技術的選擇，以及一個無效理由該用到什么程度的問題）

本文節(jié)選自《知識產(chǎn)權服務業(yè)若干問題探討——知識產(chǎn)權產(chǎn)業(yè)鏈微信群首次線上講座》，由作者授權IPRdaily微信發(fā)布，轉載請注明出處（微信號：IPRdaily）。

由于原文較長，為方便大家閱讀，IPRdaily特將其拆分為3篇，接連3天，每天1篇，此為第二篇。

編輯：IPRdaily 趙珍

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