專利法大修劍指“黑代理”

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【小D導讀】

4月1日，國家知識產權局公布《中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）》（下稱《草案》），其中多項內容涉及對廣受詬病的“專利黑代理”行為的規(guī)制，表明國家將加大對專利代理市場的進一步監(jiān)管。而專利代理市場目前問題頻出，借此修法契機，或是思考應對之策的良機。

代理不明致案件多發(fā)

《草案》涉及實質性修改的條文共30條，其中涉及“黑代理”行為的規(guī)制有4條，可見國家對于打擊“黑代理”行為的重視程度。

“黑代理”是指未經國務院專利行政部門許可，以經營為目的從事專利代理業(yè)務的行為，由于相關法規(guī)規(guī)定了從事專利代理必須經過相關部門的審批，執(zhí)業(yè)人員也必須經過考核和培訓才能獲得執(zhí)業(yè)資格。因此，未經批準而擅自進行專利代理行為的都應是“黑代理”。

北京市偉博律師事務所主任李偉民在接受《法人》記者采訪時表示：“黑代理”是一個不規(guī)范的說法，不是一個法律概念，通常把沒有代理資質的機構和人承攬專利業(yè)務稱為專利“黑代理”。從目前的法律來看，民事行為允許私人代理，專利申請的事項屬于民事法律可以代理的內容。目前還沒有法律規(guī)定，申請專利不得個人代理。

“另外一點，專利申請不是強制代理的事項，也就是說個人申請專利是可以的，所以說可以允許代理。至于沒有專利資質的人代理，可能存在質量不高、欺詐的情形?！崩顐ッ裾f。

北京三聚陽光知識產權代理有限公司總經理張建綱在接受《法人》記者的采訪時亦表示，據中華全國專利代理人協(xié)會統(tǒng)計，截至2015年3月31日，全國專利代理機構總數為1133家，其中北京345家，廣東145家，其余省市都不足百家。執(zhí)業(yè)專利代理人10755人，其中北京4777人，廣東1180人，很多省市都不足百人。

由此可見，目前專利代理機構和專利代理人數量都不是很多，而且在全國的分布不是很均衡。

至于專利“黑代理”對專利代理市場的危害性，張建綱對《法人》記者說：“由于未經審批，‘黑代理’不具備從事代理業(yè)務的資質，代理服務質量不能保障，撰寫的專利經常不能確定好的保護效果，管理也不規(guī)范，經常會出現因為耽誤期限而導致專利失效，危害委托人利益。”

同時，也對依法取得資質的專利代理機構和專利代理人形成不正當競爭，而很多當事人由于不了解“黑代理”與正規(guī)代理機構的區(qū)別，從而損害了整個專利代理行業(yè)的聲譽，擾亂了正常的專利代理行業(yè)秩序。而近幾年，因為“黑代理”行為曾發(fā)生多起案件。

法律框架進一步明確

“目前，地方知識產權局對打擊專利‘黑代理’還存在法律空白，需和工商部門聯(lián)合執(zhí)法。”張建綱對《法人》記者表示。此次專利法修改稿第72條明確：“未經國務院專利行政部門許可，任何單位或者個人不得為經營目的從事專利代理業(yè)務。違反本條規(guī)定的，由專利行政部門視其情節(jié)責令停止違法行為，沒收違法所得，可以并處罰款?！?

對于專利代理資格的法律框架，張建綱認為較為清晰。他解釋道，現行《專利法》《專利代理條例》和《專利代理管理辦法》等法律法規(guī)對專利代理都有嚴格的規(guī)定，比如《專利法》第19條規(guī)定“在中國沒有經常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務的，應當委托依法設立的專利代理機構辦理。中國單位或者個人在國內申請專利和辦理其他專利事務的，可以委托依法設立的專利代理機構辦理。專利代理機構應當遵守法律、行政法規(guī)，按照被代理人的委托辦理專利申請或者其他專利事務；對被代理人發(fā)明創(chuàng)造的內容，除專利申請已經公布或者公告的以外，負有保密責任。”

而《專利代理條例》第10條則規(guī)定：“專利代理機構接受委托后，不得就同一內容的專利事務接受有利害關系的其他委托人的委托?！钡?3條規(guī)定：“專利代理機構變更機構名稱、地址和負責人的，應當報中國專利局予以變更登記。經批準登記后，變更方可生效。專利代理機構停業(yè)，應當在妥善處理各種尚未辦結的事項后，向原審查機關申報，并由該機關報中國專利局辦理有關手續(xù)?！?

第23條規(guī)定：“專利代理人對其在代理業(yè)務活動中了解的發(fā)明創(chuàng)造的內容，除專利申請已經公布或者公告的以外，負有保守秘密的責任”。

嘗試中逐步完善

地方對于治理“黑代理”的行為也早有嘗試?！痘葜菔兄R產權局財政局關于推進惠州市專利工作實施意見的操作規(guī)程補充規(guī)定》日前印發(fā)?！堆a充規(guī)定》主要對專利代理機構進行規(guī)范，取消“黑代理”的專利申請資格，對優(yōu)秀專利代理機構進行量化獎勵。

廣東省惠州市知識產權局專利科科長陳洪在接受《法人》記者采訪時說：“這個補充規(guī)定是一個部門的規(guī)范性文件。在大的方面來說是把商標、專利、版權等工商營業(yè)執(zhí)照上有的知識產權方面的內容與專利代理資格的區(qū)別進一步明確。工商營業(yè)執(zhí)照上的知識產權服務內容不一定意味著可以做專利代理，因為專利的代理與一般意義上的版權、商標服務，無論是難度還是服務水平上，差異都是十分巨大的?！?

陳洪認為，現在很多企業(yè)在工商營業(yè)執(zhí)照上拿到知識產權服務內容，實際上是沒有能力做專利代理的。此前的一些案例顯示，因為沒有監(jiān)控，甚至存在有的機構收了代理費之后就消失的情況，究其原因，其并不是代理人，而僅僅是一個聯(lián)系人。而此次明確取消“黑代理”的專利申請資格，有利于厘清當地的市場環(huán)境，確保企業(yè)專利申報不被耽誤。

陳洪同時說：“還有一個問題是，一些沒有知產服務資質的企業(yè)，在接到知產申請工作后，在專利審查答辯中出現不到場的情形，也有造成專利申請人技術公開的情形，到最后申請人不僅沒有拿到授權，反而造成信息的泄漏。這也是我們對黑代理進行打擊的原因?！?

對于國外的實踐經驗，張建綱則介紹道，我國行政許可法和行政處罰法中都規(guī)定了當事人從事特定活動需獲得行政許可，未經許可則應當受到行政處罰。因此，對“黑代理”設定行政處罰符合相關法律的規(guī)定。

從國外立法看，在設立了專利代理制度的美國、英國、法國、意大利、澳大利亞、日本、印度、南非等國，,以及歐盟等地區(qū)，無一例外地在法律上對未經許可從事專利代理的行為規(guī)定了行政處罰措施，韓國甚至給予五年監(jiān)禁的處罰。

對于《草案》的進步之處，張建綱表示，在專利法的層面中明確專利行政部門可以對“黑代理”行為進行規(guī)制，為后續(xù)嚴厲打擊“黑代理”提供了法律依據。對于知產“黑代理”的規(guī)制問題，他建議，希望能進一步聽取行業(yè)內各個層面的對聲音，推進立法建設，真正實現有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究。

來源：《法人》作者：李立娟編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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