從市場的角度經營品牌與從法律的角度保護商標如何進行契合？

IPRdaily 知識產權第一新銳媒體

創(chuàng)新｜創(chuàng)業(yè)｜連接IP變革者

? 文 / 張季 ? 湖南思博達律師事務所

本文系作者向IPRdaily投稿，轉載須征得作者同意，并注明文章來源（微信：IPRdaily）。

【小D導讀】

品牌與商標本是不同領域的概念，然而很多場合下人們將品牌與商標相互指代，貌似一回事。其實，品牌是市場概念，與市場營銷息息相關，商標是法律術語，與法律保護須臾不離。品牌與商標的微妙關系可能就在于，當企業(yè)把品牌打造起來后卻發(fā)現(xiàn)商標不是自己的！例如“微信”，顯然這是騰訊公司經營起來品牌，卻被其它公司作為商標申請注冊。那么，問題來了，從市場的角度經營品牌與從法律的角度保護商標如何進行契合？

一、品牌命名的先天缺陷——“超級女聲”商標民事侵權案①

案情簡介：

2003年，湖南電視臺娛樂頻道推出一檔名為“超級女聲”的大型選秀娛樂節(jié)目。2004年以來，該節(jié)目在全國乃至世界范圍內取得了巨大成功，成為全國最有影響力的娛樂品牌之一。

2005年12月，廣東省佛山市順德區(qū)美潔衛(wèi)生用品有限公司等單位未經許可，擅自在其生產、銷售的衛(wèi)生巾商品上使用“超級女聲”作為商品標識。

獲悉以上情況后，湖南電視臺娛樂頻道以廣東省佛山市順德區(qū)美潔衛(wèi)生用品有限公司等單位擅自使用“超級女聲”標識的行為侵犯其權益為由向長沙市中級人民法院提起訴訟，要求被告停止使用“超級女聲”商品標識的不正當競爭行為，并賠償經濟損失700萬元。

2007年長沙市中級人民法院一審判決被告停止侵權，并賠償原告損失135萬余元。后經湖南省高級人民法院二審審理，終審判決：1、被告立即停止生產、銷售以“超級女聲”作為商品標識的系列衛(wèi)生巾的不正當競爭行為，并銷毀侵權商品、包裝、裝潢。2、被告賠償原告經濟損失50萬元。

案件啟示：

品牌的命名即商標取名，除了便于市場營銷，具有一定的廣告效果外，還需符合《商標法》的規(guī)定，特別是需要留意《商標法》中關于商標使用和注冊的幾個禁區(qū)。第一個禁區(qū)是絕對不得作為商標使用的標志，即《商標法》第十條所規(guī)定的情形；第二個禁區(qū)是相對不得使用的標志，也就是《商標法》第十一、十二條所稱的缺乏顯著性的標志。第三個禁區(qū)是“在先權利”，即選擇的商標文字和圖形等要素不能侵犯他人已經在先存在的有關民事權利，如作為圖形的著作權、作為文字的字號權等，第四個禁區(qū)是“誠信原則”，主要體現(xiàn)在《商標法》第15條、第32條后半句，即禁止以違背誠實信用的方式注冊、使用商標。如果一個品牌的命名沒有避開這4個禁區(qū)，要想獲得商標法的保護可謂先天不足，后天難以補救。本案中，雖然法院以不正當競爭為由禁止被告使用“超級女聲”商標，但從另一個角度看，實際上被告在選擇“超級女聲”作為商標使用時已經同時踏入了“在先權利”和“誠信原則”兩個禁區(qū)，既侵犯了原告對“超級女聲”享有的著作權和商品化權等權益，同時又違背了誠信原則。這種行為下使用的商標無異于存在先天缺陷，注定不能長久。

二、品牌延伸的瓶頸之痛——“加加”商標行政確權案②

案情簡介：

長沙加加食品集團有限公司（簡稱加加公司）主要生產“醬油”等調味食品，1998年在國際分類第30類“醬油”、“調味品”等商品項目上申請注冊了“加加”商標并經核準注冊。

湖南省長康實業(yè)有限責任公司（簡稱長康公司）主要生產“芝麻油”等食用油脂，1999年在國際分類第29類“芝麻油”商品上申請注冊了“加加”商標，并于2000年8月28日初步審定公告。

長康公司的“加加”商標公告后立即遭到加加公司提出的異議。商標局和商標評審委員會經過審查，均認為長康公司“加加”商標申請使用的“芝麻油”與加加公司在先注冊的“加加”商標所核定使用的“醬油”、“調味品”在生產原料、制作工藝、銷售渠道等方面存在較大區(qū)別，不屬于類似商品。據此，沒有支持加加公司的異議申請，核準長康公司的“加加”商標注冊。

加加公司不服商標評審委裁定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。法院審理認為，長康公司“加加”商標指定使用的“芝麻油”與加加公司“加加”商標核定使用的“醬油”、“調味品”等商品對比，其功能均為烹飪調味品，銷售渠道、消費群體都無明顯區(qū)別，應判定為類似商品。故判決撤銷商標評審委員會裁定。長康公司不服提起上訴。北京市高級人民法院2010年11月8日作出終審判決,駁回上訴，維持原判。長康公司仍不服判決，向最高人民法院提起再審申請，最高院經過審理，認為原審判決并無不妥，駁回長康公司再審申請。

案件啟示：

在營銷學上，有個術語叫“品牌延伸”，是指企業(yè)將具有市場影響力的成功品牌擴展到與原產品不盡相同的產品上，以憑借現(xiàn)有成功品牌推出新產品的過程。如一些奢侈品牌，憑借巨大的影響力，將品牌延伸到多個領域，獲得良好的經濟效益。然而，從商標法律制度的角度看，品牌延伸必須掃清法律上的障礙。我國《商標法》規(guī)定“注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限”；“注冊商標需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標專用權的，應當另行提出注冊申請?！笨梢?，在多個領域廣泛注冊商標才能為品牌延伸提供有效的法律保障。同時，將商標在其它相關領域注冊也能主動防止他人使用相同商標，進而杜絕不同企業(yè)使用相同商標可能導致的品牌混淆，保持品牌與企業(yè)的唯一對應關系。

本案中，加加公司主要從事“醬油、調味品”的生產，在企業(yè)初期其申請注冊商標的范圍僅局限于實際生產的商品，沒有做擴大商品注冊范圍的考慮，這就為長康公司在第29類“芝麻油”商品上注冊“加加”留下了機會。最終加加公司通過艱難的訴訟保住了“加加”品牌在相關領域的輻射力。而湖南省的一些企業(yè)在品牌延伸保護上卻沒能這么幸運了，如某床上用品企業(yè)的品牌，具有一定的知名度，卻沒能在床具上申請商標，被另一公司成功注冊并長期使用，導致該企業(yè)的品牌無法輻射到床具商品上，使原本可由該企業(yè)利用品牌知名度開發(fā)的床具市場被他人占據。當然，并不是商標注冊的商品范圍越廣越好，越多越好，我們的建議是企業(yè)在申請商標注冊選擇商品范圍時不能只守著實際生產的商品，需要一點前瞻性，對可能涉及或者具有一定關聯(lián)性的商品一并予以保護，以免為品牌的發(fā)展留下瓶頸。

三、品牌簡稱保護危機——“友阿”商標民事侵權案③

案情簡介：

自然人索儷榕于2004年向商標局申請在第35類“推銷（替他人）”等服務項目上注冊“友阿”商標，2006年12月該商標核準注冊。

2013年，索儷榕認為友誼阿波羅商業(yè)公司其在經營的門店外使用“友阿百貨”、“友阿奧特萊斯”、“友阿電器”、“友阿春天”字樣等行為侵犯了其“友阿”注冊商標專用權，訴至法院請求判令停止侵權。

長沙市中級人民法院經過審理，認為雖然友誼阿波羅商業(yè)公司提供的百貨商品銷售服務與“友阿”注冊商標核定使用的“推銷（替他人）”服務系類似服務，被訴標識在構成要素上與注冊商標具有某些近似元素，但綜合考察友誼阿波羅商業(yè)公司之簡稱“友阿”的形成和發(fā)展過程及主觀意圖，其因在先、誠信使用商業(yè)標識所形成的穩(wěn)定的市場格局，以及訴請保護商標本身知名度所決定的保護范圍等情況，友誼阿波羅商業(yè)公司使用被訴標識的行為不會造成市場混淆，不構成對索儷榕“友阿”注冊商標專用權的侵害，據此判決駁回起訴。索儷榕不服一審判決上訴至湖南省高級人民法院，后者二審駁回上訴，維持原判。

案件啟示：

本案中，友誼阿波羅商業(yè)公司雖贏了官司，保住了“友阿”品牌，卻給我們留下了對品牌簡稱保護的思考。品牌簡稱是相關公眾對字數(shù)較多的品牌名稱的簡略稱呼，具體可分為商標名稱簡稱、產品名稱簡稱和企業(yè)名稱簡稱。商標名稱簡稱中最值得一提的就是商標“索尼愛立信”的簡稱“索愛”，這個商標簡稱最開始并不被“索尼愛立信”官方認可，稱“索愛”并不能代表“索尼愛立信”。然而，當中國一家企業(yè)申請注冊“索愛”商標時，“索尼愛立信”卻千方百計阻撓，不過最終“索尼愛立信”為其最初的言論付出了代價，“索愛”商標終歸中國企業(yè)所有。類似的情況還有“阿迪達斯”商標的簡稱“阿迪”。產品名稱簡稱也是常見的品牌簡稱表現(xiàn)形式，如“廣州本田”汽車被簡稱為“廣本”。在湖南省關于產品名稱簡稱的商標保護有兩個案例具有代表性：“邵陽大曲”是省內知名的白酒產品名稱，消費者習慣簡稱為“邵大”，廠家為了保護這一產品簡稱主動將“邵大”進行了商標注冊保護，使消費者心目中的“邵大”產品與“邵大”商標形成了一一對應；“德山大曲”則是省內另外一個知名的白酒產品名稱，消費者也習慣性簡稱之為“德大”，但“德大”商標卻與“德山大曲”廠家無關，由另一家企業(yè)所有，在一定程度上制約了“德山大曲”廠家對“德大”品牌的運用。至于企業(yè)名稱簡稱，除了本案之外，湖南省出現(xiàn)過多起企業(yè)名稱的簡稱被搶注成商標的案例，如漣源鋼鐵集團有限公司的簡稱“漣鋼”和株洲硬質合金集團有限公司的簡稱“株硬”等，甚至連“湖南大學”的簡稱“湖大”都被人覬覦過。從上述諸多案例可見，企業(yè)對于品牌的簡稱保護萬萬不可大意，該保護的一個都不能少。

四、時刻緊盯品牌攪局者——“溈山牌及圖”商標行政確權案④

案情簡介：

湖南省寧鄉(xiāng)縣茶葉公司于1991年核準注冊“溈山牌及圖”商標，核定使用的商品為茶葉。后該商標經核準轉讓給長沙溈山茶業(yè)有限公司。

2004年6月，寧鄉(xiāng)溈山湘溈名茶廠等六家公司以“溈山毛尖”為茶葉商品的通用名稱，上述“溈山牌及圖”商標以茶葉商品的通用名稱注冊違反了《商標法》第十一條第一款、第四十一條第一款的規(guī)定為由，向商標評審委員會申請撤銷。

商標評審委員會審查認為，“溈山牌及圖”商標不具有顯著性，對該商標予以撤銷。長沙溈山茶業(yè)有限公司不服向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院經審理認為，“溈山牌及圖”商標由溈山牌文字及圖組成，一般消費者會將文字部分作為商品的主要識別部分和呼叫對象，故其整體亦不具有顯著性。商標評審委員會裁定并無不妥，判決駁回溈山茶業(yè)公司的訴訟請求。溈山茶業(yè)公司不服該判決，上訴至北京市高級人民法院。北京高院經過審理判決駁回上訴，維持原判。

長沙溈山茶業(yè)有限公司不服上述判決，向最高人民法院提起再審申請。最高人民法院審理認為，“溈山牌及圖”由溈山牌文字、拼音及相關圖形組成，并非僅由溈山文字及其拼音組成，其商標組成部分中的圖形亦屬該商標的重要組成部分。此外，該商標經過近二十年的使用，已經建立一定的市場聲譽，相關公眾能夠以其識別商品來源，并不僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，商標評審委員會、原審法院以“溈山牌及圖”含有溈山文字就認為其整體缺乏顯著性，屬于認定事實錯誤，應予糾正。終審撤銷北京一中院、北京高院及商標評審委的判決和裁定。

案件啟示：

本案的一個顯著特點表現(xiàn)為多個企業(yè)對一個商標的圍剿。一個商標的出現(xiàn)影響了多個企業(yè)的利益，甚至撼動了整個行業(yè)的利益，招來群起攻之，這樣的現(xiàn)象多發(fā)生在公共資源（或疑似公共資源）被當做商標申請注冊時。本案中，小小一個寧鄉(xiāng)縣就有6家企業(yè)對“溈山牌及圖”商標提出了撤銷申請，可見該商標對于行業(yè)的影響程度。但最終經過最高人民法院的審理維持了該商標的有效性，其中一個重要原因就在于這6家企業(yè)提出撤銷商標申請的時間太晚了，以至于“溈山牌及圖”商標有足夠的時間通過長期使用產生顯著性，進而免受撤銷厄運。如果當初早點發(fā)現(xiàn)該商標的存在，早點提出異議或爭議，或許還有希望。因此，只有及時發(fā)現(xiàn)品牌攪局者，果斷采取措施，才能有效的維護企業(yè)利益。而及時準確有效的獲知品牌商標注冊信息就離不開商標監(jiān)測工作的支持。

商標監(jiān)測是指以維護企業(yè)品牌利益為目的，定期查閱《商標公告》，發(fā)現(xiàn)其中可能影響企業(yè)利益的商標信息，并做出應對措施的一項商標事務。一般來講，與企業(yè)權利或利益相關的且可能成為商標注冊的客體包括但不限于，商標文字及圖案、產品名稱、企業(yè)字號、產品包裝、裝潢、廣告語、卡通形象、企業(yè)文化理念、本行業(yè)通用詞匯等，這些都有可能被他人有意或無意的作為商標在本領域或在其它領域的商品和服務上申請注冊。從這個角度看，本案給我們的提醒是，企業(yè)應當自行或委托專業(yè)機構進行商標監(jiān)測，通過商標監(jiān)測發(fā)現(xiàn)他人利用上述品牌要素進行商標注冊的商標信息，適時地做出應對措施，及時的維護企業(yè)品牌利益。

五、商標維權該出手時就出手——“雉雞”訴“銀雞”商標民事侵權案⑤

案情簡介：

湖南省郴州市嘉禾縣鍛造廠于2001年核準注冊“雉雞及圖”商標，核定使用商品為第8類“鋤頭”等商品。

2007年，嘉禾縣鍛造廠以嘉禾縣華光鋼鋤廠生產和出口的“銀雞”牌鋼鋤侵犯其上述“雉雞及圖”注冊商標專用權為由，訴至湖南省郴州市中級人民法院。郴州市中級人民法院審理認為，嘉禾縣鍛造廠和華光鋼鋤廠均為生產出口鋼鋤的企業(yè)。兩者生產的鋼鋤外形、尺寸基本相同，屬相同產品。華光鋼鋤廠使用的“銀雞”中文文字加雞圖案商標，與嘉禾縣鍛造廠擁有的“雉雞及圖”注冊商標從文字、圖案、顏色、圖形相比較，二者在視覺上基本無差別。容易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與嘉禾縣鍛造廠注冊商標的商品有特定的聯(lián)系，侵犯了嘉禾縣鍛造廠注冊商標專用權，應承擔停止侵害、賠償損失的民事法律責任。判令華光鋼鋤廠停止侵犯嘉禾縣鍛造廠司注冊商標專用權的行為并賠償人民幣50萬元。嘉禾縣華光鋼鋤廠不服判決上訴至湖南省高級人民法院，湖南省高院審理后駁回上訴，維持原判。

嘉禾縣華光鋼鋤廠不服省高院判決，向最高人民法院提起再審申請。最高院經過審理認為，在嘉禾縣鍛造廠提起本案訴訟之前，華光鋼鋤廠與嘉禾縣鍛造廠在其各自生產、銷售的鋼鋤上對相關商標均進行了大規(guī)模的使用，僅本案訴訟發(fā)生之前6年的各自的出口產值均已超過數(shù)百萬美元。因此，華光鋼鋤廠和嘉禾縣鍛造廠雖然處于同一地區(qū)，雙方的鋤頭等產品均多數(shù)銷往國外市場，相關公眾已經將兩者的商標區(qū)別開來，已經形成了各自穩(wěn)定的市場。綜合考慮以上因素，本院認為華光鋼鋤使用的“銀雞”中英文和雞圖案商標和嘉禾縣鍛造廠享有注冊商標專用權的 “雉雞及圖”商標不構成近似商標，原審法院認定兩者為近似商標，認定事實、適用法律均有不當，本院予以糾正。終審判決撤銷湖南省高級人民法院和郴州市中級人民法院的涉案判決書，駁回嘉禾縣鍛造廠的訴訟請求。

案件啟示：

本案在省市兩級法院均判決侵權成立的情況下，經過最高人民法院再審，終審推翻原判決，駁回原告起訴，堪稱商標民事侵權案件中實現(xiàn)大逆轉的典型代表案件。最高院在該份判決書中指出“在商標侵權糾紛案件中，判斷被控侵權標識與主張權利的注冊商標是否近似，……還應根據案件的具體情況，考慮所涉商標使用的歷史狀況、相關公眾的認知狀態(tài)、是否已經形成穩(wěn)定的市場秩序等因素，對其整體或主要部分是否具有市場混淆的可能性進行綜合分析判斷。”2011年12月，最高院在《印發(fā)<關于充分發(fā)揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進經濟自主協(xié)調發(fā)展若干問題的意見>的通知》中進一步規(guī)定，“認定商標近似還應根據兩者的實際使用狀況、使用歷史、相關公眾的認知狀態(tài)、使用者的主觀狀態(tài)等因素綜合判定，注意尊重已經客觀形成的市場格局，防止簡單地把商標構成要素近似等同于商標近似，實現(xiàn)經營者之間的包容性發(fā)展。”2014年5月1日實施的新《商標法》則將是否構成混淆明確作為了商標近似與否的判斷標準。

本案引申出的商標侵權判定標準無疑對商標權利人的商標維權策略提出了新思考。以前有種說法叫“放水養(yǎng)魚”，即等到侵權者做大做強獲得可觀盈利時再去主張權利，以獲得更好的經濟賠償。但在最高院“包容性”發(fā)展的思路下，在新《商標法》明確“混淆”標準的要求下，這種做法可能要重新審視，如果還是對侵權者放任不管，聽之任之，不積極主張權利，到時候把魚養(yǎng)肥了，想收網時可能已經奈何不了它了。

注釋： ①：長沙市中級人民法院民事判決書（2007）長中民三初字第0246號湖南省高級人民法院民事判決書（2008）湘高法民三終字第47號 ②：中華人民共和國最高人民法院行政裁定書(2011)知行字第7號 ③：長沙市中級人民法院民事判決書（2013）長中民五初字第00203號湖南省高級人民法院民事判決書（2014）湘高法民三終字第146號 ④：中華人民共和國最高人民法院行政判決書(2011)行提字第7號 ⑤：中華人民共和國最高人民法院民事判決書(2010)民提字第27號

原標題：湘企商標紛爭啟示錄

來源：IPRdaily 編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

IPRdaily歡迎大家投稿，分享生活、工作中的所思所想。投稿郵箱：iprdaily@163.com，或加微信helps120。

首屆知識產權創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)（中國區(qū)）大賽報名入口已正式開啟。具體方式請點擊屏幕左下角【閱讀原文】進入活動報名頁面進行報名。從市場的角度經營品牌與從法律的角度保護商標如何進行契合？

從市場的角度經營品牌與從法律的角度保護商標如何進行契合？

從市場的角度經營品牌與從法律的角度保護商標如何進行契合？