【老板、代理人必看】提升商標(biāo)注冊(cè)成功率，你需要這六個(gè)計(jì)謀

文 / 張季? 湖南思博達(dá)律師事務(wù)所

本文系作者向IPRdaily投稿，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉(zhuǎn)載須征得作者同意，并注明文章來(lái)源（微信：IPRdaily）。 原標(biāo)題：獲得商標(biāo)權(quán)的六個(gè)計(jì)謀 【小D導(dǎo)讀】

這年頭，沒(méi)申請(qǐng)注冊(cè)過(guò)幾個(gè)商標(biāo)都不好意思說(shuō)自己是做生意的。但是，申請(qǐng)商標(biāo)的成功幾率知道有多少嗎？據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年全國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)228萬(wàn)件，被駁回的商標(biāo)113萬(wàn)件。天哪，這么不靠譜！申請(qǐng)注冊(cè)一件商標(biāo)還有希望嗎？作為一名非資深業(yè)內(nèi)人士，我可以負(fù)責(zé)地說(shuō)，有！但需要一些計(jì)謀。

第一計(jì)：反客為主

好不容易想好一個(gè)商標(biāo)，一查糟了，已經(jīng)有人給注冊(cè)了！怎么辦？強(qiáng)行申請(qǐng)注冊(cè)吧，明擺著有在先的，肯定得駁回；不管了先用著吧，又擔(dān)心侵權(quán)。是不是感覺(jué)挺被動(dòng)的，何不試試反客為主，以連續(xù)三年不使用為由，對(duì)在先的商標(biāo)提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)，讓對(duì)方也被動(dòng)一下。根據(jù)《商標(biāo)法》第四十九條第二款的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。而且，有沒(méi)有實(shí)際使用需要對(duì)方提出證據(jù)向商標(biāo)局證明，你所要做的僅僅是提出一個(gè)撤銷(xiāo)申請(qǐng)就夠了。那么對(duì)方能不能提出商標(biāo)使用證據(jù)呢？這個(gè)嘛，真不好說(shuō)，但我可以告訴你，企業(yè)實(shí)際使用的商標(biāo)就那幾個(gè)，注冊(cè)的大部分都是聯(lián)合商標(biāo)、防御商標(biāo)或者儲(chǔ)備商標(biāo)等根本不用的僵尸商標(biāo)。夢(mèng)想還是要有的，萬(wàn)一實(shí)現(xiàn)了呢。所以，只要阻擋你的商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)間超過(guò)三年就可以用這一招。

當(dāng)然，根據(jù)《商標(biāo)法》第五十條的規(guī)定，就算把對(duì)方商標(biāo)給撤銷(xiāo)了，你也不能在一年之內(nèi)獲準(zhǔn)注冊(cè)相同或近似商標(biāo)。但至少把在先的商標(biāo)障礙給掃清了，再也不用擔(dān)心侵權(quán)了，而且一年之后商標(biāo)被核準(zhǔn)的幾率將大大提高。此外，采用本計(jì)謀時(shí)可連環(huán)施以 “借刀殺人” 之計(jì)，即以他人名義提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)，防止因撤銷(xiāo)失敗而讓對(duì)方按圖索驥的找到你，而你恰好又實(shí)際使用了與被撤銷(xiāo)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。

第二計(jì)：釜底抽薪

如果形成障礙的在先商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)沒(méi)有滿(mǎn)三年，甚至正處于初步審定公告階段，又該怎么辦？以本人親歷的一件商標(biāo)為例，教你一招“釜底抽薪”。A公司申請(qǐng)注冊(cè)“安紅**”商標(biāo)，湊巧的是，幾個(gè)月前B公司在同類(lèi)商品上申請(qǐng)注冊(cè)了“安紅”商標(biāo)。在這種情況下，與在先申請(qǐng)商標(biāo)“安紅”近似的“安紅**”商標(biāo)就得被駁回。實(shí)際上，“安紅”商標(biāo)已經(jīng)初步審定并公告，而“安紅**”商標(biāo)已經(jīng)實(shí)際使用。一旦“安紅”商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)，不僅“安紅**”商標(biāo)注冊(cè)希望破滅（在“安紅**”商標(biāo)駁回通知中，引證商標(biāo)正是“安紅”），還將構(gòu)成對(duì)“安紅”商標(biāo)的侵權(quán)。關(guān)鍵時(shí)刻，我小宇宙爆發(fā)，忽然發(fā)現(xiàn)“安紅”二字從右往左念的話(huà)為“紅安”！而“紅安”是湖北省紅安縣的地名。根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定，縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名禁止作為商標(biāo)使用！于是果斷對(duì)“安紅”商標(biāo)提出異議（以第三人名義提出，將A公司隱藏）。結(jié)果，商標(biāo)局也認(rèn)為“安紅”商標(biāo)有使用縣級(jí)地名嫌疑，決定不予注冊(cè)。B公司對(duì)商標(biāo)局這一決定也沒(méi)有提出反對(duì)意見(jiàn)。就這樣，一件通過(guò)商標(biāo)局初步審定并公告的商標(biāo)被釜底抽薪，不予注冊(cè)，最終促成了“安紅**”商標(biāo)通過(guò)駁回復(fù)審成功注冊(cè)。

也許，上述案例不具有典型性，但釜底抽薪這一計(jì)謀的精髓就在于發(fā)現(xiàn)在先商標(biāo)的致命之處并給予有力一擊，將其權(quán)利基礎(chǔ)瓦解，從而消除注冊(cè)障礙，使得商標(biāo)順利注冊(cè)。

第三計(jì)，遠(yuǎn)交近攻

申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)被駁回了，而引證的商標(biāo)又確實(shí)無(wú)法撤銷(xiāo)，上述計(jì)謀成了然并卵！此時(shí)不妨化敵為友，嘗試與在先商標(biāo)權(quán)利人協(xié)商，取得其諒解結(jié)成同盟，達(dá)成商標(biāo)共存協(xié)議或者取得商標(biāo)注冊(cè)同意書(shū)，讓原本對(duì)立的商標(biāo)和平共處，這樣是不是也符合“和諧”社會(huì)要求呢。不管你怎么看，事實(shí)上這一招還挺管用。例如，在北京市高級(jí)人民法院（2012）高行終字第1043號(hào)“UGG”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟案中，法院就采信了“UGG”商標(biāo)申請(qǐng)人提供的由引證商標(biāo)“UCG”商標(biāo)權(quán)人出具的《同意書(shū)》，推翻了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和一審法院認(rèn)為兩商標(biāo)構(gòu)成近似的裁判，理由是：1、《同意書(shū)》是由與自身具有直接利害關(guān)系的在先商標(biāo)權(quán)人出具，其對(duì)是否可能產(chǎn)生混淆的判斷更加符號(hào)市場(chǎng)實(shí)際，是排除混淆可能性的有力證據(jù)；2、《同意書(shū)》表現(xiàn)了引證商標(biāo)權(quán)人對(duì)其商標(biāo)權(quán)的處分，在無(wú)證據(jù)表明該《同意書(shū)》會(huì)對(duì)消費(fèi)者利益造成損害的情況下，應(yīng)予以尊重。此外，今年北京市高級(jí)人民法院在（2014）高行（知）終字第3567號(hào)“PENFOLDS”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟案中，再一次認(rèn)可了《同意書(shū)》效力。

然而，共存協(xié)議或者同意書(shū)并不是萬(wàn)能的，特別對(duì)于商標(biāo)確權(quán)行政部門(mén)即商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)而言，共存協(xié)議或者同意書(shū)只是一份僅供參考的證據(jù)。申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)能否共存還要考慮兩商標(biāo)是否能夠?yàn)橄M(fèi)者區(qū)分，若共存易造成消費(fèi)者混淆，則仍不予注冊(cè)。

第四計(jì)，暗渡陳倉(cāng)

對(duì)于有錢(qián)任性的主而言，使用的商標(biāo)注冊(cè)已經(jīng)被人注冊(cè)又不肯更換的情況下，把他人在先注冊(cè)的商標(biāo)買(mǎi)過(guò)來(lái)確實(shí)是一條捷徑，所謂花錢(qián)消災(zāi)嘛。例如美國(guó)蘋(píng)果公司，在中國(guó)花了2000萬(wàn)人民幣買(mǎi)下漢王科技股份有限公司的“iPhone”商標(biāo)用在蘋(píng)果手機(jī)上；又花了6000萬(wàn)美元從唯冠科技（深圳）有限公司手上買(mǎi)下“iPad”商標(biāo)用在蘋(píng)果平板電腦上。如果你以為蘋(píng)果公司“錢(qián)多人傻”可就低估了人家的智商。其實(shí)，蘋(píng)果公司在購(gòu)買(mǎi)“iPad”商標(biāo)過(guò)程中曾使用過(guò)一計(jì)：2009年8月11日，一家名為IP申請(qǐng)發(fā)展有限公司（英文全稱(chēng)為IP Application Development Limited）在英國(guó)注冊(cè)成立。公司成立7天后，就找到了擁有歐盟等8個(gè)國(guó)家或地區(qū)的“iPad”商標(biāo)的臺(tái)灣唯冠公司，要求買(mǎi)下唯冠方面全部“iPad”商標(biāo)，理由是該公司名稱(chēng)的縮寫(xiě)就是“IPAD”。經(jīng)過(guò)一番磋商，IP公司以3.5萬(wàn)英鎊的價(jià)格獲得了8個(gè)國(guó)家或地區(qū)的10個(gè)“iPad”商標(biāo)。讓唯冠方面萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到的是，IP公司在獲得“iPad”商標(biāo)后，在短短幾個(gè)月內(nèi)就將其轉(zhuǎn)讓給了美國(guó)蘋(píng)果公司。此時(shí)唯冠方才意識(shí)到這一切都是蘋(píng)果公司的精心策劃。其實(shí)蘋(píng)果公司只是運(yùn)用了在知識(shí)產(chǎn)權(quán)收購(gòu)領(lǐng)域常見(jiàn)的一招“暗渡陳倉(cāng)”，以極低的價(jià)格獲得了想要的商標(biāo)。

補(bǔ)充說(shuō)明，運(yùn)用該計(jì)謀獲取商標(biāo)有關(guān)鍵三點(diǎn)，其一，通過(guò)他人之手；其二，一個(gè)合理的購(gòu)買(mǎi)理由；其三、審慎的法律審查。蘋(píng)果公司后來(lái)遭遇中國(guó)大陸“iPad”商標(biāo)之爭(zhēng)正是因?yàn)樵趯?duì)購(gòu)買(mǎi)商標(biāo)權(quán)屬的審查上犯下致命錯(cuò)誤而導(dǎo)致，當(dāng)然這是后話(huà)了。

第五計(jì)，借尸還魂

2004年10月，上海一家公司在第14類(lèi)珠寶首飾上申請(qǐng)注冊(cè)“水晶坊”商標(biāo)，商標(biāo)局審查認(rèn)為“水晶坊”直接表示了本商品的原料特點(diǎn)，據(jù)此駁回。2006年4月，一自然人同樣在第14類(lèi)珠寶首飾上申請(qǐng)注冊(cè)“水晶坊”商標(biāo)，最終通過(guò)駁回復(fù)審獲得了注冊(cè)。這是為什么呢？

很多時(shí)候，決定使用一個(gè)商標(biāo)并沒(méi)有那么理性，大費(fèi)周章去論證一個(gè)商標(biāo)能否注冊(cè)再去考慮如何使用也許市場(chǎng)早沒(méi)了。于是，一些商標(biāo)被實(shí)際使用卻無(wú)法獲得注冊(cè)，例如缺乏顯著性。顯著性是個(gè)什么玩意？你可以把它理解為商標(biāo)受保護(hù)的資格。根據(jù)《商標(biāo)法》第十一條的規(guī)定，這個(gè)資格的底線(xiàn)之一就是不能僅直接表示商品的特點(diǎn)，否則就不受商標(biāo)法保護(hù)。例如你不能將“的確良”注冊(cè)為服裝的商標(biāo)，因?yàn)椤暗拇_良”是服裝面料名稱(chēng)。但實(shí)際上，使用直接表示商品或服務(wù)特點(diǎn)的商標(biāo)名稱(chēng)更能直觀的向消費(fèi)者展示商家的特點(diǎn)和特色，在市場(chǎng)中被迅速識(shí)別，如“小肥羊”商標(biāo)，讓人一看就知是這里吃的是什么。因此，現(xiàn)實(shí)中還大量存在這類(lèi)缺乏顯著性的商標(biāo)，例如前面提到的“水晶坊”商標(biāo)。那么，這樣的商標(biāo)還有資格獲得商標(biāo)法的保護(hù)嗎。答案是肯定的！《商標(biāo)法》第十一條第二款規(guī)定：經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。如“兩面針”牙膏商標(biāo)，“兩面針”作為中草藥名稱(chēng)，無(wú)疑直接表述了生產(chǎn)牙膏原料的特點(diǎn)，但經(jīng)過(guò)柳州牙膏廠的長(zhǎng)期使用和宣傳，該商標(biāo)已經(jīng)與該廠形成了對(duì)應(yīng)關(guān)系，消費(fèi)者能夠區(qū)分識(shí)別，因此法律準(zhǔn)予該商標(biāo)注冊(cè)。同理，相同的“水晶坊”商標(biāo)，在后申請(qǐng)注冊(cè)之所以可以核準(zhǔn)注冊(cè)，正是借助了“使用”獲得顯著性，使得“水晶坊”商標(biāo)起死回生。

第六計(jì)，瞞天過(guò)海

說(shuō)到馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)很多人都不會(huì)陌生，它是一種向國(guó)外申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的制度，通常只有在需要去中國(guó)以外的國(guó)家或地區(qū)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)才會(huì)想起它。從外國(guó)人角度看，向中國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)既可以直接向中國(guó)商標(biāo)局提出申請(qǐng)，也可以通過(guò)馬德里途徑予以申請(qǐng)。重點(diǎn)來(lái)了：如果以馬德里方式申請(qǐng)中國(guó)商標(biāo)，中國(guó)商標(biāo)局會(huì)在進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查之前將該商標(biāo)在國(guó)際商標(biāo)公告上予以公告，而國(guó)際商標(biāo)公告與國(guó)內(nèi)商標(biāo)公告互相獨(dú)立，兩者在查詢(xún)方式、查詢(xún)地址、使用語(yǔ)言等方面完全不同。實(shí)際上基于上述理由，國(guó)內(nèi)很少有人會(huì)專(zhuān)門(mén)對(duì)國(guó)際商標(biāo)公告進(jìn)行查詢(xún)和監(jiān)測(cè)，更多人僅僅盯著國(guó)內(nèi)商標(biāo)公告，很多出現(xiàn)在國(guó)際商標(biāo)公告上的商標(biāo)就成了漏網(wǎng)之魚(yú)。于是，機(jī)會(huì)來(lái)了，如果想要注冊(cè)一件不想被人發(fā)現(xiàn)（提出異議）的商標(biāo)，就可以以外國(guó)人名義在當(dāng)?shù)貒?guó)家通過(guò)馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)的方式指定進(jìn)入中國(guó)。一旦過(guò)了商標(biāo)異議期甚至五年提出無(wú)效宣告的時(shí)限，那么這件商標(biāo)就是你的了！此法特別適合那些商標(biāo)局不能依職權(quán)主動(dòng)駁回，需要權(quán)利人行使權(quán)利提出異議或無(wú)效才可能不予注冊(cè)的商標(biāo)。

此計(jì)相對(duì)于在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)而言，所要花費(fèi)的各項(xiàng)成本將會(huì)成倍增加。同時(shí)，隨著品牌商標(biāo)意識(shí)的不斷加強(qiáng)（也許也有本文的作用），特別是2012年以后國(guó)家商標(biāo)局在中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)上對(duì)國(guó)際注冊(cè)商標(biāo)發(fā)布電子公告，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始關(guān)注馬德里國(guó)際注冊(cè)公告。So，本計(jì)謀過(guò)于兇險(xiǎn)，慎用！

來(lái)源：IPRdaily 作者：張季? 湖南思博達(dá)律師事務(wù)所編輯：周海峰 IPRdaily

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