「兩個(gè)最終判決」讓美國(guó)專利權(quán)人遭遇黑色五月？

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作者：殷慎敏北京品源知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：美國(guó)專利權(quán)人遭遇黑色五月

人間五月天，最亮的陽(yáng)光最美的季節(jié)。然而理想豐滿現(xiàn)實(shí)骨感，今年五月美國(guó)最高法院連續(xù)出臺(tái)了兩個(gè)最終判決，不僅扇了美國(guó)聯(lián)邦巡回法院多個(gè)耳光，也讓美國(guó)專利權(quán)人倍感失落，可謂是遭遇黑色五月。

1、一個(gè)最高院的判決改變了30年的專利訴訟游戲規(guī)則

2017年5月22日，美國(guó)最高法院在TC Heartland vs Kraft Food Group Brands的判決中，明確了專利訴訟案管轄地—被告所在地或侵權(quán)行為發(fā)生地且被告在此有長(zhǎng)期固定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。這一規(guī)定限制了專利訴訟案的“擇地起訴”（forum shopping）行為。

2014年卡夫食品公司在Delware向 TC Heartland 提起專利侵權(quán)訴訟，而TC Heartland 試圖將該案轉(zhuǎn)移到公司成立所在地印第安納州。由于 TC Heartland 的產(chǎn)品在Delware有銷(xiāo)售，盡管其98%的產(chǎn)品是在Delware以外的地區(qū)銷(xiāo)售，TC Heartland 的轉(zhuǎn)案請(qǐng)求沒(méi)有得到地區(qū)法院和聯(lián)邦巡回法院的支持，最后TC Heartland 上訴到美國(guó)最高法院。最高院以 8：0 的判決推翻了聯(lián)邦巡回法院在 VE 控股公司訴 Johnson 燃?xì)庥镁吖景?917 F. 2d 1574 (1990)) 中的意見(jiàn)，即在任何對(duì)被告有屬人管轄權(quán)的法院提起專利侵權(quán)訴訟都是適當(dāng)?shù)?，從而終結(jié)了長(zhǎng)達(dá)三十年的專利案管轄地法。

美國(guó)最高院的這一判決，讓幾家歡喜幾家愁。專利權(quán)人的生存環(huán)境受到打壓，無(wú)疑是輸家之一。

依據(jù)舊法律，被告可以在任何發(fā)生專利侵權(quán)的地區(qū)被起訴。德州東區(qū)法院因?yàn)閷＠麢?quán)人贏了88%的專利侵權(quán)訴訟案而成為專利權(quán)人首選的起訴法院，每年大約有 35%的專利侵權(quán)訴訟在該院審判。美國(guó)最高院的這個(gè)判決，將嚴(yán)重限制專利權(quán)人的擇地起訴行為，德州東區(qū)法院因此將成為最大的輸家，可以預(yù)見(jiàn)專利訴訟案件量在該院會(huì)急劇下降；其他的輸家還有佛吉尼亞?wèn)|區(qū)法院和威斯康辛西區(qū)法院，這兩個(gè)法院曾因?yàn)樘幚戆讣焖俣艿綄＠麢?quán)人的青睞。

最大的贏家將是Delware地區(qū)法院，由于Delware是超過(guò)50%的上市公司和60% Fortune 500公司的注冊(cè)地，該院的專利訴訟案件量在不久的將來(lái)會(huì)急劇增加；其他的贏家還包括華盛頓西區(qū)法院和加州北區(qū)法院，預(yù)計(jì)處理的專利侵權(quán)案件量也將會(huì)大幅上升。

值得注意的是，該判決對(duì)于外國(guó)公司沒(méi)有影響。具體到中國(guó)公司，如果在美國(guó)有分公司的，則有可能在分公司注冊(cè)地被專利權(quán)人起訴，如果沒(méi)有分公司的，最高院的判決對(duì)中國(guó)公司沒(méi)有任何影響。

2、美國(guó)最高院的最新判決進(jìn)一步強(qiáng)化專利權(quán)用盡原則

2017年5月30日，美國(guó)最高法院在Impression Products v. Lexmark的判決中，進(jìn)一步強(qiáng)化專利權(quán)用盡原則，明確了專利產(chǎn)品一經(jīng)合法售出，即用盡了產(chǎn)品的所有專利權(quán)；專利權(quán)用盡原則適用于美國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和國(guó)際銷(xiāo)售，不應(yīng)受到合同限制條款約束。

Lexmark是生產(chǎn)打印機(jī)和打印機(jī)墨盒的美國(guó)公司，在全球范圍內(nèi)銷(xiāo)售打印機(jī)墨盒，擁有保護(hù)墨盒不同組份和相關(guān)使用方法的多個(gè)美國(guó)專利。為了確保利潤(rùn)，Lexmark提供了二種銷(xiāo)售方案給消費(fèi)者。一種是以原價(jià)銷(xiāo)售打印機(jī)墨盒，沒(méi)有任何售后限制；另一種是以比原價(jià)便宜20%優(yōu)惠價(jià)銷(xiāo)售墨盒，但是有一次性使用和不得轉(zhuǎn)售的限制。消費(fèi)者需要在使用完打印機(jī)墨盒后將之交由Lexmark回收。同時(shí)為了確保回收，Lexmark在每個(gè)優(yōu)惠價(jià)銷(xiāo)售的墨盒里安置了一個(gè)微晶片，若墨盒的碳粉用完，需要換掉該晶片才可以讓已重新填充碳粉的墨盒再次使用。

Impression Products公司向外界收購(gòu)使用過(guò)的墨盒，經(jīng)由第三方公司更換晶片，填充碳粉，再在美國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售。Impression收購(gòu)的墨盒主要有兩個(gè)來(lái)源：Lexmark在美國(guó)銷(xiāo)售的優(yōu)惠價(jià)墨盒；Lexmark在海外銷(xiāo)售的原價(jià)和優(yōu)惠價(jià)墨盒，Impression回收這兩種墨盒后再進(jìn)口美國(guó)。

Lexmark向美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院起訴Impression的銷(xiāo)售行為構(gòu)成專利侵權(quán)。

案件主要的爭(zhēng)論焦點(diǎn)：

1. 專利權(quán)用盡應(yīng)不應(yīng)受到合同限制條款約束？

2.專利權(quán)用盡是否只屬于國(guó)內(nèi)用盡，而非國(guó)際用盡？

針對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題，美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院在第一個(gè)問(wèn)題上支持了被告Impression，認(rèn)為售后限制條件不應(yīng)該影響專利權(quán)用盡的適用；在第二個(gè)問(wèn)題上則站在了原告Lexmark這一邊，認(rèn)為專利權(quán)用盡只屬于國(guó)內(nèi)用盡，而非國(guó)際用盡。

Lexmark不服地區(qū)法院判決，上訴到聯(lián)邦巡回法院。聯(lián)邦巡回法院在全院審理的判決中支持了原告Lexmark的訴求。Impression Products公司不服聯(lián)邦巡回法院的判決，上訴到最高院，最高院在專利權(quán)用盡不應(yīng)受到合同限制條款約束的問(wèn)題上，最終投票結(jié)果是8-0一致通過(guò)，在專利權(quán)的國(guó)際用盡問(wèn)題上，也是7-1高票通過(guò)。

美國(guó)最高院這個(gè)判決將會(huì)影響到美國(guó)公司專利產(chǎn)品的價(jià)格和銷(xiāo)售方式。對(duì)美國(guó)公司而言，在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售專利產(chǎn)品后已失去專利保護(hù)，而海外買(mǎi)家將專利產(chǎn)品進(jìn)口到美國(guó)的行為不再構(gòu)成專利侵權(quán)，結(jié)果會(huì)造成專利產(chǎn)品的廉價(jià)出售；專利產(chǎn)品銷(xiāo)售后的合同限制條款只能約束合同方，對(duì)第三方已無(wú)約束力。這也將導(dǎo)致專利產(chǎn)品的低價(jià)出售。

3、結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，美國(guó)最高院五月份出臺(tái)的兩個(gè)判決，對(duì)專利權(quán)人來(lái)說(shuō)絕非利好消息，在生存空間受到連續(xù)打壓的情況下，美國(guó)的專利數(shù)量會(huì)有所下降，專利價(jià)值也會(huì)有所貶低。很多人期待特朗普在這方面有所作為，Make patent great again。那就讓我們拭目以待。

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