美國專利無效制度改革進(jìn)展

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）  

作者：宋蓓蓓  潘曉   

原標(biāo)題：美國專利無效制度改革進(jìn)展   

美國為什么改革專利無效制度？

美國專利無效制度改革了哪些內(nèi)容？

改革后專利無效程序的吸引力？

改革后發(fā)生了哪些變化？

當(dāng)前美國的專利授權(quán)后行政制度體系

改革帶來了哪些啟示？

引言

2011年9月，美國頒布《Leahy-Smith美國發(fā)明法案（Leahy-Smith America Invents Act）》（Public Law No. 112-29，以下簡(jiǎn)稱AIA），是美國近六十年來最重要的專利法修正案。法案中，除了將先發(fā)明制改為先申請(qǐng)制，從根本上改變了美國的專利申請(qǐng)制度之外，還對(duì)專利授權(quán)后無效制度進(jìn)行了較大幅度的修改。AIA實(shí)施近五年之后，向美國專利商標(biāo)局下屬的專利審判及上訴委員會(huì)（Patent Trial and Appeal Board, 以下簡(jiǎn)稱PTAB）提交挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性的訴訟數(shù)量居高不下，PTAB各類程序的討論熱度持續(xù)高漲。在美國有關(guān)專利有效性爭(zhēng)議的主戰(zhàn)場(chǎng)，正在逐漸由法院體系導(dǎo)向行政體系。

美國為什么改革專利無效制度？

AIA實(shí)施之前，在美國通常有三種方式挑戰(zhàn)專利權(quán)的有效性：一是向原美國專利訴訟和沖突委員會(huì)（BPAI）提交單方再審（Ex Parte Reexamination）請(qǐng)求；二是向BPAI提交多方再審（Inter Partes Reexamination）請(qǐng)求；三是直接向美國的聯(lián)邦地區(qū)法院提交專利有效性相關(guān)的民事訴訟請(qǐng)求。

然而，三種方式在實(shí)踐中都存在一定問題，難于充分滿足當(dāng)事人解決權(quán)利糾紛的需求。

圖1-AIA前美國挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性主要方式和存在問題

對(duì)于向BPAI提起的行政再審程序而言，主要問題包括：一是時(shí)間長(zhǎng)，AIA之前單方再審的審理周期約為2年，多方再審的審理周期約為3年，這與法院的審理時(shí)間相比都毫無優(yōu)勢(shì)可言；二是對(duì)證據(jù)和理由的限制多，BPAI接受的證據(jù)僅限于在先專利和公開出版物，理由只包括專利不具備新穎性和非顯而易見性。除此之外，請(qǐng)求人的參與度非常有限。

因此，在實(shí)踐中，請(qǐng)求人在美國使用BPAI的行政再審程序挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性的頻率非常有限，每年僅約一兩百件左右。

圖2-AIA前美國通過行政再審程序挑戰(zhàn)專利權(quán)情況和聯(lián)邦地區(qū)法院專利訴訟【1】

這樣看來，在AIA之前，相比之下人們似乎更愿意選擇司法途徑挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性。然而，對(duì)于向法院提起訴訟方式挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性而言，其實(shí)也存在不少問題：一是費(fèi)用貴，一件美國專利訴訟的律師費(fèi)、專家證人費(fèi)、證據(jù)開示調(diào)查費(fèi)用、訴訟費(fèi)等加起來可高達(dá)60-500萬美元；二是時(shí)間長(zhǎng)，進(jìn)入法院庭審程序的美國專利訴訟的審理周期大約在2-2.5年；三是美國在法院專利訴訟中使用陪審團(tuán)判定發(fā)明是否具有實(shí)用性、新穎性、是否是最優(yōu)實(shí)施方案等事實(shí)問題，引起爭(zhēng)議的專利通常技術(shù)性、專業(yè)性較強(qiáng)，由普通公眾而非專業(yè)技術(shù)人員組成的陪審團(tuán)專業(yè)程度往往不高。

2004年，美國國家科學(xué)發(fā)布了《21世紀(jì)的專利制度》報(bào)告，概述了美國專利制度的不足，其中就明確指出專利行政和司法判決不及時(shí)，審理時(shí)間長(zhǎng)，權(quán)利不確定性阻礙了新技術(shù)的發(fā)展，也給中小企業(yè)帶來較大的負(fù)擔(dān)。

報(bào)告同時(shí)也明確建議美國應(yīng)設(shè)立更好的授權(quán)后挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性的制度程序，勾勒的理想制度應(yīng)當(dāng)是：在專利授權(quán)以后，允許第三方參與向USPTO的行政專利法官（Administrative Patent Judge, APJ）提起訴訟程序，對(duì)專利提出異議請(qǐng)求，理由可以是法定標(biāo)準(zhǔn)的任何一條，程序所需的時(shí)間、費(fèi)用以及其他特征應(yīng)使其成為能夠取代以訴訟解決專利有效性問題的有吸引力的方式，借此把專利有效性問題交由行政程序處理，聯(lián)邦地區(qū)法院將可更專注于處理專利侵權(quán)問題。

而后，美國對(duì)創(chuàng)新愈加重視、非專利實(shí)施實(shí)體（NPE）盛行衍生了一系列問題，專利質(zhì)量成為詬病對(duì)象……美國專利無效制度改革迫在眉睫。

美國無效制度改革了那些內(nèi)容？

2011年9月AIA出臺(tái)，改革洶涌而來。

改革之一：改建BPAI為PTAB，強(qiáng)化委員會(huì)職能

2012年9月起，原專利訴訟和沖突委員會(huì)（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）改制為專利審判及上訴委員會(huì)（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）,除了執(zhí)行BPAI原有各項(xiàng)業(yè)務(wù)之外，還負(fù)責(zé)AIA法案調(diào)整后新增的多項(xiàng)審判程序。

圖3-AIA前后美國專利復(fù)審無效主管部門職責(zé)變更情況

調(diào)整后PTAB的主要職能包括：（1）根據(jù)申請(qǐng)人的書面申訴對(duì)被駁回的專利進(jìn)行再審，這部分內(nèi)容類似于我國的專利復(fù)審程序，在美國屬于“授權(quán)前再審”的范疇；（2）審理單方再審（EPR）請(qǐng)求，EPR程序較AIA實(shí)施之前沒有變化；（3）處理溯源程序（Derivation Proceedings），這一程序主要是為了審定在較早提交的申請(qǐng)中要求保護(hù)的發(fā)明是否來自于后來提交的專利申請(qǐng)；（4）審理AIA中新增的多方復(fù)議（Inter Partes Review，IPR）和授權(quán)后復(fù)議（Post-Grant Review，PGR）訴訟請(qǐng)求。

目前PTAB擁有超過300人，并仍在持續(xù)雇傭法官和專利代理人。

圖4-美國審判及上訴委員會(huì)(PTAB)組織機(jī)構(gòu)

改革之二：取消多方再審，增加多方復(fù)議和授權(quán)后復(fù)議程序

2012年9月起，之前的多方再審程序廢止，單方再審程序（EPR）仍然有效。同日起，具有相當(dāng)程度“訴訟性質(zhì)”的授權(quán)后復(fù)議程序（PGR）和多方復(fù)議程序（IPR）正式生效。新生代PGR和IPR的使命恰是如同美國國家科學(xué)院《21世紀(jì)的專利制度》報(bào)告中提出的建議一樣，共同構(gòu)成在專利授權(quán)以后允許第三方參與向行政專利法官提起挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性的“具有吸引力”的訴訟程序。

PGR和IPR程序的審理流程相似，大體如下圖所示：

圖5-PGR和IPR程序的基本流程

請(qǐng)求人（除專利權(quán)人之外的任何人）提出訴訟請(qǐng)求（Petiton）后，在考慮專利權(quán)人初步意見（Preliminary Patent Owner Response）的基礎(chǔ)上，由PTAB根據(jù)立案審查標(biāo)準(zhǔn)作出是否立案的決定（Institution Decision）。如果同意立案，PTAB同時(shí)會(huì)發(fā)布相關(guān)時(shí)程命令（scheduling order），案件隨后將進(jìn)入審判（Trial）環(huán)節(jié)。立案12個(gè)月（如果有適當(dāng)理由，最多可以延長(zhǎng)6個(gè)月）內(nèi)，PTAB將針對(duì)被挑戰(zhàn)的專利權(quán)利要求的有效性做出最終書面決定（Final Written Decision）。在過程中，專利權(quán)人可以通過提出動(dòng)議（Motion）的方式修改或刪除部分權(quán)利要求。

值得一提的有幾件事：一是當(dāng)事人對(duì)于PTAB是否立案的決定是不可向法院上訴的，但是可以請(qǐng)求PTAB重新舉行聽證會(huì)再次審議相關(guān)案件。也就是說，PTAB對(duì)PGR和IPR請(qǐng)求是否立案擁有最終決定權(quán)。二是新的PGR和IPR制度中包含證據(jù)開示（Discovery）、口審聽證（Oral hearing）等具有“訴訟性質(zhì)”的程序，由請(qǐng)求人和專利權(quán)人提供證據(jù)進(jìn)行爭(zhēng)辯，請(qǐng)求人參與度由此大大增加。三是不同于AIA之前的單方和多方再審程序，雙方當(dāng)事人可以在過程中選擇以和解的方式結(jié)束PGR或IPR程序。

PGR和IPR程序在制度設(shè)計(jì)中又有所不同，兩個(gè)程序各具特色、各司其職、相互補(bǔ)充。

一是允許提起訴訟請(qǐng)求的時(shí)間不同。PGR程序僅允許在專利授權(quán)或再頒（Reissue）的9個(gè)月內(nèi)提起，適用于專利授權(quán)后早期挑戰(zhàn)權(quán)利有效性，致力于解決前審中的“不當(dāng)授權(quán)”問題；而IPR程序是在專利授權(quán)或再頒9個(gè)月之后（或PGR程序結(jié)束后）提起，適用時(shí)間范圍更廣，尤其適于權(quán)利實(shí)施中產(chǎn)生糾紛的情況下判定專利權(quán)有效性，因此受到了很多被訴或被控專利侵權(quán)人的關(guān)注和使用。同時(shí)，為了避免被訴侵權(quán)人利用IPR程序拖延法院相關(guān)訴訟程序，規(guī)定如果請(qǐng)求人是相關(guān)專利侵權(quán)訴訟中的被訴侵權(quán)人，則必須于該專利侵權(quán)訴訟的起訴狀合法送達(dá)1年之內(nèi)提起IPR訴訟。

二是允許提起無效的理由和證據(jù)范圍不同。AIA實(shí)施前，在行政程序中挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性的理由僅限于與美國專利法第102條相關(guān)的新穎性問題和第103條相關(guān)的非顯而易見性問題，證據(jù)類型僅限于在先專利和公開出版物。調(diào)整后的IPR程序中延續(xù)了這一標(biāo)準(zhǔn)，但在PGR程序中，無效理由和證據(jù)范圍都得到了較大的擴(kuò)展。PGR程序中準(zhǔn)許提起專利權(quán)無效的理由還包括與美國專利法第101條相關(guān)的可專利性主題問題、第112條相關(guān)的說明書問題以及其他可致使專利權(quán)無效的任何理由，證據(jù)類型擴(kuò)展到包含在先銷售、在先公開、專利不可實(shí)施等在內(nèi)的任何證據(jù)。

三是準(zhǔn)許立案的標(biāo)準(zhǔn)不同。在PGR程序中，PTAB判斷是否準(zhǔn)許立案的標(biāo)準(zhǔn)是“有可能至少無效一個(gè)權(quán)利要求（more likely than not that at least one claim is unpatentable）”或者是“對(duì)于其他專利或?qū)＠暾?qǐng)案而言是重要的新的法律問題（a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications）”。在IPR程序中，PTAB判斷是否準(zhǔn)許立案的標(biāo)準(zhǔn)是“在至少一個(gè)權(quán)利要求的爭(zhēng)論中請(qǐng)求人有合理可能性占據(jù)優(yōu)勢(shì)（reasonable likelihood that petitioner would prevail with respect to at least one claim）”。對(duì)于無效理由和證據(jù)要求都較為廣泛的PGR程序設(shè)立了更為嚴(yán)格的立案審查標(biāo)準(zhǔn)，其立意在于避免專利授權(quán)初期內(nèi)對(duì)于PGR程序的濫用。

改革之三：增加過渡的商業(yè)方法授權(quán)后復(fù)議程序

根據(jù)AIA的相關(guān)規(guī)定，2012年9月16日至2020年9月15日期間設(shè)立和實(shí)施過渡的商業(yè)方法授權(quán)后復(fù)議程序（Covered Business Method，CBM），旨在為美國許多正在飽受商業(yè)方法專利訴訟困擾的群體在一般司法途徑之外提供一種相對(duì)低成本、短周期可消除存在質(zhì)量問題商業(yè)方法專利的方式。

CBM是針對(duì)商業(yè)方法專利設(shè)立的特別的授權(quán)后復(fù)議程序，其審查標(biāo)準(zhǔn)和流程基本與PGR相同，CBM程序?qū)τ谔崞鹪V訟請(qǐng)求的時(shí)間沒有限制，但是要求僅在當(dāng)事人或利害關(guān)系人被控或被訴侵犯該商業(yè)方法專利權(quán)的情況下可以向PTAB提起訴訟請(qǐng)求。

改革后專利無效程序的吸引力

改革后，PGR和IPR共同構(gòu)成的挑戰(zhàn)專利有效性的新行政訴訟程序相對(duì)于在美國聯(lián)邦地區(qū)法院的專利有效性訴訟而言也具備了一定的吸引力。在法院訴訟程序中普遍較受詬病的審理時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高和專業(yè)性不強(qiáng)的問題在PGR和IPR程序中都得到了一定程度的解決。由PTAB專業(yè)行政法官組成的小組進(jìn)行審理，相較于法院的陪審團(tuán)而言更熟悉技術(shù)，也更了解專利；立案后一年內(nèi)結(jié)案的整體審理時(shí)程相較于法院訴訟更加快速，也更符合當(dāng)事人間快速解決糾紛的訴求；平均約為47萬美元【2】的費(fèi)用與法院訴訟程序相比也更為經(jīng)濟(jì)。

除此之外，還有兩點(diǎn)也非常重要：一是PGR和IPR程序的舉證責(zé)任采用“優(yōu)勢(shì)證據(jù)（Preponderance of the Evidence）”標(biāo)準(zhǔn)，也就是說，只要當(dāng)事人提供的證據(jù)足以讓PTAB專利行政法官認(rèn)為該當(dāng)事人的主張有大于50%的機(jī)率成立，即可判決當(dāng)事人勝訴；二是對(duì)于權(quán)利要求解釋，PTAB采用的是“最寬泛合理解釋原則（Broadest Reasonable Interpretation，BRI）”，允許對(duì)權(quán)利要求中的技術(shù)特征盡可能合理地作出寬泛的解釋。而在聯(lián)邦地區(qū)法院中，挑戰(zhàn)專利有效性的舉證責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)采用的是較高的“清楚且具有說服力的證據(jù)（clear and convincing evidence）”標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)利要求解釋采用的是相對(duì)嚴(yán)格的“普通字面解釋原則（Plain and Ordinary Meaning，POM）”。

因此，從舉證責(zé)任和權(quán)利要求解釋的角度來看，請(qǐng)求人在PGR或IPR程序中成功無效專利的可能性顯然更高。

改革后發(fā)生了哪些變化？

AIA實(shí)施之后，新設(shè)立的PGR、IPR和CBM等復(fù)議程序因其高效、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)、門檻低等方面的特殊優(yōu)勢(shì)，獲得了極大關(guān)注和廣泛運(yùn)用。

行政確權(quán)請(qǐng)求數(shù)量明顯增多

AIA前的多方再審程序施行三十年，但總計(jì)提出的申請(qǐng)案件數(shù)量?jī)H有1919件【3】。相較之下，新的授權(quán)后無效制度非常受歡迎，施行兩年后訴訟請(qǐng)求數(shù)就已超過原再審程序多年來的總和。業(yè)內(nèi)人士積極利用新的無效程序?qū)＠麢?quán)的有效性提出挑戰(zhàn)，截至2016年12月31日，PTAB共收到6134個(gè)新復(fù)議訴訟請(qǐng)求，其中IPR訴訟最多，共計(jì)5591項(xiàng)，占91%；CBM訴訟499項(xiàng)，占8%；PGR程序因其提訴時(shí)間限制，僅有44件請(qǐng)求，數(shù)量較少。近幾年，PTAB平均每年收到三類復(fù)議請(qǐng)求的數(shù)量約在1500-2000件之間【4】。

圖6-AIA實(shí)施后各類訴訟請(qǐng)求數(shù)量（截至2016年12月31日）【5】

從技術(shù)領(lǐng)域來看，AIA施行后電學(xué)和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域提出的復(fù)議訴訟請(qǐng)求最多，占每年總復(fù)議訴訟請(qǐng)求量的比例超過50%，機(jī)械/商業(yè)方法領(lǐng)域請(qǐng)求數(shù)量次之，并且近年來占比不斷增長(zhǎng)【6】。

圖7-AIA實(shí)施后各技術(shù)領(lǐng)域訴訟請(qǐng)求數(shù)量（截至2016年12月31日）

從請(qǐng)求主體來看，大公司成為運(yùn)用新制度的主要主體，甲骨文、康寧、豐田汽車、蘋果、索尼、三星、戴爾、谷歌、微軟、孟山都等國際知名企業(yè)利用最多，IPR程序已經(jīng)逐漸成為各大公司面對(duì)專利威脅或擬定知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略時(shí)積極運(yùn)用的手段之一與之相對(duì)，被挑戰(zhàn)專利不少是由知名的非專利實(shí)施實(shí)體（NPE）（如Intellectual Ventures、VirnetX等）所持有的。【7】

PTAB準(zhǔn)許立案比例低，立案審判后無效比例高

PTAB依據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)確定是否準(zhǔn)許立案（Institution）是復(fù)議程序中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，未被準(zhǔn)許立案的案件和/或權(quán)利要求將不會(huì)繼續(xù)在行政程序中獲得審查機(jī)會(huì)。

從實(shí)踐來看，PTAB對(duì)于可否立案的審核較為嚴(yán)格。截至2016年12月31日，在IPR程序中，4054個(gè)訴訟請(qǐng)求案件有47%（1904個(gè)）未獲準(zhǔn)立案，在62527個(gè)被提訴權(quán)利要求中，超過53%權(quán)利要求（33343個(gè)）未獲準(zhǔn)立案；在CBM程序中，426個(gè)訴訟請(qǐng)求案件有46%（195個(gè)）未獲準(zhǔn)立案，在8327個(gè)被提訴的權(quán)利要求中，55%（4600個(gè)）未獲準(zhǔn)立案【8】。

另一方面，對(duì)于PTAB一旦準(zhǔn)許立案的案件和/或權(quán)利要求，其被無效的比例較高。以IPR程序?yàn)槔刂?016年12月31日，2150個(gè)獲準(zhǔn)立案的案件有1391件完成全程審判，其中的1155件案件全部或部分權(quán)利要求因不具備專利性而被宣布無效，在29,184個(gè)被立案的權(quán)利要求中，PTAB程序結(jié)束后仍然維持有效的僅占約40%【9】，PTAB也因此一度獲得“權(quán)利要求殺手（Claims Killer）”的稱號(hào)【10】。但是，考慮到PTAB已經(jīng)在嚴(yán)格的立案環(huán)節(jié)駁回了較多數(shù)量的低質(zhì)量提訴請(qǐng)求，因此實(shí)際上在行政復(fù)議訴訟中被無效的案件和權(quán)利要求約占提訴請(qǐng)求的28%左右。

圖8-AIA實(shí)施后IPR程序立案和審判結(jié)果情況

圖9-AIA實(shí)施后CBM程序立案和審判結(jié)果情況

圖10-AIA實(shí)施后IPR和CBM程序權(quán)利要求立案和審判結(jié)果情況

準(zhǔn)許和解相對(duì)于AIA之前的程序而言也給請(qǐng)求人和被訴人帶來了更多選擇，目前的程序中每年也有相當(dāng)數(shù)量的案件選擇和解。

圖11-AIA實(shí)施后IPR、CBM和PGR程序中和解情況

行政程序與司法程序形成良性聯(lián)動(dòng)

首先，PTAB的行政確權(quán)訴訟與美國聯(lián)邦地區(qū)法院侵權(quán)訴訟程序之間形成較好互動(dòng)。在法院被訴侵權(quán)往往是引發(fā)使用IPR和CBM等程序挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性的重要原因之一，因此一旦被訴侵權(quán)人以提起行政確權(quán)程序?yàn)橛?，?qǐng)求法院停止侵權(quán)訴訟程序，法院是否待專利有效性的結(jié)果出爐后再繼續(xù)進(jìn)行侵權(quán)判斷，成為關(guān)乎制度運(yùn)行成效的焦點(diǎn)和重點(diǎn)。

事實(shí)上，AIA實(shí)施之后，美國聯(lián)邦地區(qū)法院對(duì)PTAB的行政確權(quán)程序顯示出充分的尊重。例如，從新IPR程序正式上路的第一件爭(zhēng)議案件開始，佳明（Garmin）公司在法院被訴專利侵權(quán)后立即向PTAB提起IPR訴訟，挑戰(zhàn)指控其侵權(quán)的6778074號(hào)專利，并主張?jiān)搶＠?0項(xiàng)權(quán)利要求全部無效。在該案中，法院雖然未裁定停止訴訟程序進(jìn)行，但是卻以延緩訴訟程序的方式，等待PTAB就專利有效性的結(jié)果出爐。此案之后，有越來越多的專利侵權(quán)案件被告以提起行政確權(quán)程序?yàn)橛?，?qǐng)求法院停止訴訟程序。通常而言，美國法院對(duì)于停止訴訟采取保守的態(tài)度【11】，在一般訴訟案件中停止訴訟的門檻很高，但是在專利爭(zhēng)議案件中，法院卻出乎意料地愿意停止訴訟程序。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在專利爭(zhēng)議案件中法院核準(zhǔn)被告停止訴訟程序申請(qǐng)的比例高達(dá)73.4%，其中，對(duì)以進(jìn)入CBM程序?yàn)橛烧?qǐng)求停止訴訟的獲準(zhǔn)率高達(dá)90.48%，IPR程序達(dá)69.9%【12】。

另一方面，PTAB的訴訟程序與更高級(jí)法院的上訴程序形成了較好的聯(lián)動(dòng)。AIA中明確規(guī)定，請(qǐng)求人或?qū)＠麢?quán)人如果對(duì)于EPR、IPR、PGR、CBM等審無效程序中PTAB作出的書面決定不服，只能上訴至美國聯(lián)邦巡回上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡(jiǎn)稱CAFC【13】）。CAFC是美國專利相關(guān)訴訟的專屬上訴法院，其決定只可以被最高法院的決定或成文法的相關(guān)改變所推翻。實(shí)踐中，美國最高法院依據(jù)自由裁量決定提審CAFC決定的數(shù)量非常少，因此大多數(shù)情況下CAFC的決定具有終局性。

CAFC對(duì)于PTAB已經(jīng)確定的事實(shí)問題不再重新審理，在確認(rèn)PTAB決定的事實(shí)問題有充足證據(jù)依據(jù)支持的前提下，僅針對(duì)法律問題進(jìn)行再次審理與判定【14】。截至2017年1月，CAFC共收到155件針對(duì)PTAB的IPR和CBM程序的上訴，其中有120件（占78%）全部支持了PTAB的決定，14件（占9%）部分支持了PTAB的決定，13件（占8%）全部否定了PTAB的決定，另有8件因非管轄權(quán)（例如針對(duì)PTAB的不予立案決定提出的上訴）等問題CAFC未予審理【15】。

圖12-CAFC對(duì)PTAB相關(guān)上訴案件的處理情況

AIA實(shí)施后，向PTAB提起IPR和CBM訴訟的數(shù)量快速增長(zhǎng)，在相應(yīng)的立案和審理周期之后，2014年開始，CAFC受理的針對(duì)專利行政決定的上訴數(shù)量也進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，并在未來一段時(shí)間內(nèi)仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

圖13-CAFC受理的USPTO相關(guān)上訴案件數(shù)量【16】

而作為美國最高審判機(jī)構(gòu)的聯(lián)邦最高法院僅針對(duì)涉及制度設(shè)計(jì)和重要原則的問題進(jìn)行提審。AIA實(shí)施后，最高法院針對(duì)PTAB相關(guān)訴訟共提審了兩個(gè)案件：一是2016年初提審了科佐速度科技公司（Cuozzo Speed Technology）就PTAB采用的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)是否恰當(dāng)和立案終審權(quán)是否合理提起的上訴，最高法院最終在兩個(gè)關(guān)鍵問題上全部支持了PTAB的做法，一方面肯定了PTAB有權(quán)在IPR程序中適用權(quán)利要求“最寬合理解釋原則（BRI）”，另一方面明確了PTAB對(duì)IPR程序是否立案的決定不可上訴，是最終決定權(quán)，這并不超過國會(huì)賦予PTAB的權(quán)力。另一個(gè)是2017年1月，最高法院全體法官一致同意對(duì)Wi-Fi壹公司（Wi-Fi One）訴博通公司（Broadcom Corporation）的案件進(jìn)行全席重審，此次主要聚焦的問題PTAB在IPR程序中規(guī)定和執(zhí)行訴訟時(shí)效是否合適的問題，該案目前正在征求法庭之友的意見。

可以看到，美國在專利有效性問題上的三個(gè)審級(jí)職責(zé)和作用非常清晰明確。PTAB或聯(lián)邦地區(qū)法院作為初審單元明確事實(shí)問題并基于事實(shí)做出法律判斷，CAFC作為中間審級(jí)重點(diǎn)審核法律問題，而最高法院僅就關(guān)乎制度運(yùn)行的少數(shù)關(guān)鍵原則問題進(jìn)行審判。此外，在美國的實(shí)踐中，行政機(jī)關(guān)與法院的角度和角色也有不同，行政機(jī)關(guān)在其管理領(lǐng)域具有專業(yè)性，法院的管轄問題則是廣而不專，因此，除非行政機(jī)關(guān)的決定和法條有直接沖突，法院對(duì)其決定通常較為“尊重（Deference）”【17】，法院在再審中不會(huì)重新假設(shè)自己是行政機(jī)關(guān)，而是僅會(huì)判斷行政機(jī)關(guān)的決定是否“合理”，而不是是否“智慧”。

美國專利授權(quán)后行政制度體系

當(dāng)前，美國已經(jīng)建立了內(nèi)容較為豐富的專利授權(quán)后行政制度體系。

圖14-美國專利授權(quán)后行政制度體系

對(duì)于專利挑戰(zhàn)者而言，可以根據(jù)證據(jù)類型、法律依據(jù)、提告時(shí)機(jī)等不同情形選擇PTAB的EPR、IPR、PGR或CBM等程序挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性。

圖15-美國專利授權(quán)后行政制度之挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性

對(duì)于專利權(quán)人而言，也可以根據(jù)不同的情形和目的，通過美國專利商標(biāo)局（USPTO）的再頒（Reissue）、專利訂正（Certificate of Correction）、聲明（Disclaimer）、補(bǔ)充審查（Supplemental Examination）、單方再審（EPR）等程序修改和完善權(quán)利要求，提高專利權(quán)穩(wěn)定性。

再頒程序允許專利權(quán)人在不超出原申請(qǐng)范圍的前提下對(duì)專利中的各種錯(cuò)誤進(jìn)行修改，專利權(quán)人可以通過再頒程序拓寬或縮窄權(quán)利要求、改正說明書和附圖錯(cuò)誤、修改發(fā)明人關(guān)系等，審查通過后授予的再頒專利與原始專利具有等同效力。專利訂正程序是對(duì)于美國專利商標(biāo)局的錯(cuò)誤或申請(qǐng)人的錯(cuò)誤進(jìn)行更正并核發(fā)訂正證書的程序，專利權(quán)人可以通過這一程序修改專利中的細(xì)微錯(cuò)誤。聲明程序是允許專利權(quán)人通過聲明放棄權(quán)利要求的程序，如果專利權(quán)人提出侵權(quán)訴訟之前發(fā)現(xiàn)授權(quán)專利中可能存在被無效的權(quán)利要求，可以通過這一程序放棄這部分權(quán)利要求，避免不必要的損失。補(bǔ)充審查程序是對(duì)于已經(jīng)授權(quán)的專利，專利權(quán)人如果發(fā)現(xiàn)任何與專利相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，可以通過這一審查程序向?qū)彶閱T披露相關(guān)信息，并由審查員進(jìn)行審查，這一程序?yàn)樵趯＠暾?qǐng)和審查階段未能及時(shí)披露信息的權(quán)利人提供了救濟(jì)途徑。這些行政修改程序的設(shè)計(jì)各有側(cè)重，為專利權(quán)人提供了多樣化的選擇。

圖16-美國專利授權(quán)后行政修改程序體系

改革帶來哪些啟示？

AIA對(duì)于美國專利無效制度的改革具有重要意義。改革后的實(shí)踐顯示，越來越多的專利權(quán)有效性爭(zhēng)端從司法途徑轉(zhuǎn)由行政程序解決，新制度充分顯現(xiàn)了“吸引力”，獲得了關(guān)注，取得了效益。

從美國專利無效制度改革和授權(quán)后行政救濟(jì)體系的建設(shè)中，可以看到如下啟示：

一是行政程序在解決專利權(quán)有效性爭(zhēng)端中優(yōu)勢(shì)突出。AIA之前，利益相關(guān)人在美國更多依賴于司法途徑挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性。在改革中，美國通過強(qiáng)化PTAB職能和改進(jìn)專利行政確權(quán)程序引導(dǎo)更多主體通過行政途徑解決專利有效性爭(zhēng)端。而后的實(shí)踐中，行政程序充分顯現(xiàn)了其在判定專利權(quán)有效性中效率高、成本低、專業(yè)性強(qiáng)等方面的優(yōu)勢(shì)，獲得了利益相關(guān)人的認(rèn)可與持續(xù)關(guān)注。

二是清晰的程序定位促使行政和司法程序融合增效。在當(dāng)前美國關(guān)于專利權(quán)有效性的審理中，PTAB（或聯(lián)邦地區(qū)法院）、CAFC和聯(lián)邦最高法院三個(gè)審級(jí)逐級(jí)“遞進(jìn)”，分別側(cè)重于事實(shí)問題、法律問題和根本性規(guī)則問題，定位清晰。而在PTAB與聯(lián)邦地區(qū)法院的定位區(qū)分也越來越明晰，專利有效性問題被導(dǎo)向行政程序處理，聯(lián)邦地區(qū)法院未來將會(huì)更專注于處理專利侵權(quán)問題。

圖17-美國專利無效和中國專利無效制度比較

三是精良的制度設(shè)計(jì)有助于保障資源運(yùn)用效率。美國在專利無效制度設(shè)計(jì)中部署了一些限制要素，例如為了防止被訴侵權(quán)人拖延侵權(quán)訴訟程序在IPR程序中設(shè)定了起訴時(shí)限，又如為了避免授權(quán)初期濫用程序在PGR程序中設(shè)置了較為嚴(yán)格的立案標(biāo)準(zhǔn)。這些細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)有效避免了“制度投機(jī)”，確保行政資源在真正需要解決的爭(zhēng)端中切實(shí)發(fā)揮作用。

四是豐富的授權(quán)后行政救濟(jì)體系滿足更多實(shí)際需求。美國建立了豐富的專利授權(quán)后救濟(jì)體系，對(duì)于申請(qǐng)人而言，無論是細(xì)微錯(cuò)誤，還是因訴訟糾紛需要增加、修改或放棄權(quán)利要求，都有多樣化的救濟(jì)渠道可以選擇；對(duì)于公眾而言，也可以根據(jù)不同時(shí)機(jī)、不同理由和不同證據(jù)等選擇合適的程序挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性。救濟(jì)體系中每個(gè)程序的設(shè)計(jì)都有較強(qiáng)的針對(duì)性，權(quán)利人和公眾的需求得到了滿足，也使行政資源的利用更加聚焦高效。

我國的專利無效程序目前已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了提交請(qǐng)求后6個(gè)月內(nèi)結(jié)案，由專利復(fù)審委員會(huì)的合議組進(jìn)行審理，并輔以嚴(yán)格的質(zhì)量控制，充分彰顯了行政程序快速、專業(yè)的特點(diǎn)。但是，我國專利確權(quán)程序整體上仍然存在后續(xù)司法程序長(zhǎng)、銜接效率不高等問題，有很大的改革空間。

基于美國制度改革中的上述啟示，提出如下建議：

一是優(yōu)化明確專利確權(quán)程序中行政和司法程序的職能和定位。在我國挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性應(yīng)當(dāng)向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提交無效請(qǐng)求，而后對(duì)復(fù)審委員會(huì)決定不服的，可以依次向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級(jí)人民法院和最高人民法院請(qǐng)求司法審判，除復(fù)審委員會(huì)以外，各級(jí)法院也都是事實(shí)問題和法律問題綜合審理，程序多、審理內(nèi)容重復(fù)致使制度整體效率不高。建議進(jìn)一步精簡(jiǎn)司法程序，為每個(gè)審級(jí)確定清晰有別的程序定位，發(fā)揮各自所長(zhǎng)，形成“遞進(jìn)”效應(yīng)而非簡(jiǎn)單重復(fù)，在上訴階段優(yōu)化專利侵權(quán)和確權(quán)處理的銜接，提高制度效能。

二是豐富和精化專利授權(quán)后行政程序設(shè)計(jì)。當(dāng)前，我國的專利無效程序既承擔(dān)著公眾挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性的全部職能，也是授權(quán)后專利權(quán)人修改權(quán)利要求的唯一通道。建議增加更有針對(duì)性的專利授權(quán)后行政修改程序，合理擴(kuò)大專利無效程序的依職權(quán)審查范圍，通過精良的制度設(shè)計(jì)響應(yīng)多樣需求，提高制度運(yùn)行效率，切實(shí)推動(dòng)專利權(quán)穩(wěn)定性提高，構(gòu)建健康有序的專利保護(hù)環(huán)境。

后記

2016年底，筆者在喬治華盛頓大學(xué)（GWU）學(xué)習(xí)期間深感美國專利行政無效程序的熱度，PTAB、IPR、PGR成為很多知識(shí)產(chǎn)權(quán)課程和律師們議論的焦點(diǎn)，成為很多企業(yè)和權(quán)利人廣泛使用的程序。寄希望把這一動(dòng)向與改革要點(diǎn)更好地分享，我們動(dòng)筆寫下此文。成文過程中得到了GWU在讀博士郭家臻、李博文的大力支持，他們?yōu)楸疚某晌奶峁┝舜罅抠Y料，我們?cè)谶^程中對(duì)此問題有著非常深入的探討，超越了語言和時(shí)差的障礙。文章總體成文后，得到了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局孟海燕處長(zhǎng)、孫遠(yuǎn)釗教授的深度指點(diǎn)，在此一并表示感謝！

2017年6月12日，本文行將在網(wǎng)絡(luò)發(fā)表之際，美國聯(lián)邦最高法院批準(zhǔn)了Oil States Energy Services（OSES）提交的調(diào)卷令申請(qǐng)，同意審議PTAB的IPR程序是否違憲，再次將PTAB及其改革后的復(fù)議程序推至風(fēng)口浪尖。如果最高院的審判結(jié)果支持OSES的主張，將勢(shì)必引起美國專利無效制度的再一次顛覆性改革，如果審判結(jié)果支持PTAB的主張，IPR等復(fù)議程序的影響力無疑將進(jìn)一步擴(kuò)大。對(duì)于最終審判結(jié)果，我們可以共同拭目以待。

注解：

【1】單方再審和多方再審數(shù)據(jù)引自美國專利審判及上訴委員會(huì)（PTAB）官方網(wǎng)站，http://uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/stats/process，2017-1-30瀏覽。聯(lián)邦地區(qū)法院一審專利訴訟數(shù)據(jù)引自“美國專利授權(quán)后的復(fù)審制度及其啟示”，張玉蓉，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》，2015年第2期，87頁。

【2】《AIPLA 2015 Report of the Economic Survey》，美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師協(xié)會(huì)，American Intellectual Property Law Association，2015年6月，I-140頁。

【3】 “運(yùn)用新的復(fù)審程序撤銷美國專利—有效、使用率高、但也有挑戰(zhàn)”，馬宗圣，http://www.finnegan.com/zh-CHT/news/newsdetail.aspx?news=3362，2016年9月14日瀏覽。

【4】 數(shù)據(jù)引自美國專利審判及上訴委員會(huì)（PTAB）官方網(wǎng)站，http://uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/stats/process，2017-1-30瀏覽。

【5】美國政府的財(cái)年計(jì)算從前一年的10月1日至當(dāng)年的9月30日，例如，2016財(cái)年是指2015年10月1日至2016年9月31日。2017財(cái)年目前僅計(jì)算到2016年10月1日至12月31日的請(qǐng)求量。

【6】 數(shù)據(jù)引自美國專利審判及上訴委員會(huì)（PTAB）官方網(wǎng)站，http://uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/stats/process，2017-1-30瀏覽。

【7】 “美國專利救濟(jì)制度改革復(fù)審救濟(jì)程序效益顯現(xiàn)”，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm，2016-9-14瀏覽。

【8】數(shù)據(jù)引自美國專利審判及上訴委員會(huì)（PTAB）官方網(wǎng)站，http://uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/stats/process，2017-1-30瀏覽。

【9】 數(shù)據(jù)引自美國專利審判及上訴委員會(huì)（PTAB）官方網(wǎng)站，http://uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/stats/process，2017-1-30瀏覽。

【10】 “美國專利救濟(jì)制度改革復(fù)審救濟(jì)程序效益顯現(xiàn)”，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm，2016-9-14瀏覽。

【11】美國法院通常決定是否停止訴訟必須綜合考量下列三個(gè)要素：證據(jù)開示程序（Discovery Procedure）是否已經(jīng)完成以及審判期日是否已經(jīng)確定；停止訴訟是否可以簡(jiǎn)化本案爭(zhēng)論與本案審理；停止訴訟是否會(huì)對(duì)他人不利（unduly prejudice）。

【12】 “美國專利救濟(jì)制度改革復(fù)審救濟(jì)程序效益顯現(xiàn)”，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm，2016-9-14瀏覽。

【13】 AIA第7節(jié)（c）。

【14】 CAFC會(huì)根據(jù)PTAB審核案子的記錄（record）來判斷PTAB決定的事實(shí)問題是不是有充足的證據(jù)依據(jù)支持（whether the factual question determined by the PTAB is supported by substantial evidence in the record），但是CAFC不會(huì)重新把證人（比如專家證人）召集到CAFC然后重新審問證人，也不會(huì)允許原告或者被告增加新的證據(jù)，也不會(huì)考慮任何新的證據(jù)。

【15】數(shù)據(jù)來源：“Federal Circuit PTAB Appeal Statistics-January 1,2017”，http://www.aiablog.com/cafc-appeals/federal-circuit-ptab-appeal-statistics-january-1-2017/，2017年2月12日瀏覽。

【16】此數(shù)據(jù)中包含針對(duì)USPTO（含PTAB在內(nèi)）的各類行政決定提出的上訴。數(shù)據(jù)來源：美國法院官方網(wǎng)站，http://www.uscourts.gov/statistics-reports/caseload-statistics-data-tables，2017年2月10日瀏覽。

（文章原載于《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》雜志，由作者授權(quán)發(fā)布）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：宋蓓蓓  潘曉

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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