“惡意專利主張”案件好復(fù)雜呀

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美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院將“惡意專利主張”案件發(fā)回州法院重審。復(fù)雜的地方在于，州法院現(xiàn)在似乎需要駁回MPHJ有關(guān)優(yōu)先性的反訴，因?yàn)槠涫腔趯＠ㄌ岢龅摹５侥莻€(gè)時(shí)候MPHJ似乎就要提起聯(lián)邦宣告判決訴訟來提出優(yōu)先性問題。

聯(lián)邦巡回上訴法院的此次判決很有意思，駁回了MPHJ進(jìn)入聯(lián)邦法院的申請(qǐng)。佛蒙特州控訴專利持有人MPHJ違反《佛蒙特州消費(fèi)者保護(hù)法》（VCPA），起因是MPHJ的專利維權(quán)行動(dòng)，其信函維權(quán)分為三個(gè)階段：

空殼公司MPHJ的信函中稱，“我們已經(jīng)確認(rèn)你公司正在使用專利技術(shù)（掃描到郵件）”，建議“現(xiàn)在你方應(yīng)該與我方簽訂許可協(xié)議”。

幾周之后來自FarneyDaniels律所的催促信稱，事先沒有否認(rèn)表示將被視為同意存在侵權(quán)行為，暗示如果收信人不簽訂許可協(xié)議的話，就會(huì)提起訴訟。

第三封催促信與第二封一樣。

這些行為促使佛蒙特州總檢察長(zhǎng)根據(jù)VCPA提起公訴，控告MPHJ存在不正當(dāng)和欺詐性的商業(yè)行為，因?yàn)槠?ldquo;在不可能提起訴訟的情況下對(duì)小企業(yè)威脅提起訴訟，使得收信人承擔(dān)調(diào)查責(zé)任，利用空殼公司減輕責(zé)任；在信函中稱如果不接受許可的話，將會(huì)立即提起訴訟。許可項(xiàng)目非常成功，很多企業(yè)參與其中，平均許可費(fèi)用為每個(gè)雇員1000美元”。佛蒙特州還申請(qǐng)永久性禁令，要求MPHJ遵守州法。

在佛蒙特州提交公訴狀（但在其修改訴狀之前）之后，佛蒙特州頒布了《佛蒙特州惡意認(rèn)定專利侵權(quán)法》（BFAPIA），規(guī)定了一種新的訴因類型——“惡意專利侵權(quán)主張”，考慮的因素有“律師函的內(nèi)容，主張侵權(quán)前調(diào)查的程度，要求在不合理的短時(shí)間內(nèi)支付許可費(fèi)，欺詐性侵權(quán)主張”。

MPHJ稱禁令將迫使其遵守BFAPIA，但是美國(guó)聯(lián)邦專利法應(yīng)該優(yōu)先于該法律，因此，該案件應(yīng)該移送至聯(lián)邦法院。

聯(lián)邦地區(qū)法院駁回了MPHJ的第一次移送管轄申請(qǐng)（基于第一次的公訴狀）和第二次移送管轄申請(qǐng)（基于佛蒙特州修改后的訴狀）。MPHJ就第二次駁回提起了上訴，聯(lián)邦巡回上訴法院維持了原判——限制上訴僅及于與BFAPIA有關(guān)的問題，法院認(rèn)定佛蒙特州申請(qǐng)的禁令并沒有提出遵守BFAPIA的問題，尤其是佛蒙特州的該立法出現(xiàn)在口頭辯論期間，該州并沒有尋求禁令要求遵守該立法。

判決中最有意思的地方是，法官O’Malley關(guān)于聯(lián)邦巡回上訴法院在《美國(guó)發(fā)明法案》（AIA）以及Gunn一案之后的管轄權(quán)問題的討論。

AIA修改了美國(guó)法典第28編，現(xiàn)第1295（a）（1）條授權(quán)聯(lián)邦巡回上訴法院享有下述案件的上訴管轄權(quán)：根據(jù)國(guó)會(huì)與專利有關(guān)的任何法律而提起的任何民事訴訟，或者任何一方根據(jù)此等法律提起強(qiáng)制反訴的民事訴訟。此次修改將聯(lián)邦巡回上訴法院的管轄權(quán)擴(kuò)展至包含僅因強(qiáng)制反訴而引發(fā)專利問題的案件（之前，主要依據(jù)起訴狀決定）。新法第1338（a）條還規(guī)定，州法院不得對(duì)任何根據(jù)國(guó)會(huì)與專利有關(guān)的任何法律而主張的救濟(jì)訴訟享有管轄權(quán)。第1454條還規(guī)定，任何一方根據(jù)國(guó)會(huì)與專利有關(guān)的任何法律提起救濟(jì)的民事訴訟可以移交至聯(lián)邦地區(qū)法院。

與此同時(shí)，在Gunn一案中，聯(lián)邦最高法院將聯(lián)邦巡回上訴法院的管轄權(quán)限制為：（1）聯(lián)邦專利法規(guī)定了訴因的案件，或者（2）盡管訴訟主張根據(jù)州法律，但聯(lián)邦專利法問題（a）有必要提出且（b）事實(shí)上存在爭(zhēng)議且（c）是重大的且（d）能夠在聯(lián)邦法院解決，也能夠維持國(guó)會(huì)認(rèn)可的聯(lián)邦與州之間的平衡。

MPHJ主張聯(lián)邦巡回上訴法院對(duì)此案具有上訴管轄權(quán)，因?yàn)槠浞丛V主張?zhí)岢隽艘粋€(gè)專利法問題。具體來說，MPHJ請(qǐng)求“宣告VCPA無效或者憲法第一、五、十四修正案，憲法聯(lián)邦至高性和專利條款，美國(guó)法典第35編相對(duì)于VCPA具有優(yōu)先性”。

聯(lián)邦巡回上訴法院在這樣的復(fù)雜情形下第一次判決，MPHJ的反訴屬于強(qiáng)制性反訴，因?yàn)槠渑c公訴狀中的主訴具有緊密的事實(shí)與邏輯聯(lián)系。根據(jù)第1295（a）（1）條提出的第二個(gè)問題是該反訴是否“源于”聯(lián)邦專利法，法院對(duì)此也有明確解答。盡管并非一個(gè)訴因，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為優(yōu)先性抗辯非常重要，也是一個(gè)必要的聯(lián)邦專利問題，其解決方案會(huì)對(duì)整個(gè)聯(lián)邦專利系統(tǒng)產(chǎn)生廣泛的影響。

聯(lián)邦專利法是否具有優(yōu)先性，或者使得VCPA無效，具有遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出本案之外的重要性。假設(shè)法院認(rèn)定，VCPA并非無效或者在州法院具有優(yōu)先性，將會(huì)影響專利統(tǒng)一整體的發(fā)展，因?yàn)榇说扰袥Q將會(huì)在佛蒙特州內(nèi)具有約束力，但在其他聯(lián)邦或者具有類似法律的其他州并不具有約束力。本案的事實(shí)與Gunn一案具有根本上的不同，Gunn一案中法院承認(rèn)聯(lián)邦問題屬于“回溯型的法律事故主張”，不太可能對(duì)未來的專利訴訟具有任何“排除爭(zhēng)議的影響”，因此并不重要。作為“法律適用”上的問題，MPHJ提出的強(qiáng)制性反訴在一定程度上依賴于本案的特別事實(shí)，不過本案的解決方案也會(huì)幫助理清專利法的邊界，明確專利權(quán)人在提出權(quán)利侵權(quán)主張上的權(quán)利與特權(quán)。

因此，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為其對(duì)于本案確實(shí)具有上訴管轄權(quán)。

到現(xiàn)在，你可能發(fā)現(xiàn)我之前所說的最終的判決（有效地駁回移送管轄請(qǐng)求）與新法允許移送“一方根據(jù)國(guó)會(huì)與專利有關(guān)的法律提出救濟(jì)主張”的案件之間存在矛盾，尤其是因?yàn)榉ㄔ号袥QMPHJ確實(shí)根據(jù)聯(lián)邦專利法提出了救濟(jì)主張。表面上矛盾的解決方案實(shí)際上是程序上的，“MPHJ并沒有根據(jù)美國(guó)法典第28編第1454條就聯(lián)邦地區(qū)法院的判決提起上訴，因此我們沒有機(jī)會(huì)就新法做出解釋”。

復(fù)雜的地方在于，州法院現(xiàn)在似乎需要駁回MPHJ有關(guān)優(yōu)先性的反訴，因?yàn)槠涫腔趯＠ㄌ岢龅?。到那個(gè)時(shí)候MPHJ似乎就要提起聯(lián)邦宣告判決訴訟來提出優(yōu)先性問題。（編譯自patentlyo.com）

（注：本文來源于中國(guó)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)，原標(biāo)題為《美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院將“惡意專利主張”案件發(fā)回州法院重審》）      

來源：中國(guó)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)

編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷