商標(biāo)行政糾紛中作品權(quán)屬的認定

——評析江西省萬載橡膠制品有限公司與商標(biāo)評審委員會、江西新萬載日月橡膠有限公司商標(biāo)異議復(fù)審行政案

【本案要旨】：

對于解決著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)益沖突，根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標(biāo)法〉的決定》第二次修正后的商標(biāo)法（下稱商標(biāo)法）第三十一條確立了保護在先權(quán)利原則，對防止申請注冊商標(biāo)損害他人在先著作權(quán)行為進行了有效遏制。但在該條款的適用過程中，有關(guān)作品構(gòu)成要件及損害行為的認定標(biāo)準(zhǔn)仍有分歧，其中作品的權(quán)屬認定一直是審查商標(biāo)法第三十一條有關(guān)在先著作權(quán)與在后申請商標(biāo)發(fā)生沖突問題的關(guān)鍵。

案情

2005年7月4日，江西省萬載橡膠制品有限公司（下稱萬載公司）向國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）申請注冊第4755216號商標(biāo)（下稱被異議商標(biāo)，如圖），指定使用在第7類運輸機傳送帶、傳送帶等商品上。2008年1月21日,該商標(biāo)經(jīng)商標(biāo)局初步審定并公告。

江西新萬載日月橡膠有限公司（下稱新萬載日月公司）于2003年6月3日向商標(biāo)局申請注冊第3579405號商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)一，如圖），2005年2月21日被核準(zhǔn)注冊，核定使用在第17類生橡膠或半成品橡膠、合成橡膠等商品上；2007年8月13日新萬載日月公司向商標(biāo)局申請注冊第6216986號商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)二，如圖），2010年1月14日被核準(zhǔn)注冊，核定使用在第12類陸地車輛傳送帶、車輛輪胎等商品上，上述商標(biāo)均處于有效專用期限內(nèi)。

新萬載日月公司在法定期限內(nèi)針對被異議商標(biāo)提出異議申請。2010年11月3日，商標(biāo)局裁定對被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。新萬載日月公司不服，向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱商評委）提出異議復(fù)審申請，請求不予核準(zhǔn)被異議商標(biāo)的注冊申請，其主要理由是：被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)一、引證商標(biāo)二構(gòu)成近似商標(biāo)，被異議商標(biāo)的申請注冊侵犯了新萬載日月公司的在先著作權(quán)、商號權(quán)。2010年12月16日，新萬載日月公司在江西省版權(quán)局對引證商標(biāo)的標(biāo)識進行了美術(shù)作品版權(quán)登記，載明作品類型為“美術(shù)作品”，作者為“羅小龍”，著作權(quán)人為“江西新萬載日月橡膠有限公司”，作品完成日期為“2003年2月1日”等。

2012年10月29日，商評委作出第43558號裁定，認定：一、被異議商標(biāo)指定使用的運輸機傳送帶等商品與引證商標(biāo)一、引證商標(biāo)二核定使用的商品不屬于類似商品，未構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)。二、新萬載日月公司早在2003年已提出“萬橡日月及圖”商標(biāo)的注冊申請，該商標(biāo)所含中文“萬橡日月”及日月圖形經(jīng)過獨特的藝術(shù)化處理，屬于著作權(quán)法保護的美術(shù)作品，新萬載日月公司對該作品享有在先著作權(quán)，被異議商標(biāo)所含中文“萬橡日月”及日月圖形與之構(gòu)成實質(zhì)性近似，被異議商標(biāo)的申請注冊損害了新萬載日月公司在先著作權(quán)。三、新萬載日月公司提交的證據(jù)不足以證明被異議商標(biāo)的申請注冊損害新萬載日月公司的在先商號權(quán)益及構(gòu)成對“萬橡日月及圖”商標(biāo)的搶注。據(jù)此，裁定：被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。萬載公司不服第43558號裁定，提起行政訴訟。

判決

北京市第一中級人民法院依據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項之規(guī)定，判決：維持第43558號裁定。萬載公司不服，提起上訴，并提交了第3172928號商標(biāo)檔案查詢信息，該商標(biāo)申請日期為2002年5月10日，申請人為濟南槐蔭福明電動助力車廠，2003年5月28日被核準(zhǔn)注冊，核定使用的商品為第12類機動自行車等。新萬載日月公司對該證據(jù)的真實性認可。

北京市高級人民法院認為：根據(jù)二審查明的事實，新萬載日月公司并非該作品的著作權(quán)人，以此請求對被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊，缺乏事實和法律依據(jù)；被異議商標(biāo)使用在輸機傳送帶、傳送帶等商品上與引證商標(biāo)一構(gòu)成商標(biāo)法第二十八條所規(guī)定的使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)。原審法院及商評委的相關(guān)認定錯誤，予以糾正，但其結(jié)論正確，對其結(jié)論予以維持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第（一）項之規(guī)定，判決：駁回上訴，維持原判。

評析

該案二審法院基于商標(biāo)行政案件全面審查原則，認定被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)一構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)，違反商標(biāo)法第二十八規(guī)定，不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊，從而在結(jié)論上維持了原審判決。但是，二審法院在認定被異議商標(biāo)的申請注冊是否構(gòu)成商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的“損害他人在先著作權(quán)”時更為嚴格審慎，結(jié)合新發(fā)現(xiàn)的事實，得出與原審法院相反的認定，即新萬載日月公司并非涉案作品的著作權(quán)人，其以損害在先著作權(quán)請求對被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊缺乏依據(jù)。一審和二審法院出現(xiàn)相反的認定，系由在先著作權(quán)的作品權(quán)屬認定不同導(dǎo)致，而作品的權(quán)屬認定一直是審查商標(biāo)法有關(guān)在先著作權(quán)與在后申請商標(biāo)發(fā)生沖突問題的關(guān)鍵。正確適用商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的保護在先著作權(quán)規(guī)則，厘清該條款的法律適用要件及標(biāo)準(zhǔn)，對于解決著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)沖突、平衡各方利益具有重要意義。

一般而言，商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的在先著作權(quán)保護，若不能證明在先著作權(quán)權(quán)屬，不能明確歸屬，即無法認定作品本身權(quán)利的合法性，不應(yīng)得到法律的保護。因此，存在足以推翻或質(zhì)疑作品權(quán)屬問題的證據(jù)時，在先著作權(quán)即不能得以保護，該證明標(biāo)準(zhǔn)須嚴格高度蓋然。主要考慮：一、作品的權(quán)屬確認是保護在先著作權(quán)的前提，真正作者的權(quán)利能否得到保護要求首先進行作品的權(quán)屬認定；二、在先著作權(quán)欲產(chǎn)生阻卻在后申請商標(biāo)的功效，其本身合法性須具有法律上的依據(jù)，作品權(quán)屬不明或不能確認，該作品是否“獨立完成”亦難以知曉，此情況下，承載于作品上的權(quán)利也就失去了保護的依據(jù)；三、著作權(quán)的保護不考慮實際使用方式，保護的力度較強，一定程度上打破了商標(biāo)法對商標(biāo)權(quán)益實行有限保護的規(guī)則，因此對在先著作權(quán)保護，嚴格的證明標(biāo)準(zhǔn)利于防止在先著作權(quán)保護的濫用?；谝陨峡紤]，當(dāng)事人可以依據(jù)相關(guān)規(guī)定，在主張商標(biāo)法第三十一條在先著作權(quán)保護時，應(yīng)提供涉及著作權(quán)的底稿、原件、合法出版物、著作權(quán)登記證書、認證機構(gòu)出具的證明、取得權(quán)利的合同等作為證據(jù)，證明其對該項權(quán)利的主體身份或利害關(guān)系。依據(jù)證據(jù)規(guī)則，在先權(quán)利人已經(jīng)完成足以證明其對涉案作品享有著作權(quán)的初步舉證責(zé)任后，在后商標(biāo)申請人若無法提出相反的證據(jù)，一般情況下，可以認定在先著作權(quán)成立。

該案中，新萬載日月公司主張在先著作權(quán)的“江西新萬載日月橡膠有限公司標(biāo)徽”作品與萬載公司提交的第3172928號商標(biāo)標(biāo)識相比，兩者除文字和圖形方向略有不同外，其它基本相同，構(gòu)成實質(zhì)性近似。但第3172928號商標(biāo)標(biāo)識于2002年5月10日前已存在，其與上述作品亦相近似，而該商標(biāo)早于“江西新萬載日月橡膠有限公司標(biāo)徽”作品的完成日期2003年2月1日即已申請注冊，并且屬于濟南槐蔭福明電動助力車廠，并無證據(jù)證明該廠與新萬載日月公司存在許可或其它關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，推翻了作品著作權(quán)登記證書載明的事實。商標(biāo)行政案件不僅要考慮具體行政行為的合法性，還要考慮行政訴訟中新的客觀事實。第3172928號商標(biāo)的圖案部分與新萬載日月公司版權(quán)登記的“江西新萬載日月橡膠有限公司標(biāo)徽”作品近似，新萬載日月公司主張其系該作品的著作權(quán)人并以此請求對被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊，缺乏事實和法律依據(jù)。原審法院及商評委的相關(guān)認定錯誤，故應(yīng)予以糾正。

孔慶兵 ?作者單位：北京市高級人民法院來源: 《中國知識產(chǎn)權(quán)報商標(biāo)周刊》編輯：iprdaily

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