從無(wú)效的角度淺談專利文件中的撰寫問(wèn)題 ——議搜狗訴百度輸入法

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一、引言

拜讀了孟憲功律師的《淺析：專利維權(quán)發(fā)展的新動(dòng)向》文章后，筆者感觸很大，據(jù)調(diào)查所知，近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)很大程度上體現(xiàn)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維權(quán)上?？v觀全球各大企業(yè)，專利的競(jìng)爭(zhēng)從幕后走向臺(tái)前，成為企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)的重要手段。移動(dòng)設(shè)備相關(guān)作為全球?qū)＠麘?zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)，蘋果與三星專利之訴最為經(jīng)典。這場(chǎng)專利戰(zhàn)始于2009年，在2010年到2014年期間進(jìn)入白熱化，現(xiàn)在已經(jīng)接近尾聲。

正如《淺析：專利維權(quán)發(fā)展的新動(dòng)向》文章中談到，在11月23日，搜狗公司向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院和上海高級(jí)人民法院提起9項(xiàng)專利侵權(quán)訴訟，并提出了1.8億元的賠償要求，創(chuàng)下了我國(guó)專利訴訟索賠的新紀(jì)錄(1) 。本次訴訟所涉專利除了屬于輸入法核心技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)詞庫(kù)、智能組詞等技術(shù)外，還包括了顏文字/圖形輸入、圖片/表情輸入、網(wǎng)址補(bǔ)全與導(dǎo)航等周邊及個(gè)性化功能。其中，針對(duì)專利號(hào)為200610127154的專利（以下簡(jiǎn)稱本專利），請(qǐng)求索賠金額就高達(dá)1億元。

下面，筆者基于多年的撰寫經(jīng)驗(yàn)，從無(wú)效的角度淺談一下本專利文件中常見的撰寫問(wèn)題。

二、本專利的基本審查信息

1、本專利的基本信息

本專利的申請(qǐng)?zhí)枮?00610127154，發(fā)明名稱為“一種向應(yīng)用程序輸入藝術(shù)字/圖形的方法及系統(tǒng)”，申請(qǐng)日為2006年09月05日，授權(quán)公告日為2010年06月23日。本專利權(quán)利要求書一共有23項(xiàng)，其中有四項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求。

2、本專利的基本審查信息

在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，本專利一共收到兩次審查意見通知書。

第一次審查意見通知書中僅僅指出了因權(quán)利要求書中存在“所述藝術(shù)字樣式包括但不限于”這種含義不確定的表述，導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚，專利權(quán)人將“所述藝術(shù)字樣式包括但不限于”進(jìn)行了刪除，克服了上述缺陷。

第二次審查意見通知書中指出，權(quán)利要求1-8，,12-20不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。對(duì)此，專利權(quán)人在權(quán)利要求1及12中增加了“通過(guò)輸入法平臺(tái)進(jìn)行以下步驟”及“接收到鍵盤的按鍵消息后”技術(shù)特征，同時(shí)在說(shuō)明書中的相應(yīng)位置也增加了上述兩個(gè)技術(shù)特征。通過(guò)增加上述技術(shù)特征后，審查員認(rèn)為本專利權(quán)利要求1-8，,12-20克服了第二次審查意見通知書中指出的不具備創(chuàng)造性的問(wèn)題，并于2010年06月23日進(jìn)行了授權(quán)公告。

三、本專利文件撰寫中存在的幾種問(wèn)題

筆者通過(guò)從無(wú)效的角度分析本專利，發(fā)現(xiàn)本專利存在如下問(wèn)題：

1、修改超范圍

專利權(quán)人在答復(fù)第二次審查意見時(shí)，在權(quán)利要求以及說(shuō)明書中均增加了“通過(guò)輸入法平臺(tái)進(jìn)行以下步驟”及“接收到鍵盤的按鍵消息后”技術(shù)特征，雖然審查員在審核時(shí)未對(duì)該修改進(jìn)行質(zhì)疑，但是筆者認(rèn)為上述的技術(shù)特征均沒(méi)有在原始權(quán)利要求書及說(shuō)明書文字記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書附圖中能直接的、毫無(wú)疑義的確定出來(lái)，因此這樣的修改是不允許的。

2、缺少必要技術(shù)特征

本專利一共有四項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，分別為權(quán)利要求1、9、12及21，筆者認(rèn)為該四項(xiàng)權(quán)利要求均存在“缺少必要技術(shù)特征”的問(wèn)題，具體分析如下：

1）權(quán)利要求1中限定了建立鍵盤消息編碼與藝術(shù)字樣式的映射關(guān)系，但是未限定實(shí)現(xiàn)藝術(shù)字樣式是如何獲得的具體技術(shù)手段；另外權(quán)利要求1中也未限定實(shí)現(xiàn)從“建立鍵盤消息編碼與藝術(shù)字樣式的映射關(guān)系” 到“接收到鍵盤的按鍵消息后”之間的步驟是如何實(shí)現(xiàn)的具體技術(shù)手段，因此權(quán)利要求1缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術(shù)特征。

2）權(quán)利要求9保護(hù)一種向應(yīng)用程序輸入藝術(shù)字/圖形的方法，但是未限定該方法的具體操作平臺(tái)的技術(shù)手段；另外權(quán)利要求9中也未限定實(shí)現(xiàn)從“建立鍵盤消息編碼-文字/文字串-藝術(shù)字樣式三者之間的映射關(guān)系”到“調(diào)用操作系統(tǒng)接口函數(shù)，獲取鍵盤消息編碼”之間步驟是如何實(shí)現(xiàn)的具體技術(shù)手段，因此權(quán)利要求9缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術(shù)特征。

3）權(quán)利要求12中未限定實(shí)現(xiàn)從“存儲(chǔ)單元”到“編碼接收單元”之間是如何銜接的具體技術(shù)手段，因此權(quán)利要求12缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術(shù)特征。

4）權(quán)利要求21保護(hù)一種向應(yīng)用程序輸入藝術(shù)字/圖形的系統(tǒng)，但是未限定該系統(tǒng)的具體操作平臺(tái)的技術(shù)手段，也未限定實(shí)現(xiàn)從“存儲(chǔ)單元”到“編碼接收單元”之間是如何銜接的具體技術(shù)手段，因此權(quán)利要求21缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術(shù)特征。

3、得不到說(shuō)明書支持

筆者經(jīng)過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)本專利權(quán)利要求書中有多項(xiàng)存在權(quán)利要求得不到說(shuō)明書支持的問(wèn)題，具體如下：

1）涉案專利權(quán)利要求1限定技術(shù)方案為“建立鍵盤消息編碼與藝術(shù)字樣式的映射關(guān)系”，因權(quán)利要求1中的“映射關(guān)系”為功能限定，映射關(guān)系的方式及種類很多，而涉案專利說(shuō)明書實(shí)施例部分則僅給出了映射關(guān)系為對(duì)于英文顯示，直接建立鍵盤消息編碼與ASCⅡ碼藝術(shù)字、ASCⅡ碼藝術(shù)圖形…的映射關(guān)系；對(duì)于中文顯示，可以建立編碼串（即鍵盤消息編碼）與文字/文字串、…的映射關(guān)系（參見說(shuō)明書第【0061】段）。本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由懷疑該映射關(guān)系所包括的其他的具體的映射關(guān)系不能解決涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果。權(quán)利要求1還限定了“所述藝術(shù)字樣式包括：ASCⅡ碼藝術(shù)字、ASCⅡ碼藝術(shù)圖形、散光字、單行字符串、字符陣或者圖形”，所述包括表示開放式列舉，本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由懷疑其他的藝術(shù)字樣式不能解決涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果。因此，本專利權(quán)利要求1得不到說(shuō)明書支持。

2）權(quán)利要求2限定技術(shù)方案為“所述藝術(shù)字樣式通過(guò)預(yù)存儲(chǔ)方式獲得或者通過(guò)預(yù)置算法獲得”，所述預(yù)存儲(chǔ)方式及預(yù)置算法均為功能性限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說(shuō)明書未提到的其他替代方式來(lái)完成，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，因此，本專利權(quán)利要求2得不到說(shuō)明書支持。

3）權(quán)利要求12中限定的存儲(chǔ)單元、編碼接收單元、藝術(shù)字匹配單元以及輸出單元均為功能性限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能明了上述各個(gè)單元還可以采用說(shuō)明書中未提到的其他替代方式來(lái)完成，并達(dá)到相同的技術(shù)效果；另外，權(quán)利要求12中限定的映射關(guān)系為一種功能限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由懷疑該映射關(guān)系所包括的其他的具體的映射關(guān)系不能解決涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，權(quán)利要求12得不到說(shuō)明書支持。

4、權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚

經(jīng)過(guò)分析，筆者認(rèn)為本專利的23項(xiàng)權(quán)利要求均保護(hù)范圍不清楚，但因篇幅有限，筆者在此僅列舉幾項(xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚，具體如下：

1）權(quán)利要求1保護(hù)一種向應(yīng)用程序輸入藝術(shù)字/圖形的方法，其中“藝術(shù)字/圖形”，表示藝術(shù)字或者圖形，但是在權(quán)利要求1的具體步驟中，既限定有“藝術(shù)字/圖形”，也限定有“藝術(shù)字樣式”，并對(duì)藝術(shù)字樣式進(jìn)行了進(jìn)一步的限定：“所述藝術(shù)字樣式包括：ASCII碼藝術(shù)字、ASCII碼藝術(shù)圖形、散光字、單行字符串、字符陣或者圖形”。本領(lǐng)域的技術(shù)人員不能清楚界定“藝術(shù)字/圖形”與“藝術(shù)字樣式”之間的關(guān)系，也不能清楚的界定所述藝術(shù)字樣式是包括ASCII碼藝術(shù)字、ASCII碼藝術(shù)圖形、散光字、單行字符串、字符陣或者圖形中的任意一種還是兩種以上。另外，本專利權(quán)利要求1中對(duì)于藝術(shù)字樣式的獲得方式、如何建立鍵盤消息編碼與藝術(shù)字樣式的映射關(guān)系、如何實(shí)現(xiàn)建立鍵盤消息編碼與藝術(shù)字樣式的映射關(guān)系到接收到鍵盤的按鍵消息后這兩個(gè)步驟的過(guò)渡均未有限定，導(dǎo)致本領(lǐng)域的技術(shù)人員也不能清楚界定權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。

2）本專利權(quán)利要求6雖然進(jìn)一步限定了“還包括：判斷當(dāng)前狀態(tài)是否為藝術(shù)字狀態(tài)，若是，則進(jìn)行藝術(shù)字的匹配；否則，對(duì)應(yīng)所述鍵盤消息編碼與文字/文字串的映射關(guān)系，進(jìn)行文字/文字串的匹配”，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚該步驟與權(quán)利要求1中的各個(gè)步驟之間的先后關(guān)系，導(dǎo)致權(quán)利要求6保護(hù)范圍不清楚；另外，權(quán)利要求6中限定了“文字/文字串”，權(quán)利要求6直接引用權(quán)利要求1，權(quán)利要求6中的“文字/文字串”沒(méi)有在權(quán)利要求1中出現(xiàn)，也導(dǎo)致權(quán)利要求6保護(hù)范圍不清楚。

3）權(quán)利要求12中未限定存儲(chǔ)單元、編碼接收單元、藝術(shù)字匹配單元以及輸出單元之間的連接關(guān)系，導(dǎo)致本領(lǐng)域的技術(shù)人員也不能清楚界定權(quán)利要求12的保護(hù)范圍。

4）權(quán)利要求21中未限定存儲(chǔ)單元、編碼接收單元、文字串匹配單元、分詞單元、藝術(shù)字匹配單元以及輸出單元之間的連接關(guān)系，以及切分所述文字串是如何具體實(shí)現(xiàn)的，導(dǎo)致本領(lǐng)域的技術(shù)人員也不能清楚界定權(quán)利要求21的保護(hù)范圍。

通過(guò)上述分析可知，本專利的專利文件在形式上存在嚴(yán)重的缺陷。眾所周知，本專利的專利權(quán)人為北京搜狗科技發(fā)展有限公司，該公司為一家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在追求專利創(chuàng)新上時(shí)，不能只注重?cái)?shù)量，還應(yīng)該多注重一下專利撰寫的質(zhì)量，尤其是像本專利，在搜狗訴百度輸入法專利侵權(quán)案中，其請(qǐng)求索賠金額高達(dá)1億元，如果在專利撰寫的形式上被無(wú)效掉，豈不可惜。

四、本專利給出的啟示

根據(jù)專利法的規(guī)定(2) ，權(quán)利要求書是發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件中最重要的部分，權(quán)利要求書撰寫的好壞直接影響到該發(fā)明創(chuàng)造能否獲得專利法保護(hù)以及授權(quán)后專利獲得專利法保護(hù)的范圍的大小以及因此可以維權(quán)力度的大小等。所以撰寫權(quán)利要求書是一項(xiàng)法律性和專業(yè)性均很強(qiáng)的工作。下面，筆者針對(duì)上述對(duì)本專利的分析，對(duì)專利撰寫應(yīng)注意的問(wèn)題，談一下自己的看法。

專利法中規(guī)定的修改超范圍，是指根據(jù)《專利法》（2000）第33條的規(guī)定：申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原權(quán)利要求書及說(shuō)明書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原權(quán)利要求書及說(shuō)明書文字記載的內(nèi)容以及說(shuō)明書附圖中能直接的、毫無(wú)疑義的確定的內(nèi)容。如果在后續(xù)審查過(guò)程中，在權(quán)利要求書及說(shuō)明書中增加了技術(shù)特征，而該技術(shù)特征沒(méi)有記載在原說(shuō)明書和權(quán)利要求書中，就會(huì)導(dǎo)致修改超范圍。因此建議在修改權(quán)利要求書時(shí)，盡量避免修改超范圍。

專利法中規(guī)定的缺少必要技術(shù)特征，是指根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》（2001）第21條第2款規(guī)定：獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征。該規(guī)定包含兩個(gè)含義，一是獨(dú)立權(quán)利要求必須是一個(gè)完整的技術(shù)方案，二是還應(yīng)當(dāng)包含構(gòu)成該技術(shù)方案的全部必要技術(shù)特征。

但是在專利文件撰寫過(guò)程中，申請(qǐng)人或者代理人沒(méi)有很好的理解發(fā)明點(diǎn)或者想更大范圍的對(duì)專利進(jìn)行保護(hù)，只將發(fā)明或者實(shí)用新型的一部分寫在獨(dú)立權(quán)利要求里，這樣撰寫的獨(dú)立權(quán)利要求沒(méi)有從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，不符合撰寫要求。因此筆者認(rèn)為，申請(qǐng)人或者代理人在撰寫權(quán)利要求書前，應(yīng)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)發(fā)明內(nèi)容，明確技術(shù)方案，不能只考慮最大范圍的保護(hù)專利，而導(dǎo)致獨(dú)立權(quán)利要求沒(méi)有從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，從而缺少記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征。

專利法中規(guī)定的得不到說(shuō)明書支持，是指根據(jù)《專利法》（2000）第26條第4款的規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，說(shuō)明要求專利保護(hù)的范圍。在專利文件撰寫過(guò)程中，申請(qǐng)人通常不愿意過(guò)多的公開具體實(shí)施方式，但是在撰寫權(quán)利要求時(shí)又希望權(quán)利要求的保護(hù)范圍足夠?qū)?，這樣就容易導(dǎo)致權(quán)利要求沒(méi)有以說(shuō)明書為依據(jù)，即權(quán)利要求書沒(méi)有得到說(shuō)明書支持。因此，筆者認(rèn)為，如果想在權(quán)利要求書中使用較寬的范圍對(duì)專利進(jìn)行保護(hù)，例如使用上位概念或者使用功能限定的方式，那么在說(shuō)明書中就要盡可能多的記載具體實(shí)施方式。像美國(guó)和日本這樣的專利大國(guó)，申請(qǐng)人在撰寫專利文件時(shí)通常都是用十幾個(gè)實(shí)施方式來(lái)支持一個(gè)較寬的權(quán)利要求，這樣的撰寫方式，值得我們學(xué)習(xí)。

專利法中規(guī)定的權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚，是指根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》（2001）第20條第1款的規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)說(shuō)明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)特征，清楚、簡(jiǎn)要地表述請(qǐng)求保護(hù)的范圍。權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚主要體現(xiàn)在：1）產(chǎn)品權(quán)利要求只列出各個(gè)部件的名稱，而沒(méi)有給出具體結(jié)構(gòu)、相對(duì)位置以及相互作用的關(guān)系；2）同一個(gè)權(quán)利要求中出現(xiàn)具體方案和優(yōu)選方案的并列選擇或者出現(xiàn)上下位概念的并列選擇等。在撰寫專利文件時(shí)，應(yīng)盡量避免權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚，提高專利的撰寫質(zhì)量，為后續(xù)的審查過(guò)程免去一些不必要的問(wèn)題。

隨著國(guó)家對(duì)專利的越來(lái)越重視，越來(lái)越多的人也都意識(shí)到用專利作為武器以捍衛(wèi)自己權(quán)利的重要性，因此我國(guó)專利申請(qǐng)的數(shù)量迅速增加。專利申請(qǐng)數(shù)量迅速增加固然重要，但是，專利不等于創(chuàng)新，專利數(shù)量是衡量創(chuàng)新力的重要指標(biāo)，但創(chuàng)新的意義遠(yuǎn)不止專利申請(qǐng)數(shù)量那么簡(jiǎn)單。提高專利的撰寫質(zhì)量則是后續(xù)專利保護(hù)以及專利維權(quán)的基礎(chǔ)，因此應(yīng)當(dāng)重視專利文件的撰寫質(zhì)量問(wèn)題。

以上，是筆者從無(wú)效角度分析了本專利在專利文件撰寫上的幾種形式問(wèn)題，這些問(wèn)題僅是筆者提出的供參考的建議，如有不妥之處請(qǐng)批評(píng)指正。筆者在該文章中主要淺談的是專利撰寫上的一些形式上的問(wèn)題，對(duì)于新穎性和創(chuàng)造性的分析，筆者在此不再論述。

來(lái)源：超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：牟峰

編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷