企業(yè)專利侵權(quán)風險評估注意事項（建議收藏）

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作者：秦曉靖  專利工程師

來源：IPRdaily

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)越來越重視技術(shù)戰(zhàn)略的制定，而知識產(chǎn)權(quán)作為一種無形資產(chǎn)，是企業(yè)最為重要的經(jīng)濟資源，“三流企業(yè)賣力氣，二流企業(yè)賣產(chǎn)品，一流企業(yè)賣技術(shù)，超一流企業(yè)賣專利”已經(jīng)成為企業(yè)卓越管理者們的共識。

近年來，國外較為先進的企業(yè)為了保持、占有或加強在中國技術(shù)領(lǐng)域的市場份額和競爭優(yōu)勢，在我國申請的專利數(shù)量逐年增加， 而國內(nèi)的企業(yè)雖然在產(chǎn)品生產(chǎn)的鏈條上占據(jù)一定的位置，但是大多企業(yè)并沒有退可守進可攻的自由，國內(nèi)企業(yè)遇到的專利侵權(quán)訴訟和美國的337調(diào)查案件很多，并且結(jié)果大多處于不利的狀態(tài)。因此越來越多的國內(nèi)企業(yè)意識到知識產(chǎn)權(quán)的重要性，探索適合企業(yè)自身發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略，并且有針對性的在重視自身技術(shù)創(chuàng)新的同時，加強侵權(quán)風險的評估與破解、規(guī)避的機制。

例如：2011年~2015年約有770億美元的專利藥到期，隨著大量受到專利壁壘保護的藥品專利到期，高利潤將刺激大量的仿制藥藥廠迅速沖入這解禁的市場，國內(nèi)很多藥企也會匆匆闖入這片市場。但是機遇總是與挑戰(zhàn)并存，收益總是與風險同行，在爭搶開發(fā)仿制藥產(chǎn)品的時候，你為專利可能帶來的風險做好了準備么?下面簡要介紹專利侵權(quán)風險評估的各個階段企業(yè)所需要注意的事項。

專利侵權(quán)風險評估從廣義上講，是企業(yè)在進入某個特定技術(shù)領(lǐng)域之前，對目前此技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利申請情況，了解目前專利申請技術(shù)密集程度及核心專利的持有者，產(chǎn)品對專利技術(shù)的依賴程度等進行評估，大致評估進入此行業(yè)的專利侵權(quán)風險。

從狹義上講，專利侵權(quán)風險評估是針對特定的產(chǎn)品，在具體的產(chǎn)品在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售過程中，根據(jù)企業(yè)需要有針對性的對相關(guān)專利進行調(diào)研，鎖定可能關(guān)聯(lián)的專利，并評價自有產(chǎn)品的專利侵權(quán)風險評估。

（1）產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)過程

在企業(yè)進行研發(fā)、生產(chǎn)一個新產(chǎn)品時，在調(diào)研技術(shù)研發(fā)的研究現(xiàn)狀時，也要對該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利信息進行調(diào)研，分析該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利申請情況、專利申請創(chuàng)新點、主要專利的持有者進行調(diào)研，找出和企業(yè)自由研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度較大的專利，評估企業(yè)自有研發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品侵犯他人專利權(quán)的可能性，避免盲目的研發(fā)生產(chǎn)。

（2）產(chǎn)品上市推廣前

隨著世界經(jīng)濟一體化的進程，每個國家在對外開放的同時也保護本土企業(yè)的利益，各個國家的專利法也成為本土的企業(yè)對抗外來企業(yè)的利器，因此，企業(yè)在自有產(chǎn)品上市之前，需要在產(chǎn)品上市的區(qū)域，調(diào)研當?shù)卮祟惍a(chǎn)品的專利申請情況，評估企業(yè)自有產(chǎn)品侵犯當?shù)貙＠麢?quán)人的專利權(quán)的風險，避免銷售侵權(quán)產(chǎn)品，招惹侵權(quán)官司和對公司造成的經(jīng)濟損失。

（3）企業(yè)采購前

一般來說，大部分企業(yè)需要采購產(chǎn)品的部分零部件，而在采購零部件的同時，需要對采購的零部件進行調(diào)研，生產(chǎn)此零件的企業(yè)是否針對此零件有相應(yīng)的專利進行保護，如沒有專利保護，調(diào)研此零件技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利申請情況，評估此零件侵犯他人專利權(quán)的可能性，避免因采購侵犯他人專利權(quán)的零件而給公司帶來侵犯他人專利權(quán)的間接侵權(quán)責任。

前面對侵權(quán)風險的概念，侵權(quán)風險評估的時機進行了簡要介紹，那么侵權(quán)風險評估真正要評估的要素是什么呢，接下來進行簡要的介紹，通常情況下侵權(quán)風險評估的要素有如下幾個方面，下面對這些要素進行一一的簡要陳述：

（1）理論上侵權(quán)風險的評估

一般情況下，針對產(chǎn)品的侵權(quán)風險評估，首先對此產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利情況進行調(diào)研，找出和企業(yè)自有產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點關(guān)聯(lián)度較大的專利，將企業(yè)自有的產(chǎn)品和對比專利中獨立權(quán)利要求中所描述的技術(shù)特征進行對比，并判斷企業(yè)產(chǎn)品的侵犯此件專利的可能性，在判斷產(chǎn)品侵權(quán)時，應(yīng)該注意如下問題：

1）明確找到的對比專利的法律狀態(tài)，如果此件專利是有效的專利，則需要進一步判斷此件專利的穩(wěn)定性，若專利存在不應(yīng)當授予專利權(quán)的瑕疵，則次專利權(quán)將失去認定的基礎(chǔ)。如果此件專利是失效專利，則需要對此件專利進行進一步的判斷失效的原因，查找此件專利是否享有其他專利的優(yōu)先權(quán)，是否有同族專利的申請等情況，需要全面對此失效專利進行調(diào)研，增加侵權(quán)風險評估的準確性。此處值得注意的是失效的專利并不等于使用此件專利的技術(shù)不會有侵權(quán)風險，例如此件專利僅僅是某一技術(shù)的發(fā)展階段，或者在原有專利的基礎(chǔ)上增加一些新的技術(shù)特征， 即所謂的“專利簇”或“從屬專利”，此件專利的實施往往依賴于原有專利的實施，這種情況下，此件專利權(quán)的失效，并不等于該技術(shù)的實施不會受到其他仍處于有效期內(nèi)的專利權(quán)的制約，一旦實施了這類失效專利，就必然侵犯在先專利(還在保護期內(nèi))的專利權(quán)。

2）不同的國家、地區(qū)對侵權(quán)的判定標準不一，因此在進行侵權(quán)判定時，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品所上市的國家地區(qū)的法律所規(guī)定的侵權(quán)方法的判定方法，同一產(chǎn)品在不同的國家地區(qū)所遇到的侵權(quán)糾紛得到不一樣的結(jié)論也是很正常的。3）是否存在間接侵權(quán)的可能性，間接侵權(quán)是指企業(yè)的產(chǎn)品自有創(chuàng)新技術(shù)并沒有侵犯他人專利，而是產(chǎn)品中所使用的零件侵犯了他人的專利權(quán)而間接侵犯了他人專利權(quán)的行為，因供應(yīng)關(guān)系而發(fā)生的侵權(quán)案件并不少見，因此，在采購零部件時，充分調(diào)研零部件的產(chǎn)品合法性。

（2）敗訴的可能性分析

經(jīng)過理論分析，如果認為存在侵權(quán)的情況，應(yīng)考慮若專利權(quán)人發(fā)動訴訟，作為被告敗訴的可能性有多大，很多侵權(quán)訴訟并非以被告的敗訴為結(jié)局，在評估敗訴的可能性時，除了注意前面所述的理論上的侵權(quán)可能性的判定，還要充分考慮專利權(quán)人搜集證據(jù)的可能性和手段、自己是否持有對方正在實施的專利技術(shù)，或者自己的技術(shù)更能適應(yīng)市場需求，爭求和對方達成交叉許可的可能性等。

（3）敗訴的影響力分析

不同的國家地區(qū)所適用的法律不同，因此企業(yè)若侵權(quán)敗訴，敗訴的結(jié)果也有所不同，大多侵權(quán)敗訴的結(jié)果包括停止侵權(quán)、銷毀設(shè)備、停止侵權(quán)產(chǎn)品的銷售、賠償損失等，企業(yè)的商業(yè)信譽受到一定的影響，情況嚴重的有可能會退出產(chǎn)品市場。 但是也有部分企業(yè)通過專利侵權(quán)案件提升了企業(yè)的知名度，屬于商業(yè)運作范疇。

（4）備援方案的選擇空間

在專利侵權(quán)風險評估時，不僅要考慮產(chǎn)品和涉案專利是否理論上存在侵權(quán)風險、敗訴的可能性、敗訴的影響力，還應(yīng)該考慮企業(yè)是否有備選技術(shù)進行對涉案專利的應(yīng)對，主要考慮一下幾個方面1）企業(yè)有無已經(jīng)申請的專利和涉案專利的專利權(quán)人的其他技術(shù)相似，2）企業(yè)有無已經(jīng)或者將要申請的專利是對比專利所描述的技術(shù)更加優(yōu)選的技術(shù)，得到的產(chǎn)品性能更能適應(yīng)市場的需求，3）企業(yè)是否擁有已經(jīng)申請或?qū)⒁暾埖募夹g(shù)是對比專利的下游應(yīng)用技術(shù)，是否可達成交叉許可的合作模式，4）企業(yè)是否可以找到替代技術(shù)，來避開對比專利所描述的技術(shù)。

（5）授權(quán)的必要性分析

前面所述的在考慮企業(yè)備選方案的選擇空間時，要考慮企業(yè)是否有已經(jīng)申請或?qū)⒁暾埖膶＠蓪Ρ葘＠斐梢欢ㄓ绊憰r，更要考慮已有授權(quán)的專利穩(wěn)定性和在審專利、將要申請的專利可授權(quán)的可能性，若已有的授權(quán)專利穩(wěn)定性較差，很容易被他人無效掉，對企業(yè)來說將失去談判籌碼，不僅自己的產(chǎn)品被訴侵權(quán)敗訴，而且企業(yè)已有的專利還被他人無效，向公共開放了企業(yè)的技術(shù)。

（四）小結(jié)

上述簡要介紹了法律侵權(quán)風險評估索要注意的事項，在實際應(yīng)用中，受限于信息獲得的不完全性、各項定性分析累加一起后的不確定性，做到準確的評估專利侵權(quán)的風險是很困難的，但是考慮到上述要素，可以更加趨于合理有效的規(guī)避專利侵權(quán)風險。

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作者：秦曉靖  天津市企興知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司

編輯；IPRdaily王夢婷