應對美國專利訴訟的新策略—中國企業(yè)在美國之專利篇

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美國2012年至2013年的專利法改革和最近美國最高法院裁定的一些新案例，例如，美國最高法院對Octane案的判決，對Alice案無效專利的判決等，都為應對美國專利訴訟提供了幾種新的應對策略。這些策略包括向美國專利商標局提交雙方復審請求，要求敗訴的原告承擔律師費等。下面筆者對這幾種應對策略分別進行介紹。

合理使用雙方復審程序

關于利用雙方復審（Inter Partes Review，IPR）程序來無效原告的專利權。雙方復審程序于2012年9月16日生效，是在美國專利商標局提起專利權無效請求的新程序，其主要特點是審理速度快。美國新專利法規(guī)定，美國專利商標局必須在啟動雙方復審程序的1年之內作出最終決定。如果有合理的理由，美國專利商標局可以將此影響最多延長半年。而美國法院在審理侵權訴訟時可以和美國專利商標局的無效程序同時進行。當事人可以要求法院中止訴訟案件，而法官有自由裁量權決定是否中止訴訟。因為雙方復審程序的審理速度快，很多法官愿意中止同時進行的法院訴訟，以節(jié)省訴訟資源，這樣也會為當事人節(jié)省訴訟費用。

該程序自生效以來，請求人提起專利權無效請求的數(shù)量逐年增加，成為當事人，抗辯專利訴訟的主要手段。據(jù)統(tǒng)計，雙方復審請求量在2013年為514件，2014年為1310件，2015年達到1737件。截至2015年10月31日，共有2203件雙方復審案件結案，其中美國專利商標局決定啟動的程序有1066件，其余的1137件由于雙方復審請求不符合要求、雙方和解等原因沒有被啟動。在啟動的1066件案件中，美國專利商標局頒布最終決定的有630件，其余436件在審理過程中由于雙方和解等原因終止。在這630件最終決定中，對所審理的權利要求，有453件案件的全部權利要求被認定無效，91件案件的部分權利要求被認定無效，86件案件的全部權利要求被認定有效。從以上數(shù)據(jù)看出，在最終審結的630件雙方復審案件中，全部和部分權利要求被無效的案件比例為86%，由于雙方復審有較高的權利要求無效比例，越來越多的被告采用這一程序來對抗專利訴訟。

要求敗訴原告承擔律師費

美國專利法第二百八十五條規(guī)定，在特殊情況下，法院可以要求敗訴方賠償勝訴方合理的律師費。美國聯(lián)邦巡回上訴法院在2005年的某案中確定美國專利法第二百八十五條規(guī)定的特殊情況包括“嚴重的不正當?shù)脑V訟行為”或者“客觀上無根據(jù)”和“主觀上惡意”的訴訟。關于第一種情況，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，訴訟一方的不正當行為必須嚴重到美國聯(lián)邦民事程序法第十一條所述的程度。“嚴重的不正當?shù)脑V訟行為”包括故意侵權、欺詐、專利申請中的不正當行為和訴訟中的不正當行為等。關于第二種情況，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，“客觀上無根據(jù)”和“主觀上惡意”必須同時存在，才構成專利法第二百八十五條的特殊情況?！翱陀^上無根據(jù)”是指沒有合理的訴訟主體根據(jù)案件事實和法律，相信會贏得訴訟?！爸饔^上惡意”是指原告實際上知道訴訟是“客觀上無根據(jù)”的還提起訴訟。另外，美國聯(lián)邦巡回上訴法院還判定，根據(jù)美國專利法第二百八十五條主張律師費一方必須舉證達到“明確和有說服力”的證據(jù)標準。

美國最高法院于2014年4月在某案中，認定上述標準過于嚴格，因此推翻了這些標準。對于第一條標準，美國最高法院認為，“受到制裁的程度”過于嚴格，法院對于訴訟中不合理的行為，即使沒有達到應該受到制裁的標準，也可以認定為美國專利法第二百八十五條中規(guī)定的“特殊”情況，從而要求賠償對方的律師費。對于第二條標準，美國最高法院認為，法院也沒有必要要求“客觀上無根據(jù)”和“主觀上惡意”必須同時存在。一個案件如果滿足一個條件，即“客觀上無根據(jù)”或者“主觀上惡意”，就足以構成可以判定賠償律師費的特殊情況。美國最高法院還否定主張律師費的一方必須舉出 “明確和有說服力”證據(jù)的標準，認定應該采用優(yōu)勢證據(jù)標準。

在該案之后，美國很多地區(qū)法院在被告勝訴后，尤其是在涉及非專利實施主體（NPE）的專利訴訟中，認定訴訟中若沒有合理的基礎，均要求原告賠償被告的律師費。被告在應訴過程中，可以向原告說明其訴訟沒有合理的基礎，如果原告拒絕撤訴，在被告勝訴之后，原告可能要賠償被告的律師費。這對原告是很大的威脅，有些原告可能會因此而撤訴。

涉及軟件產品與兩個框架

很多專利訴訟涉及軟件和互聯(lián)網產品。美國最高法院在CLS Bank v. Alice案中闡明了軟件和商業(yè)方法的可專利性的要求。美國最高法院解釋了確定客體是否具有可專利性的兩個框架。第一，確定權利要求是否指向自然定律、自然現(xiàn)象或抽象概念;第二，如果是，確定權利要求是否還包括實質上超出抽象概念的額外要件——足以把權利要求的本質轉化成可受專利保護的客體。

美國最高法院將上面的框架用于Alice案，認為Alice的專利都是關于利用中間方來解決交易中的交付風險問題，是指向抽象的概念。該案中，權利要求雖然提及計算機，但是美國最高法院認為，用通用的計算機去執(zhí)行抽象概念的算法，并不會為抽象的概念加入發(fā)明性的內容，那些算法可以用早已存在的計算機實現(xiàn)。在權利要求里引用通用的計算機不能把不被專利保護的客體轉化成可以被保護的發(fā)明。

在Alice案之后，很多涉及軟件和互聯(lián)網的專利權被法院以發(fā)明為不受專利法保護的客體為由而被無效。在涉及軟件和互聯(lián)網方面的專利訴訟中，被告可以向法院提交動議，要求法院認定專利中的發(fā)明不屬于專利保護的客體，因此權利要求應該被認定無效，原告專利權人應該敗訴。

來源：知識產權報　

作者：陳維國

編輯：IPRdaily 王夢婷