你能守住秘密嗎？商業(yè)秘密保護(hù)執(zhí)法最佳實(shí)踐

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作者：Davide Follador -IP Key專家

來源：IPRdaily

你能守住秘密嗎？關(guān)于商業(yè)秘密保護(hù)執(zhí)法，作者給出了多種最佳實(shí)踐。

商業(yè)秘密保護(hù)執(zhí)法最佳實(shí)踐

中國正尋求增加創(chuàng)新在經(jīng)濟(jì)中的比重，因此建立可信的知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法機(jī)制對中國至關(guān)重要。2014年到2015年，中歐知識產(chǎn)權(quán)專家在北京和廣州開展了多次交流，確定了對中國商業(yè)秘密保護(hù)制度應(yīng)加以改進(jìn)的領(lǐng)域。伴隨著中國政府對反不正當(dāng)競爭法的修改以及可能修訂的單行商業(yè)秘密法，我們完全有理由期待未來的積極改變。在下文中，IP Key技術(shù)專家Davide Follador總結(jié)了雙方專家交流探討的成果以及外部專家提出的建議，目的是幫助改進(jìn)中國的商業(yè)秘密保護(hù)執(zhí)法制度，造福中國國內(nèi)企業(yè)和在華外國企業(yè)。

行政機(jī)關(guān)和刑事機(jī)關(guān)之間的執(zhí)法和協(xié)調(diào)

評估商業(yè)門檻值評估是很難進(jìn)行的，原因是權(quán)利人和主管機(jī)關(guān)通常缺少有關(guān)侵權(quán)程度的可靠信息，所以在執(zhí)法行動的初期階段確立與商業(yè)秘密不正當(dāng)獲取有關(guān)的“損益”困難重重。

但是，可以通過鼓勵成立常設(shè)協(xié)調(diào)委員會，提升在刑事門檻計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的采用方面的一致性和協(xié)調(diào)性。

刑事執(zhí)法：是否需要犯罪金額入罪標(biāo)準(zhǔn)？

值得注意的是，大多數(shù)歐洲國家都不采用犯罪金額作為入罪標(biāo)準(zhǔn)。對偷竊行為的處罰與失竊物的價(jià)值無關(guān)，因此原則上，同樣地，沒有理由不按照被告所受損失的程度適用刑法，而法官應(yīng)根據(jù)具體案件的情況處以罰款和量刑。中國政府正致力于解決相關(guān)問題。

商業(yè)秘密的構(gòu)成要素和法律定義

在大多數(shù)歐洲國家，只要侵權(quán)人未經(jīng)所有者許可擅自獲得了秘密，就可能被起訴，即使這個(gè)秘密沒有用于生產(chǎn)類似產(chǎn)品。歐盟的法院常常會將企業(yè)內(nèi)部可知的普通知識和敏感性商業(yè)或技術(shù)信息加以區(qū)別。

而后法院會考慮商業(yè)秘密所有者已經(jīng)采取的各種保密措施，譬如是否將文件標(biāo)注為“私密”或“機(jī)密”、限制訪問、與員工或第三方簽署保密協(xié)議、數(shù)據(jù)加密等。因此，認(rèn)定被告客觀上應(yīng)該知曉信息是秘密不要求證據(jù)證明被告是否實(shí)際知曉信息是秘密。

在中國，近些年這方面已經(jīng)有許多積極發(fā)展。最高人民法院在2014年公布的指導(dǎo)性案例中的判決中，提供了有關(guān)決定侵權(quán)公司主觀“惡意”以及是否先前員工的行為構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密判斷的依據(jù)。

證據(jù)收集和舉證責(zé)任

在中國，種種因素導(dǎo)致證據(jù)收集工作面臨很大困難，譬如缺少發(fā)現(xiàn)程序、書面證據(jù)優(yōu)于證人證詞等。

另外，由于侵權(quán)人完全不想配合原告，因此要收集并提交關(guān)于商業(yè)秘密不正當(dāng)獲取或侵權(quán)的證據(jù)是難上加難。而且，證據(jù)收集制度在很大程度上仍依賴行政機(jī)關(guān)/法院的調(diào)查權(quán)力，行政機(jī)關(guān)/法院可以向侵權(quán)人出具命令，要求其出示文書和證據(jù)。但實(shí)際上，由于非自愿配合情形中投入的經(jīng)費(fèi)較少，證據(jù)收集往往起不到作用。

至于舉證責(zé)任，可能在中國法院體系中實(shí)施審前證據(jù)保全程序方面以及支持單方調(diào)查上會非常有用。目前，這在實(shí)踐中使用有限，尤其是和其他知識產(chǎn)權(quán)相比。

中國法院讓原告提供商業(yè)秘密不正當(dāng)獲取的直接證據(jù)，使原告背負(fù)重?fù)?dān)。而原告通常除了初始證據(jù)/間接證據(jù)或合理推定外又沒有其他舉證方法。

還有同樣重要的一點(diǎn)是，中國法院通常只對法庭專家意見賦予相對較低的證據(jù)價(jià)值，而事實(shí)上，在證明被告產(chǎn)品包含了商業(yè)秘密且該商業(yè)秘密是非法獲取時(shí)，專家意見至關(guān)重要。值得注意的是，新建立的中國知識產(chǎn)權(quán)法院已經(jīng)引入更大范圍的技術(shù)專家報(bào)告的使用舉措。

初步禁令

初步禁令在控制商業(yè)秘密不正當(dāng)獲取引起的不良后果方面起著重要作用。在適當(dāng)時(shí)發(fā)布的初步禁令是減少原告所受損害的唯一方法。但是，與中國《專利法》、《商標(biāo)法》或《著作權(quán)法》的規(guī)定相反的是，目前中國的商業(yè)秘密案件中很少使用初步禁令。[初步（審前）禁令第一次使用是在2013年8月2日的Eli Lilly訴Huang案中，當(dāng)時(shí)上海市第一中級人民法院發(fā)布命令禁止被告進(jìn)一步披露、使用或允許他人使用被控為以不正當(dāng)手段獲取的商業(yè)秘密。]

歐盟多個(gè)成員國的現(xiàn)行規(guī)定確保主管司法機(jī)關(guān)可以在收到商業(yè)秘密持有人提出的請求后，命令對被控侵權(quán)人采取臨時(shí)措施，暫時(shí)停止對商業(yè)秘密的使用/披露，以及禁止生產(chǎn)、出售、投放市場或使用侵權(quán)商品，包括沒收侵權(quán)商品及禁止出于上述目的進(jìn)口/出口或儲藏侵權(quán)商品。

這些措施的目的是為權(quán)利人提供有效途徑，在緊急情況下控制被控侵權(quán)行為帶來的不良后果。專家建議應(yīng)在中國的法院執(zhí)法制度中進(jìn)一步推行這些措施。

執(zhí)法程序中的保密

在執(zhí)法程序中保密對于防止進(jìn)一步侵權(quán)具有重要意義，但保密必須與各方出席庭審或查閱證據(jù)的權(quán)利實(shí)現(xiàn)平衡。

專家建議：

?在法院程序和行政程序中實(shí)施一致做法，以便對起著次要作用、不影響證據(jù)認(rèn)定的特定機(jī)密元素（譬如客戶文件中的客戶名稱或敏感性技術(shù)信息）進(jìn)行封鎖；

?只允許各方及其法律/技術(shù)顧問出席庭審，保護(hù)商業(yè)秘密的機(jī)密性；以及

?簽署保密協(xié)議，確保技術(shù)專家保密。

對損害賠償?shù)恼J(rèn)定和判決

在意大利等歐盟部分管轄區(qū)，商業(yè)秘密侵權(quán)案中的損害賠償與其他知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案中的損害賠償按照同等標(biāo)準(zhǔn)予以認(rèn)定。商業(yè)秘密權(quán)利人可能獲得等同于侵權(quán)人利潤或權(quán)利人損失的款項(xiàng)，以其中較高的為準(zhǔn)。

在計(jì)算損失時(shí)，首先要考慮的是，如果權(quán)利人在未有人因獲得（失竊）商業(yè)秘密而受益的情況下銷售商品或服務(wù)，那么權(quán)利人本來可以獲得的收入比參照年份的實(shí)際收入高出多少。

在對侵權(quán)人產(chǎn)生的更高利潤進(jìn)行評估時(shí)，需要考慮所賺得的更高收入，從中（僅）扣除倘若商品或服務(wù)從未銷售就不會產(chǎn)生的費(fèi)用。

在認(rèn)定損害賠償時(shí)還應(yīng)考慮形象/名譽(yù)損害、對商譽(yù)的損害、相關(guān)年份的廣告投入以及法律費(fèi)用等因素。

從北京和廣州舉行的交流會上得知，中國法院在計(jì)算損害賠償時(shí)采用的一般原則與歐盟相同，不過在實(shí)施過程中不同省份之間存在不一致，而且在損害賠償認(rèn)定方面仍存在諸多困難。這一情況有望在中國新設(shè)立的知識產(chǎn)權(quán)法院的未來工作中得到改進(jìn)。

在歐盟多個(gè)成員國的司法實(shí)踐中，主管司法機(jī)關(guān)可以命令侵權(quán)人和/或參與侵權(quán)商品分配的其他任何人士提供侵犯知識產(chǎn)權(quán)的商品或服務(wù)的產(chǎn)地和分配網(wǎng)絡(luò)等信息。

由于侵權(quán)人的賬簿幾乎拿不到，而且也不可靠，所以在中國很難準(zhǔn)確評估所產(chǎn)生的利潤/損失。因此，法定損害賠償是商業(yè)秘密持有人最終的索賠手段。

商業(yè)秘密所有者可根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第20條尋求損害賠償，但大部分商業(yè)秘密持有人都認(rèn)為中國法院判定的損害賠償金額不夠彌補(bǔ)損失。

中歐專家都同意，商業(yè)秘密侵權(quán)的損害賠償不僅來自直接損失/利潤，還應(yīng)考慮到持有和利用商業(yè)秘密產(chǎn)生的“競爭優(yōu)勢”。

勞動關(guān)系和商業(yè)秘密侵權(quán)

世界上，大多數(shù)商業(yè)秘密侵權(quán)案件都涉及前員工偷竊商業(yè)秘密，但由于舉證責(zé)任較重，權(quán)利人在執(zhí)法行動方面面臨多項(xiàng)困難。

中國《勞動法》現(xiàn)規(guī)定，勞動合同的當(dāng)事方可就用人單位的商業(yè)秘密事宜達(dá)成約定。員工違反《勞動法》條款或勞動合同中約定的保密條款進(jìn)而給用人單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

專家們在北京研討會上提出的建議之一是，即引入一項(xiàng)假設(shè)——在勞動合同有效期內(nèi)，員工有義務(wù)對勞動期內(nèi)獲得的任何信息予以保密。不披露保密信息的義務(wù)應(yīng)在勞動關(guān)系終止后繼續(xù)有效。

譬如，意大利《民法典》規(guī)定，違反保密協(xié)議將承擔(dān)合同責(zé)任以及合同外責(zé)任，原因是商業(yè)秘密在最大可能范圍內(nèi)視為知識產(chǎn)權(quán)。在中國，商業(yè)秘密保護(hù)針對的是競爭對手：根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》，只可以對競爭對手提起訴訟，不可對非競爭對手/個(gè)人提起訴訟。

在研討會上，有人建議未來在對《反不正當(dāng)競爭法》進(jìn)行完善時(shí)加入一項(xiàng)規(guī)定，即也可針對非競爭對手（特別是前員工/股東）實(shí)施商業(yè)秘密保護(hù)執(zhí)法。

商業(yè)秘密法律修訂工作現(xiàn)況

國務(wù)院法制辦公室將《反不正當(dāng)競爭法》的完善列為了重點(diǎn)工作之一，以便做好準(zhǔn)備，在2015年提交全國人民代表大會。對《反不正當(dāng)競爭法》的修訂已經(jīng)列入了第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會的立法議程， 

伴隨著最高人民法院通過發(fā)布官方解釋來闡釋重要法律問題，以實(shí)現(xiàn)加強(qiáng)對商業(yè)秘密的保護(hù)，中國《反不正當(dāng)競爭法》自1993年通過并施行以來一直未進(jìn)行修訂。近年來，反不正當(dāng)競爭領(lǐng)域出現(xiàn)了很多新的問題和挑戰(zhàn)，包括關(guān)于商業(yè)秘密保護(hù)的問題和挑戰(zhàn)。中國一直在努力建設(shè)創(chuàng)新大國，因此有必要修訂《反不正當(dāng)競爭法》，切實(shí)解決這個(gè)領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題，鼓勵正當(dāng)競爭，遏制不正當(dāng)競爭行為，并保護(hù)企業(yè)和消費(fèi)者的合法權(quán)利權(quán)益。

IP Key項(xiàng)目是歐洲委員會支持中歐新知識產(chǎn)權(quán)合作協(xié)議的資助工具。該項(xiàng)目為期三年，將于2016年結(jié)束，其建立基礎(chǔ)是中歐間長期而富有成果的知識產(chǎn)權(quán)合作歷史。IP Key致力于促進(jìn)中國的知識產(chǎn)權(quán)框架在國際最佳實(shí)踐的基礎(chǔ)上更為有效、公平、透明。該項(xiàng)目為中歐各機(jī)構(gòu)的合作提供平臺，旨在為在中國經(jīng)營的中歐企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)良好的知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境。

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來源：IPRdaily 

作者：Davide Follador -IP Key專家

編輯：IPRdaily 王夢婷