搶注的商標(biāo)在特定情況下可以核準(zhǔn)注冊

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司法實踐中的問題

《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！?/p>

在司法實踐中，該條的具體適用面臨很多問題，其中一個值得討論的問題是：如果在案證據(jù)能夠證明訴爭商標(biāo)確實構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，是否必須按照《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定，對被訴爭商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊或宣告無效？有沒有例外？

本文將結(jié)合近年來北京市高級人民法院某礦泉水商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案，對此問題的司法案例規(guī)則進(jìn)行分析。

本案中的主要爭議焦點

在本案中，在案證據(jù)能夠證明異議申請人在被異議商標(biāo)申請日前在礦泉水商品上使用了“XX”商標(biāo)，且在S省具有一定影響力。

異議申請人與被異議商標(biāo)申請人同處于S省A縣，且為同業(yè)經(jīng)營者，應(yīng)當(dāng)知曉異議申請人在礦泉水商品上使用在先未注冊商標(biāo)的事實。如果商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)而予以搶注，即可認(rèn)定其采用了不正當(dāng)手段，因此在本案中可以認(rèn)定被異議商標(biāo)申請人采取了不正當(dāng)手段。

被異議商標(biāo)申請人在與在先未注冊商標(biāo)使用的礦泉水商品構(gòu)成類似的商品上注冊與在先未注冊商標(biāo)文字相同的被異議商標(biāo)，構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條所述的“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。被訴裁定和原審判決的相關(guān)認(rèn)定，結(jié)論正確。

被異議商標(biāo)申請人上訴主張，作為在先未注冊商標(biāo)使用人的異議申請人已經(jīng)被吊銷十多年，沒有使用在先未注冊商標(biāo)的可能和意圖，而被異議商標(biāo)經(jīng)過連續(xù)、大量使用，已經(jīng)具有了較高知名度，被異議商標(biāo)應(yīng)核準(zhǔn)注冊。要回應(yīng)此問題，首先需要分析是否可以考慮在先未注冊商標(biāo)在訴爭商標(biāo)核準(zhǔn)注冊時的使用情況。

為什么可以考慮在先未注冊商標(biāo)在訴爭商標(biāo)核準(zhǔn)注冊時的使用情況

首先，人民法院在審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件時，對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握商標(biāo)法有關(guān)保護(hù)在先商業(yè)標(biāo)志權(quán)益與維護(hù)市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場實際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序。

其次，人民法院審查判斷訴爭商標(biāo)是否損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，一般以訴爭商標(biāo)申請日為準(zhǔn)。如果在先權(quán)利在訴爭商標(biāo)核準(zhǔn)注冊時已不存在的，則不影響訴爭商標(biāo)的注冊。

基于上述原則和司法政策，可以認(rèn)為，在判斷以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)核準(zhǔn)注冊時，也可以考慮在先未注冊商標(biāo)在核準(zhǔn)注冊時的使用情況。

如果在先未注冊商標(biāo)長期未使用，同時搶注的訴爭商標(biāo)已經(jīng)長期、大量使用并具有一定知名度，在考慮搶注的訴爭商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)核準(zhǔn)注冊或者是否應(yīng)當(dāng)被宣告無效時，應(yīng)當(dāng)考慮已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序。

基于以上因素，北京市高級人民法院在本案中認(rèn)為，在先未注冊商標(biāo)和在后搶注的訴爭商標(biāo)在使用情況上的比較，可能會影響在后搶注的訴爭商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)核準(zhǔn)注冊或者被宣告無效的認(rèn)定。

具備哪些條件可以允許在后搶注的訴爭商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊

結(jié)合《商標(biāo)法》的理論的實踐可以認(rèn)為，如果同時具備以下條件，應(yīng)當(dāng)允許在后搶注的訴爭商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊或維持其有效：雖然（1）在先未注冊商標(biāo)在先使用并有一定影響，（2）在后搶注的訴爭商標(biāo)以不正當(dāng)手段搶注，但是（3）在先未注冊商標(biāo)在法院判決之前停止使用持續(xù)超過三年以上，（4）在后搶注的訴爭商標(biāo)經(jīng)過長期使用已經(jīng)具有一定知名度。

在本案中，北京市高級人民法院認(rèn)為，雖然（1）能夠認(rèn)定在先未注冊商標(biāo)在先使用并有一定影響，（2）能夠認(rèn)定被異議商標(biāo)申請人采取了不正當(dāng)手段搶注被異議商標(biāo)，但是（3）由于異議申請人被吊銷等各種原因，在先未注冊商標(biāo)在本案判決之前連續(xù)十多年停止使用，（4）被異議商標(biāo)經(jīng)過十多年的使用而且已經(jīng)獲得“S省著名商標(biāo)”、“S省名牌產(chǎn)品”等榮譽，已經(jīng)具有一定知名度，因此，應(yīng)當(dāng)按照作出判決時的現(xiàn)實商標(biāo)使用情況和已經(jīng)穩(wěn)定的市場秩序，允許被異議商標(biāo)的核準(zhǔn)注冊，更符合《商標(biāo)法》的立法目的和價值取向。否則，將會產(chǎn)生對未注冊商標(biāo)的保護(hù)強于對已經(jīng)注冊商標(biāo)的保護(hù)的后果。被訴裁定和原審判決結(jié)論錯誤，應(yīng)當(dāng)予以糾正。

本案中，由于原審判決和被訴決定對被異議商標(biāo)是否可以核準(zhǔn)注冊的認(rèn)定結(jié)論錯誤，應(yīng)當(dāng)依法予以糾正。被異議商標(biāo)申請人的部分上訴理由和相應(yīng)上訴請求，有事實和法律依據(jù)，北京市高級人民法院對此予以支持，判決撤銷原審判決和被訴決定。

來源：金杜說法

作者：石必勝金杜律師事務(wù)所