“微信”商標(biāo)案聚焦商標(biāo)顯著性主題

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2016年4月20日，北京市高級人民法院對微信商標(biāo)案作出終審判決，駁回創(chuàng)博亞太（山東）科技有限公司的上訴，維持原判。在判決理由上，北京市高院糾正了一審判決適用商標(biāo)法“不當(dāng)影響”條款的做法，以商標(biāo)法顯著性條款為判決主要依據(jù)。

該案的基本案情是：創(chuàng)博公司于2010年11月12日向商標(biāo)局申請注冊“微信”商標(biāo)，并于2011年8月27日通過初步審定，指定該商標(biāo)用于信息傳送、電話業(yè)務(wù)等服務(wù)上。2011年1月21日微信1.0測試版發(fā)布。三天后，騰訊公司向商標(biāo)局提交了“微信”商標(biāo)注冊申請。在創(chuàng)博公司申請“微信”商標(biāo)注冊的異議期內(nèi)，自然人張某以該商標(biāo)違反商標(biāo)法第十條第一款第（八）項規(guī)定為由提出異議。商標(biāo)局于2013年3月26日以“微信”商標(biāo)容易產(chǎn)生不良社會影響為由裁定不予核準(zhǔn)注冊。創(chuàng)博公司不服，向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。商評委裁定不予核準(zhǔn)注冊。創(chuàng)博公司不服商評委裁定，將其訴至法院。2015年3月11日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決維持商評委裁定。2016年4月20日，北京高院作出二審判決。在判決中，北京高院認(rèn)為，雖然被異議商標(biāo)的申請注冊并未違反商標(biāo)法第十條第一款第（八）項的規(guī)定，但被異議的商標(biāo)在指定使用的服務(wù)上缺乏顯著特征，依法不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊。商評委的裁定和原審判決認(rèn)定雖有不當(dāng)，但裁判結(jié)論正確，因此在糾正相關(guān)錯誤的基礎(chǔ)上予以維持。

根據(jù)北京高院的二審判決，以下問題值得關(guān)注：

首先，商標(biāo)是否具有顯著性是商標(biāo)能否通過注冊的關(guān)鍵。根據(jù)商標(biāo)法顯著性理論，商標(biāo)的顯著性分為固有顯著性和獲得顯著性。標(biāo)志需具備固有顯著性或獲得顯著性，方符合商標(biāo)注冊的要求。在微信商標(biāo)案中，法院認(rèn)為創(chuàng)博公司申請注冊的“微信”商標(biāo)并不具備固有顯著性或獲得顯著性。創(chuàng)博公司是在第38類“信息傳送、電話業(yè)務(wù)、電話通訊、移動電話通訊等”服務(wù)上申請注冊“微信”商標(biāo)。在新華字典中，“微”是指細(xì)小、細(xì)微、輕微。而“信”可指“消息”，由此，“微信”可解釋為在移動通訊、信息傳送領(lǐng)域內(nèi)的信息資訊服務(wù)。創(chuàng)博公司申請注冊“微信”一詞時尚未有任何主體使用，其申請的意圖是將之指代“向被叫用戶提供的信息與資訊的服務(wù)”。因此，法院認(rèn)定“微信”一詞在申請時是描述性標(biāo)識，不具備固有顯著性。從獲得顯著性看，法院認(rèn)為創(chuàng)博公司沒有對“微信”商標(biāo)予以有效使用。北京高院二審判決指出，至作出二審裁判時，創(chuàng)博公司提交的證據(jù)不足以證明被異議商標(biāo)經(jīng)過使用，使被異議商標(biāo)起到區(qū)分服務(wù)來源的識別作用?？梢?，由于在固有顯著性和獲得顯著性上存在疑問，法院認(rèn)為“微信”不應(yīng)當(dāng)獲準(zhǔn)注冊。

其次，商標(biāo)法的在先申請原則并不決定爭議商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)必然賦予在先申請人。創(chuàng)博公司在上訴中提出有關(guān)在先申請原則的上訴理由。有學(xué)者也認(rèn)為，在先申請原則是我國商標(biāo)法商標(biāo)確權(quán)制度的基礎(chǔ)，在微信商標(biāo)案中，創(chuàng)博公司是申請在先，而騰訊公司對“微信”標(biāo)志的使用在后，創(chuàng)博公司理應(yīng)獲得該商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)。根據(jù)法院判決，商標(biāo)法中的在先申請原則不同于商標(biāo)確權(quán)的在先使用原則。商標(biāo)法規(guī)定了一系列要件對商標(biāo)注冊進(jìn)行規(guī)范，這些要件分為絕對要件（商標(biāo)法第十、十一、十二條）和相對要件（商標(biāo)法第十五、十六、三十、三十一、三十二條）。如果有任何一個要件無法滿足，則商標(biāo)無法通過商標(biāo)注冊，或者即便僥幸通過注冊，也可能最終被宣告無效。從“微信”案看，商標(biāo)在先申請原則與創(chuàng)博公司申請“微信”商標(biāo)最終能否通過注冊不存在必然聯(lián)系，不能僅以創(chuàng)博公司先申請了“微信”商標(biāo)，就認(rèn)為創(chuàng)博公司應(yīng)當(dāng)獲得該商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)。北京高院的二審判決明確指出：“在先申請原則的適用必須與商標(biāo)法的其他規(guī)定相協(xié)調(diào)。對不具有顯著特征、不得作為商標(biāo)使用和注冊的標(biāo)志，無論其注冊申請時間早晚，均不涉及在先申請原則的適用?！?/p>

再次，商標(biāo)使用的主觀意圖影響商標(biāo)確權(quán)侵權(quán)認(rèn)定。在商標(biāo)法中，主觀意圖在商標(biāo)權(quán)確權(quán)侵權(quán)判定中起到關(guān)鍵作用。商標(biāo)法第七條規(guī)定，申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。那么，騰訊對“微信”的使用行為是否有“挾持”和“倚強(qiáng)凌弱”之嫌？實際上，與反向混淆案件中大公司具有“掠奪”他人商標(biāo)的主觀惡意不同，在“微信”一案中，現(xiàn)有證據(jù)無法表明騰訊公司使用“微信”屬于惡意。創(chuàng)博公司的申請僅比騰訊推出微信服務(wù)早兩個多月，而至初步審定公告日2011年8月27日，騰訊公司的服務(wù)已經(jīng)形成了穩(wěn)定的消費(fèi)者群體。即便在2011年8月27日“微信”商標(biāo)初步審定公告后，騰訊也沒有義務(wù)需要放棄對“微信”的使用。據(jù)此，在沒有其他證據(jù)的情況下，無法認(rèn)定騰訊公司主觀上具有“掠奪”創(chuàng)博申請的“微信”商標(biāo)的惡意。毋寧說，這一標(biāo)志本身是否能夠通過注冊還處于不確定的狀態(tài)。騰訊對“微信”商標(biāo)的使用是企業(yè)的經(jīng)營行為，與反向混淆侵權(quán)案件中大公司在主觀惡意之下密集宣傳，從而將小公司的商標(biāo)據(jù)為己有的做法有所區(qū)別。

據(jù)此，在考慮創(chuàng)博公司申請的“微信”商標(biāo)能否獲準(zhǔn)注冊這一問題上，需要考慮的因素包括：“微信”商標(biāo)是否具備了固有顯著性和獲得顯著性，創(chuàng)博公司是否對“微信”商標(biāo)進(jìn)行了使用，騰訊公司是否是在善意的情況下對“微信”商標(biāo)進(jìn)行使用。只有綜合考慮這些因素，方能得出恰當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。

來源：人民法院報

作者：姚鶴徽湖南師范大學(xué)法學(xué)院副教授

編輯：IPRdaily王夢婷