在歷史與未來間抉擇的商標司法

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來源：IPRdaily

作者：張愛國西北政法大學副教授、法學博士

投稿原標題：在歷史與未來間抉擇的商標司法

2016年4月26日，隨著陜西省高級人民法院判決認為被上訴人榆林醉鄉(xiāng)酒業(yè)集團有限公司（以下簡稱醉鄉(xiāng)酒業(yè)）使用“小榆林”侵犯上訴人榆林普惠酒業(yè)集團有限公司（以下簡稱普惠酒業(yè)）“老榆林”注冊商標專用權(quán)，[ 陜西省高級人民法院民事判決書（2016）陜民終55號。]作為普惠酒業(yè)二審代理人站在法庭上長舒一口氣。本案是世界知識產(chǎn)權(quán)日陜西高院集中公開宣判的五起知識產(chǎn)權(quán)案件中唯一改判案件。眾所周知，知識產(chǎn)權(quán)案件中二審的改判率是極低的，本案確有其特殊之處值得專業(yè)探討和知識分享。

一、基本案情介紹

一審原告普惠酒業(yè)成立于1999年10月，2001年9月中國質(zhì)量檢驗協(xié)會授予普惠公司“上郡”牌普惠春白酒、老榆林白酒“國家權(quán)威檢測合格產(chǎn)品”證書，2003年“上郡”牌普惠春白酒、老榆林白酒又曾獲得陜西省食品工業(yè)協(xié)會和中國食品工業(yè)協(xié)會相關(guān)榮譽稱號。2004年5月，普惠酒業(yè)向商標局在第33類燒酒等商品上申請注冊“老榆林”商標（橫向排列），2006年6月獲得核準注冊。2011年“上郡”牌老榆林酒被陜西省政府授予陜西省名牌產(chǎn)品，2012年陜西省工商局認定“老榆林”商標為陜西省著名商標。

一審被告醉鄉(xiāng)酒業(yè)成立于2000年9月，2003年1月在第33類燒酒上取得“榆林泉”注冊商標專用權(quán)。2003年7月，榆林市工商局榆工商函［2003］117號《關(guān)于對“榆投110函字［2003］26”答復(fù)的函》中記載，普惠酒業(yè)曾生產(chǎn)過“上郡”牌老榆林白酒、“上郡”牌普惠春白酒，榆陽區(qū)醉鄉(xiāng)酒業(yè)有限公司曾生產(chǎn)缸坊牌“榆林春”白酒，神木縣神奇酒業(yè)曾生產(chǎn)神奇牌“榆林春”白酒，子洲縣金谷酒業(yè)有限公司曾生產(chǎn)港洲牌“新榆林”白酒，這幾種產(chǎn)品上市時間基本相同，在當時任何一家都未形成相當知名度。2004年4月，榆林市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局向醉鄉(xiāng)酒業(yè)頒發(fā)的《榆林市預(yù)包裝食品標簽審查合格證》記載有：產(chǎn)品名稱（品名）“三年小榆林（白酒）”，2012年9月，榆林市工商局榆工商函［2012］169號《關(guān)于對榆林市醉鄉(xiāng)酒業(yè)有限公司商標專用權(quán)保護的函》中記載，榆林市醉鄉(xiāng)酒業(yè)注冊的“榆林泉”、“小榆林”、“金榆林”商標已于2011年12月26日被陜西省工商局認定為陜西省著名商標。

2014年8月普惠酒業(yè)通過公證處在西安購買了醉鄉(xiāng)酒業(yè)生產(chǎn)的240ml簡裝玻璃瓶裝“小榆林”白酒和225 ml鴨嘴瓷瓶裝“小榆林”白酒各兩瓶，如下圖所示：

在歷史與未來間抉擇的商標司法

西安市中級人民法院認為原告主張被告使用“小榆林”商標侵權(quán)不能成立，主要理由有：

1. 根據(jù)前述［2003］117號《關(guān)于對“榆投110函字［2003］26”答復(fù)的函》和［2012］169號《關(guān)于對榆林市醉鄉(xiāng)酒業(yè)有限公司商標專用權(quán)保護的函》的相關(guān)記載，當時榆林、延安地區(qū)采用X商標＋“＊榆林”或者“榆林＊”是常見的一種白酒命名方式，所以在“榆林”前加“老”“新”“古”“小”等字不會使得消費者產(chǎn)生混淆；
2.醉鄉(xiāng)酒業(yè)在“小榆林”的同時，也使用了自己的“榆林泉”、“小榆村”等商標，與“老榆林”有明顯區(qū)別性；
3. 在“老榆林”商標注冊后至今，與醉鄉(xiāng)酒業(yè)“小榆林”產(chǎn)品名稱形成了長期、穩(wěn)定的現(xiàn)狀，本案中若認定侵權(quán)則對在“榆林”前加“老”新“古”等命名白酒的經(jīng)過多年對榆林地區(qū)白酒產(chǎn)業(yè)做出貢獻的企業(yè)發(fā)展不公平。然而，陜西省高級人民法院的判決則認為：對注冊商標權(quán)的保護雖應(yīng)尊重歷史的沿革但也要同時兼顧知識產(chǎn)權(quán)的保護及市場的公平競爭，法院雖不應(yīng)完全禁止醉鄉(xiāng)酒業(yè)使用“小榆林”作為產(chǎn)品名稱，但醉鄉(xiāng)酒業(yè)應(yīng)規(guī)范、合理使用而不能像在本案中一樣以侵犯普惠酒業(yè)“老榆林”商標權(quán)的方式使用該名稱。

二、本案在商標侵權(quán)認定的特殊之處

毋庸置疑，本案最主要的問題是普惠酒業(yè)使用“小榆林”的行為是否侵犯了“老榆林”商標專用權(quán)，但與傳統(tǒng)的商標侵權(quán)案件相比至少有三處顯著區(qū)別，即歷史上當?shù)鼐陀型袠I(yè)者使用近似標識、原被告各自使用“老榆林”“小榆林”多年、被告醉鄉(xiāng)酒業(yè)同時在使用自己的注冊商標。

（一）關(guān)于歷史上當?shù)鼐陀型袠I(yè)者使用類似標識對商標侵權(quán)認定的影響。如前所述，西安市中級人民法院正是以此為主要理由認定普惠酒業(yè)使用“小榆林”的行為不成立，雖然陜西省高級人民法院在判決中強調(diào)了尊重歷史的沿革但也要同時兼顧知識產(chǎn)權(quán)的保護及市場的公平競爭，但并未就此問題展開深入說理。
最高人民法院曾通過司法解釋、指導性案例等多種形式強調(diào)要維護和尊重由于歷史原因造成的商標現(xiàn)狀。如《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第1條規(guī)定，對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標，應(yīng)當準確把握商標法有關(guān)保護在先商業(yè)標志權(quán)益與維護市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標志區(qū)別開來的市場實際，注重維護已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序。再如，南北“稻香村”商標行政案件（最高人民法院（2014）知行字第85號行政裁定書）。這樣的現(xiàn)狀或是由于歷史上雙方當事人在不同地域互不知曉情況下各自發(fā)展的結(jié)果，如上述南北“稻香村”商標行政案件；或是雙方當事人來源于同門同宗，后各自發(fā)展，如河南、陜西曾有的白酒“杜康”商標之爭，西安的臘汁肉夾饃“樊記”、“樊家”商標之爭等。這些現(xiàn)狀都是不能歸責于雙方當事人的歷史緣由造成的、雙方當事人都有使用相應(yīng)商標正當理由，換句話說所謂的現(xiàn)狀是雙方當初公平、誠信競爭的結(jié)果。如果不問青紅皂白哪怕是弱肉強食叢林法則或在后者抄襲模仿造成的現(xiàn)狀也能得到保護，恐怕已遠離最高法院的司法初衷。

首先，一審法院依據(jù)十二年前榆林市工商局《關(guān)于對“榆投110函字[2003]26號”答復(fù)的函》提到的有四家酒廠有使用‘*榆林’或者‘榆林*’就得出這是在當?shù)鼐茝S中“較為常見的做法”的結(jié)論，邏輯上并不嚴謹：第一，‘*榆林’或者‘榆林*’是產(chǎn)品屬性+地名的命名方式根本無法成立，如果說“新榆林”、“老榆林”還能勉強成立的話，“榆林春”、“榆林泉”中的“春”、“泉”無論如何難以解釋為產(chǎn)品的屬性。第二，一審法院僅依據(jù)十二年前榆林地區(qū)有四家酒廠有使用‘*榆林’或者‘榆林*’就錯誤得出這是在當?shù)亍拜^為常見的做法”的結(jié)論。據(jù)筆者在上訴時的不完全統(tǒng)計，目前榆林地區(qū)白酒廠家有18家、延安地區(qū)白酒廠家有19家，除了榆林市工商局等文件提到的共計7家酒廠，其他約占到榆林、延安地區(qū)酒廠數(shù)量82%的30家白酒廠是否也將‘*榆林’或者‘榆林*’作為命名方式無從得知。

其次，即便十幾年前當?shù)鼐茝S中使用‘*榆林’或者‘榆林*’“較為常見”，今天在市場上已經(jīng)很難找到除上訴人和被上訴人醉鄉(xiāng)公司以外的合法使用‘*榆林’或者‘榆林*’的白酒企業(yè)，比如《關(guān)于對“榆投110函字[2003]26號”答復(fù)的函》提到的神木縣神奇酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的牌“榆林春”白酒、子州縣金谷酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的港洲牌“新榆林”白酒在市場上幾乎已經(jīng)銷聲匿跡，事實上，經(jīng)筆者查證含有榆林字樣的商標也主要集中在上訴人和被上訴人醉鄉(xiāng)公司手中。也就是說“老榆林”、“小榆林”之爭實質(zhì)上并不涉及當?shù)匕拙菩袠I(yè)現(xiàn)狀與秩序，純粹是雙方當事人權(quán)利之爭；

再次，即便十幾年前榆林當?shù)鼐茝S中有多家企業(yè)使用‘*榆林’或者‘榆林*’，我們不難推論出這是企業(yè)間抄襲模仿的結(jié)果。因為，在釀造白酒方面榆林并無得天獨厚的自然條件或不可復(fù)制的歷史人文因素，企業(yè)競相突出使用“榆林”這一地名恐怕抄襲模仿的可能性更大。

最后，卻是最重要的，商標法的根本目的是降低消費者在搜索商品時的搜索成本，商標司法也不僅僅是被動的、只能承認所有的“現(xiàn)狀”，商標司法可以是能動的，是能夠影響、甚至引導未來有序、高效的市場競爭秩序的建立。如果一審法院的判決最終生效，則向市場釋放的信號是白酒企業(yè)可以繼續(xù)圍繞“榆林”進行產(chǎn)品命名，因為如此接近的“小榆林”都不會構(gòu)成侵權(quán)，今后的結(jié)果就是市場上有更多的“*榆林”或者“榆林*”的白酒，消費者的搜索成本必然增加；如果否定一審法院的判決，則向市場傳遞的信息是盡量避免圍繞“榆林”進行產(chǎn)品命名，消費者的搜索成本必然降低。如此一來，這兩種做法孰對孰錯相信一目了然。

（二）關(guān)于原被告各自使用“老榆林”“小榆林”多年的現(xiàn)狀。如果說同行業(yè)使用相關(guān)標識的情況對商標侵權(quán)認定的影響還側(cè)重于對商標法的理解、還有可辯駁之處，那么原被告各自使用“老榆林”“小榆林”多年的現(xiàn)狀對商標侵權(quán)認定的影響則側(cè)重于案件事實的還原，一審法院的判決在此處的說理漏洞較為明顯。

首先，現(xiàn)有的證據(jù)表明“老榆林”商標比“小榆林”至少早使用三年多；其次，一審原被告同處榆林市榆陽區(qū)，被上訴人醉鄉(xiāng)公司對上訴人已使用“老榆林”商標不可能不知；最后，由于被上訴人醉鄉(xiāng)公司濫用的商標異議、復(fù)審程序直接導致上訴人獲得“老榆林”商標保護專用權(quán)晚了8年之久，正是這失去的8年才造成今日之所謂“老榆林”商標與“小榆林”酒產(chǎn)品名稱共存之現(xiàn)狀。普惠酒業(yè)在第33類申請注冊“老榆林”商標，2006年3月14日初審公告，隨后，醉鄉(xiāng)酒業(yè)提出異議，國家商標局于2009年11月4日作出（2009）商標異字第1888號裁定書駁回醉鄉(xiāng)酒業(yè)異議請求，被上訴人醉鄉(xiāng)酒業(yè)繼續(xù)提出異議復(fù)審，2011年商標評審委員會作出[2011]第06333號裁定駁回其異議復(fù)審。因此，今天普惠酒業(yè)、醉鄉(xiāng)酒業(yè)所謂各自使用“老榆林”“小榆林”多年的現(xiàn)狀，不是普惠酒業(yè)懈怠行駛商標權(quán)的結(jié)果，更不是醉鄉(xiāng)酒業(yè)誠信使用“小榆林”的結(jié)果，當然也就不是商標法所應(yīng)當呵護和尊重的現(xiàn)狀。

（三）關(guān)于被告醉鄉(xiāng)酒業(yè)同時使用自己的注冊商標。對于該問題陜西省高院的法官有著更全面的認識和更深刻的理解：在涉案的產(chǎn)品中雖然在瓶身或瓶蓋等位置也印有“小榆村”、“榆林泉”商標或圖形商標及醉鄉(xiāng)公司的企業(yè)名稱、地址、電話等信息，但無論是字體大小、字體顏色，“小榆林”字樣都要比其他字樣更加明顯、突出，相對而言，醉鄉(xiāng)公司對于“小榆村”、“榆林泉”等商標的使用反而在大小、位置上處于不重要的地位。再考慮到，“老榆林”“小榆林”使用相同的字體，書寫形式幾乎一致，且均位于構(gòu)圖中心的位置，兩個詞組均由前綴加榆林構(gòu)成，老與小在語意上經(jīng)常以相對應(yīng)的方式出現(xiàn)，所以“老榆林”“小榆林”至少在視覺上構(gòu)成近似無疑。

三、結(jié)語
尊重歷史、維護已形成的競爭秩序是商標司法的任務(wù)之一，然而是不是所有的商標歷史和現(xiàn)狀都要去維護，同時商標司法應(yīng)如何兼顧對于未來的市場競爭秩序的引導，希望本案的判決和筆者的進一步論述能給讀者帶來對這些問題更深入的思考和啟示。