【以案說法】專利申請權(quán)確權(quán)之訴對專利申請權(quán)救濟(jì)的局限

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作者：張愛國  西北政法大學(xué)副教授、法學(xué)博士

來源：IPRdaily

投稿原標(biāo)題：專利申請權(quán)確權(quán)之訴對專利申請權(quán)救濟(jì)的局限——以三起特殊專利申請權(quán)糾紛案為例

通常情況下，專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛至少應(yīng)當(dāng)有兩個要件構(gòu)成：其一，專利申請權(quán)有效存在；其二，原被告對專利申請權(quán)都主張所有（或至少共有）從而產(chǎn)生爭議。

基本案情簡介

2015年11月原告國核寶鈦鋯業(yè)股份有限公司（以下簡稱國核寶鈦公司）向西安市中級人民法院（以下簡稱西安中院）起訴稱其是海綿鋯表面鈣、鎂、鈉分析方法和鋯及鋯合金鉀、鋰、鈹含量分析方法技術(shù)秘密的持有人，被告西部新鋯核材料科技有限公司（以下簡稱西部新鋯公司）、王某（應(yīng)當(dāng)事人的要求，此文中自然人用化名）未經(jīng)許可將涉案技術(shù)方案申請專利，要求法院判令第201510145142.1、第201510145481.X、201510145177.5等三件中國發(fā)明專利申請的專利申請權(quán)歸屬原告，并承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用和合理花費(fèi)。

被告西部新鋯公司和王某抗辯稱，原告所主張的技術(shù)方案并非技術(shù)秘密而是公知技術(shù)，況且被告西部新鋯公司作為專利申請人經(jīng)國家專利局核準(zhǔn)已經(jīng)撤回了上述三項專利申請。經(jīng)查明，王某曾在原告處任檢測工一職，2014年底辭職加入被告西部新鋯公司，2015年3月被告西部新鋯公司提交了上述三項專利申請，同年6月這些專利申請被專利局公開，王某是這三項專利申請的主要發(fā)明人之一。

在得知上述三項專利申請公開的事實后，2015年7月原告國核寶鈦公司委托律師向被告西部新鋯公司發(fā)去律師函，要求停止商業(yè)秘密侵權(quán)并無償轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)，西部新鋯公司一方面堅決否認(rèn)從事了侵犯商業(yè)秘密的行為，另一方面于2015年8月向國家專利局申請撤回了如上所有的專利申請。

案件事實描述到這里，可能不少讀者已經(jīng)產(chǎn)生主觀傾向，這不就是典型的技術(shù)秘密侵權(quán)的案情套路嗎？原職工跳槽到新單位，利用原單位技術(shù)在新單位申請專利，后被原單位得知，在接到律師函后新單位懾于“東窗事發(fā)”撤回了專利。然而，實際的案情遠(yuǎn)非這些讀者的想象，鑒于一方面否構(gòu)成技術(shù)秘密侵權(quán)這不是本文探討的主題，另一方面涉嫌技術(shù)秘密的案件即將進(jìn)入二審，在沒有終審判決之前不適宜發(fā)表任何評論。因此，是否構(gòu)成技術(shù)秘密侵權(quán)筆者將另行撰文。
    

在原告起訴一個月之后即2015年12月，西安中院以裁定的方式駁回了原告在這三起專利申請案件的全部訴訟請求。[ （2015）西中民四初字第00565、00568、00569號民事裁定書。]西安中院認(rèn)為，由于被告西部新鋯公司撤回了專利申請，原告國核寶鈦與被告已經(jīng)不存在涉案專利申請權(quán)的權(quán)屬糾紛，因此原告的起訴不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第119條的規(guī)定，故裁定駁回起訴。2016年5月，陜西省高級人民法院駁回了原告上訴、維持原判。[ （2016）陜西省高級人民法院第112、113、114號民事裁定書。]

專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛對專利申請權(quán)救濟(jì)的局限

根據(jù)最高人民法院關(guān)于民事案件案由的規(guī)定，一般而言對專利申請權(quán)的救濟(jì)應(yīng)當(dāng)通過專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛解決。專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛按照民事訴訟法的基本原理，應(yīng)當(dāng)屬于確認(rèn)之訴，即原告請求法院確認(rèn)其與被告之間是否存在某種法律關(guān)系的訴，目的僅在于消除當(dāng)事人之間的爭議；該項法律關(guān)系的存在與否構(gòu)成本訴的核心而不是前提。通常情況下，專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛至少應(yīng)當(dāng)有兩個要件構(gòu)成：其一，專利申請權(quán)有效存在；其二，原被告對專利申請權(quán)都主張所有（或至少共有）從而產(chǎn)生爭議。就本案而言，就已經(jīng)公開并被撤回的專利申請權(quán)是否依然有效存在？原被告是否都主張該專利申請權(quán)？

原告主張涉案專利申請權(quán)依然有效存在，理由是優(yōu)先權(quán)還存在。

我國《專利法》第29條第2款規(guī)定“申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)?！痹嬲J(rèn)為，這意味著被告西部新鋯公司自涉案專利的申請日（2015年3月30日）起一年之內(nèi)重新以涉案發(fā)明專利的優(yōu)先權(quán)為基礎(chǔ)提出與該發(fā)明專利所涉技術(shù)相同的專利申請，且該新申請的專利不會因為之前的撤回行為而喪失新穎性;因此，由于專利申請制度中優(yōu)先權(quán)的存在，該案的專利優(yōu)先權(quán)依然存在。

誠然，理論上專利申請的撤回并不意味著相應(yīng)優(yōu)先權(quán)的滅失，但是原告此處犯了一個邏輯推演上的錯誤：主張優(yōu)先權(quán)必須有優(yōu)先權(quán)申請的事實，然而本案中的西部新鋯公司從未也不打算主張優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)對于西部新鋯公司只是一種理論上的可能而不是事實上的存在。以一個事實上不存在的優(yōu)先權(quán)來反推已經(jīng)撤回的專利申請權(quán)的存在這在邏輯上很難自洽。另外，被告西部新鋯公司撤銷專利申請的行為表明其對涉案專利申請權(quán)已經(jīng)放棄主張，至于原告是否主張涉案專利申請權(quán)已與被告無關(guān)。

因此，本案中原告選擇以專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛作為救濟(jì)渠道是選錯了訴由。

對專利申請權(quán)救濟(jì)的另一種思路

原告提出專利申請之訴的根本目之一在于確認(rèn)涉案的技術(shù)方案的實質(zhì)歸屬問題。要解決此問題，法律從來沒有限定只能通過確認(rèn)專利申請權(quán)權(quán)屬之訴來實現(xiàn)，完全可以通過其它途徑來實現(xiàn)，如給付之訴即要求被告停止侵犯其“技術(shù)秘密”，事實上原告也同時提起了侵犯技術(shù)秘密之訴。如果原告的訴訟請求在侵犯技術(shù)秘密之訴中得到法院生效判決的支持，那么法院必然要認(rèn)定涉案技術(shù)方案為原告所有，屆時原告可以憑借該生效判決向國家專利局要求還原其為真正專利申請人的法律地位，即便被告曾經(jīng)撤回其專利申請。

我國《專利審查指南》第一部分第一章6.6有關(guān)“撤回專利申請聲明”規(guī)定：“申請人無正當(dāng)理由不得要求撤銷撤回專利申請的聲明；但在申請權(quán)非真正擁有人惡意撤回專利申請后，申請權(quán)真正擁有人（應(yīng)當(dāng)提交生效的法律文書來證明）可要求撤銷撤回專利申請的聲明?！?/p>

最后，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)地是給付之訴并非是對專利申請權(quán)通常救濟(jì)手段，只是由于本案的特殊案情才使得專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛的確認(rèn)之訴變得不合時宜。

來源：IPRdaily

作者：張愛國  西北政法大學(xué)副教授、法學(xué)博士

編輯：IPRdaily 彭瑩

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