專利代理人的“二次創(chuàng)造”是提高發(fā)明質(zhì)量及授權(quán)率的重要手段

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專利代理人可以協(xié)助發(fā)明人改進技術(shù)方案，找到新的需要解決的技術(shù)問題，引導(dǎo)發(fā)明人找出新的技術(shù)方案，則會增大發(fā)明授權(quán)的概率，提高發(fā)明申請的質(zhì)量，進而為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益。

在日常的專利代理工作中，常常會發(fā)生這樣的情況，申請人提供的技術(shù)方案經(jīng)過檢索，發(fā)現(xiàn)其創(chuàng)造性明顯不夠，明顯達(dá)不到授權(quán)的高度。尤其是中小企業(yè)的申請人，他們的科研能力不及高校和科研院所，對研發(fā)工作中發(fā)明點的挖掘能力不足，往往存在這樣的問題。若拿來技術(shù)方案直接申報，今后也逃脫不了被駁回的命運。如果專利代理人可以協(xié)助發(fā)明人改進技術(shù)方案，找到新的需要解決的技術(shù)問題，引導(dǎo)發(fā)明人找出新的技術(shù)方案，則會增大發(fā)明授權(quán)的概率，提高發(fā)明申請的質(zhì)量，進而為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益。

一.專利代理人幫助發(fā)明人改進并完善技術(shù)方案，進行“二次創(chuàng)造”，并不違反專利代理條例

專利代理人在代理工作中幫助發(fā)明人改進技術(shù)方案，有人認(rèn)為這種做法超越了代理權(quán)限，技術(shù)方案應(yīng)是發(fā)明人提供的，并不是專利代理人的職責(zé)所在。

《專利代理條例》第二十五條規(guī)定：專利代理人有下列行為之一，情節(jié)輕微的，由其所在的專利代理機構(gòu)給予批評教育。

（一）不履行職責(zé)或者不稱職以致?lián)p害委托人利益的；

（二）泄露或者剽竊委托人的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的；

（三）超越代理權(quán)限，損害委托人利益的；

（四）私自接受委托，承辦專利代理業(yè)務(wù)的，收取費用的。

本文中所述的做法即便是超越了代理權(quán)限，非但沒有損害委托人的利益，反而增加了委托人的利益，而且也是受委托人歡迎的。因此筆者認(rèn)為這種做法并不違反專利代理條例。

二.專利代理人在代理工作中進行“二次創(chuàng)造”，這種做法應(yīng)當(dāng)提倡和鼓勵

十三五規(guī)劃中將“每萬人口發(fā)明專利擁有量”、“發(fā)明專利申請量占比”“發(fā)明專利授權(quán)率”“PCT專利申請量”等專利申請質(zhì)量指標(biāo)納入指標(biāo)體系。規(guī)劃綱要提出，到2020年，每萬人口發(fā)明專利擁有量從2015年底的6.3件提高至12件。那就意味著發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量要提高近一倍。

要提高發(fā)明專利的授權(quán)率，單單靠發(fā)明人是不夠的。發(fā)明人精通專業(yè)技術(shù)，了解技術(shù)背景，但卻不能深入理解專利法，無法有效的認(rèn)識和把握發(fā)明點，辛苦研發(fā)的成果由于無法滿足突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，而最終無法授權(quán)，實屬可惜。如果專利代理人能夠真正的參與其中，那么對于發(fā)明專利授權(quán)率的提高是如虎添翼。

三.在代理過程中我們的做法

在專利代理過程中，如果專利代理人只是簡單的重復(fù)申請人提供的技術(shù)內(nèi)容，將申請人的發(fā)明創(chuàng)造轉(zhuǎn)變成專利申請的格式，這不是一個合格的專利代理人。能夠為申請人爭取盡量大的保護范圍，保證后續(xù)權(quán)利的穩(wěn)定，這樣的做法是一個合格的專利代理人，但卻算不上優(yōu)秀的專利代理人。筆者認(rèn)為，優(yōu)秀的專利代理人不僅要為申請人爭取盡量大的保護范圍，保證后續(xù)權(quán)利的穩(wěn)定，還應(yīng)該具備幫助發(fā)明人進一步完善技術(shù)方案，進行“二次創(chuàng)造”的能力。在發(fā)明人提供的技術(shù)交底書的基礎(chǔ)上，找到新的需要解決的技術(shù)問題，引導(dǎo)發(fā)明人找出新的技術(shù)方案。進而提高發(fā)明申請質(zhì)量，提高發(fā)明專利授權(quán)率。

我們都知道，發(fā)明專利能否授權(quán)，關(guān)鍵在于是否滿足新穎性、創(chuàng)造性和實用性這“三性”。其中的新穎性和實用性都比較容易判斷，而創(chuàng)造性問題發(fā)明人往往無法拿捏。發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。且專利審查指南中圍繞該條給出了具體的審查方法。但是由于該定義和專利審查指南給出的審查方法都是比較抽象的，難以給出一個量化的標(biāo)準(zhǔn)，因此給發(fā)明人甚至一部分專利代理人帶來一定的困擾。本文中所述的“二次創(chuàng)造”就是專利代理人要幫助發(fā)明人解決創(chuàng)造性的問題，如果專利代理人可以在工作中對發(fā)明的創(chuàng)造性進行預(yù)判，進而引導(dǎo)發(fā)明人進行技術(shù)方案的改進，則可以提高發(fā)明專利授權(quán)的概率。

日常代理工作中我們的做法：

1、對專利代理人進行專業(yè)的劃分。

是否熟悉專業(yè)知識對于“二次創(chuàng)造”十分重要，如果不具備相關(guān)的專業(yè)知識，即便能夠理解技術(shù)方案，也僅限于這一項技術(shù)，不了解相關(guān)知識，無法判斷可能存在的問題，也無法提出建議。

我所將專利代理人按照專業(yè)進行詳細(xì)的劃分，分為機械、生化、電氣、軟件四個代理室，每個室根據(jù)專利代理人所學(xué)專業(yè)及擅長的領(lǐng)域再進行細(xì)分，做到根據(jù)案件的具體領(lǐng)域分配最適合的專利代理人。

2、從申請人提供的技術(shù)方案中找出發(fā)明的實質(zhì)內(nèi)容或發(fā)明點，根據(jù)這個內(nèi)容進行有針對性的檢索，找到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，之后專利代理人需要變換角色，以審查員的角度對發(fā)明內(nèi)容進行預(yù)判。對于明顯不具備創(chuàng)造性的發(fā)明專利，幫助申請人完善其技術(shù)方案，對不足的地方提出實質(zhì)性改進的意見。

案例1：

2015年，我所接到某藥廠關(guān)于“枯草芽孢桿菌噴霧劑”的專利申請，其主要內(nèi)容是關(guān)于該噴霧劑的組份及制備方法，剛接觸到此專利，我們初步判斷關(guān)于此內(nèi)容的專利或者文章會有很多，經(jīng)過與發(fā)明人交流并進行專利檢索后，確定此專利的內(nèi)容是申請人已經(jīng)發(fā)表過大量的文章，幾乎都是涉及到枯草芽孢桿菌噴霧劑組分的改進，制備方法的優(yōu)化以及臨床實驗分析，另外，該專利的方案已經(jīng)實際生產(chǎn)應(yīng)用。因此，若要繼續(xù)以該技術(shù)內(nèi)容申請專利，則授權(quán)的希望微乎其微。

為了能夠爭取達(dá)到授權(quán)的目的，我們充分發(fā)揮專利代理人二次創(chuàng)造的作用，引導(dǎo)發(fā)明人修改技術(shù)方案，規(guī)避相似的文章和專利的影響。

為了達(dá)到上述目的，我們的專利代理人從發(fā)明創(chuàng)造的本質(zhì)入手，即發(fā)現(xiàn)問題---分析問題---找出解決問題的技術(shù)手段---通過實驗驗證---確定最終技術(shù)方案；依照上述原則，我們對“枯草芽孢桿菌噴霧劑”相關(guān)的專業(yè)知識進行初步了解，分析現(xiàn)有技術(shù)存在哪些問題，然后逐一梳理這些問題，參照申請人給出的技術(shù)方案分析其可能會解決什么問題，最終我們發(fā)現(xiàn)申請人發(fā)表的文章以及現(xiàn)有技術(shù)均沒有一種很好地提高“枯草芽孢桿菌”成膜效果的技術(shù)手段，成膜效果差，導(dǎo)致治療燒傷效果降低。

基于此點，我們與發(fā)明人進行溝通，將該問題告知發(fā)明人，與發(fā)明人共同商討采用何種手段能夠解決上述問題，經(jīng)過多次商討與大量檢索，發(fā)現(xiàn)“蘆薈多糖”自身具有很好的成膜效果，加入這種物質(zhì)可能會提高“枯草芽孢桿菌”成膜效果，因此，我們引導(dǎo)發(fā)明人是否能夠通過此技術(shù)手段解決上述問題，發(fā)明人得到我們給出的方案后，認(rèn)為此技術(shù)手段具備可行性，因此，發(fā)明人立即著手進行實驗驗證，并在驗證過程中，按照我們給出解決問題的思路，逐漸摸索出還可以加入“薄荷多糖”進一步提高“枯草芽孢桿菌”成膜效果的技術(shù)手段，最終發(fā)明人將實驗驗證成功的全新技術(shù)方案提供給我們。我們依據(jù)此方案最終完成了發(fā)明名稱為“一種枯草芽孢桿菌噴霧劑及其應(yīng)用”，申請?zhí)枮椋?01510346090.4的專利申請工作。

目前，此專利已經(jīng)回來一通審查意見，是26條4款的問題。經(jīng)過專利代理人的“二次創(chuàng)造”已經(jīng)成功解決了創(chuàng)造性的問題。而且該企業(yè)正準(zhǔn)備將此項藥物重新投入生產(chǎn)，藥品面世后將帶來巨大的經(jīng)濟效益。此案例可以充分體現(xiàn)出專利代理人“二次創(chuàng)造”的重要性，而如果按照申請人最初的方案進行申報，沒有發(fā)揮專利代理人的“二次創(chuàng)造”的作用，那么，該專利申請案件很有可能不能夠授權(quán)，就更不要說如何充分發(fā)揮申請案件的價值，提高申請案件質(zhì)量的事情，由此可知，專利代理人的“二次創(chuàng)造”在發(fā)明專利申請中具有重要的作用。

案例2：

我所曾接到某制藥企業(yè)的發(fā)明專利技術(shù)交底書，是以壬苯醇醚為主料，加入殺菌劑和凝膠輔料制備的具有殺菌作用的避孕凝膠，經(jīng)過檢索以壬苯醇醚為主料的避孕藥物比較普遍，避孕凝膠也有報道，加入的凝膠輔料和殺菌劑也是常規(guī)的，而且現(xiàn)有的避孕藥物多為添加殺菌劑以使藥物避孕的同時具有抑菌作用，只是沒有人將醋酸氯已定（殺菌劑）與壬苯醇醚聯(lián)用，而且該技術(shù)方案也不具備預(yù)料不到的效果，初步判斷發(fā)明人提供的技術(shù)方案授權(quán)的希望不大。

針對上述情況，專利代理人如何發(fā)揮二次創(chuàng)造的作用，并沒有一個可以借鑒的例子，我們事務(wù)所的專利代理人經(jīng)過多年的工作經(jīng)驗總結(jié)，為了使類似于上述案例的情況能夠爭取做大的保護范圍并授權(quán)，首先了解申請人目前在避孕藥物方面的技術(shù)儲備有哪些，并了解申請人對該技術(shù)是否都需要重點保護，通過上述溝通，專利代理人與申請人共同列舉出一類與避孕藥物相關(guān)的技術(shù)手段，針對列舉出的上述技術(shù)手段，我們專利代理人首先站在審查員的角度去考察這些技術(shù)手段的可專利性，即三性問題，通過大量的檢索分析，首先排除一些不具備三性的技術(shù)手段，對于保留的技術(shù)手段，再次與申請人溝通了解，發(fā)現(xiàn)大部分還是現(xiàn)有技術(shù)手段，而此時我們專利代理人就進一步發(fā)揮二次創(chuàng)造的作用，專利代理人從專利角度指出現(xiàn)有技術(shù)存在什么樣的問題，申請人從何種角度出發(fā)能夠更加有效地避免現(xiàn)有技術(shù)的影響從而解決該問題，經(jīng)過研究我們決定添加某種成分的藥物以提高壬苯醇醚的殺精效果，或者減少壬苯醇醚長期使用對陰道的刺激作用。并且提示發(fā)明人，如果西藥很難入手研究，可以考慮將中藥西藥結(jié)合使用。之后，發(fā)明人進行了大量的試驗，發(fā)現(xiàn)石榴粉可以促進殺精效率，與壬苯醇醚協(xié)同作用提高殺精效果。另外姜黃提取物可減少壬苯醇醚長期使用對陰道的刺激作用，而且同時添加石榴粉和姜黃提取物，壬苯醇醚對陰道的刺激作用減少更為明顯。我們最終以此方案提交，完成了名稱為“一種具有抑菌功能的無刺激性的避孕凝膠及其制備方法”的發(fā)明專利。

目前此專利尚在審查中，企業(yè)已經(jīng)對此藥物進行了生產(chǎn)和銷售，效果不同凡響。如果此專利可以獲得授權(quán)，那么其帶來的經(jīng)濟效益相當(dāng)可觀。

如前所述，專利代理人除了將發(fā)明人提供的技術(shù)交底材料轉(zhuǎn)變成專利申請的格式，做到使權(quán)利要求保護范圍合理，說明內(nèi)容盡量詳盡，確保后續(xù)權(quán)利的穩(wěn)定之外，還應(yīng)該做到從審查員的角度對發(fā)明專利進行預(yù)判，針對明顯不具備創(chuàng)造性的技術(shù)方案，找到新的需要解決的技術(shù)問題，起到向?qū)У淖饔?，引?dǎo)發(fā)明人進行技術(shù)方案的改進，協(xié)助發(fā)明人進行“二次創(chuàng)造”，以提高發(fā)明專利的質(zhì)量和授權(quán)率，進而為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益。

摘要

在日常的專利代理工作中，常常會發(fā)生這樣的情況，申請人提供的技術(shù)方案經(jīng)過檢索，發(fā)現(xiàn)其創(chuàng)造性明顯不夠，明顯達(dá)不到授權(quán)的高度。尤其是中小企業(yè)的申請人，他們的科研能力不及高校和科研院所，對研發(fā)工作中發(fā)明點的挖掘能力不足，往往存在這樣的問題。如果專利代理人可以協(xié)助發(fā)明人改進技術(shù)方案，找到新的需要解決的技術(shù)問題，引導(dǎo)發(fā)明人找出新的技術(shù)方案，則會增大發(fā)明授權(quán)的概率，提高發(fā)明申請的質(zhì)量，進而為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益。本文主要論述了專利代理人的“二次創(chuàng)造”在提高專利申請質(zhì)量中的重要作用。

#文章僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

投稿原標(biāo)題：專利代理人的“二次創(chuàng)造”是提高發(fā)明質(zhì)量及授權(quán)率的重要手段

作者：侯靜宋政良哈爾濱市松花江專利商標(biāo)事務(wù)所

來源：IPRdaily

編輯：IPRdaily 彭瑩